Охорона прав на засоби індивідуалізації суб'єктів господарської діяльності

Враховуючи зазначене, більш доцільно стверджувати про особистий немайновий характер блага, з приводу якого виникає дане право, а не про особисту немайнову природу самого права. Дана ознака притаманна також правам на інші засоби індивідуалізації, об'єкти авторського права та права промислової власності, тому можна констатувати її типовий характер, тобто такий, що властивий усім об'єктам, які охороняються групою інститутів права інтелектуальної власності.

По-четверте, аналізуючи конструкцію права на комерційне найменування та визначаючи його місце у системі прав на засоби індивідуалізації, не можна не відзначити тісний зв'язок даного права з особистими немайновими правами особи. Зазначена обставина зумовлюється призначенням та характером об'єкта - особистого немайнового блага, що забезпечує ідентифікацію особи, яка здійснює підприємницьку діяльність.

На відміну від нього, право на торговельну марку опосередковано, через позначення товару, пов'язане суб'єктом та колом належних йому особистих прав. У свою чергу, географічне зазначення покликане ідентифікувати географічне місце виготовлення товару, тому для споживача не відіграє суттєвої ролі конкретний виробник товару. Таким чином, зв'язок з комплексом особистих немайнових прав є специфічною ознакою права на комерційне найменування, яка відрізняє його від прав на інші види засобів індивідуалізації, визначає зміст та зумовлює інші особливості даного права.

По-п'яте, характерною рисою права на комерційне найменування є те, що воно одночасно виступає обов'язком юридичної особи. Юридична особа не тільки вправі виступати в цивільному обороті під власним комерційним найменуванням, але і зобов'язана згідно вимог законодавства здійснювати свою діяльність під власним найменуванням. З цією метою юридична особа повинна використовувати своє точне найменування, що відповідає вимогам діючого законодавства.

Разом з тим, ЦК України передбачений інший підхід до характеристики комерційного найменування. Згідно п. 2 ст. 90 юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне найменування. На нашу думку, даний пункт ст. 90 суперечить правовій природі права на комерційне найменування та не відповідає положенню про найменування юридичної особи.

У сфері торговельних марок та географічних зазначень особа вправі на власний розсуд вирішувати можливість застосування чи незастосування відповідного товарного позначення для розрізнення своєї продукції чи інших результатів діяльності від аналогічних виробів конкурентів. Водночас, юридична особа, яка є підприємницьким товариством зобов'язана, в інтересах публічного порядку для самоіндивідуалізації використовувати комерційне найменування. Тому можна визначити дуалістичний характер права на комерційне найменування, що проявляється у поєднанні останнього з обов'язком індивідуалізації у сфері цивільних правовідносин.

По-шосте, іншою ознакою, що якісно виокремлює право на комерційне найменування у системі об'єктів права інтелектуальної власності є невідчужуваність даного права. Вона органічно випливає із зв'язку права на комерційне найменування з комплексом особистих немайнових прав юридичної особи та зумовлена призначенням його об'єкта - ідентифікацією суб'єкта у сфері цивільного обігу. Тому, на відміну від результатів інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються інститутами авторського права та права промислової власності, права на які можуть вільно передаватися іншим особам на договірній основі, комерційне найменування не може бути продано, безоплатно передано чи іншим способом відчужене.

Законодавством допускається тільки один випадок переходу права на комерційне найменування до іншої особи. Згідно п. 2 ст. 490 ЦКУ майнові права інтелектуальної власності можуть бути переданні іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. При цьому, законодавство не розкриває поняття «відповідної частини цілісного майнового комплексу», відчуження якої є необхідною та достатньою умовою для передачі права на комерційне найменування. Слід відзначити, що в основі даного положення Кодексу правило, яке було зафіксоване у п. 12 Положення про фірму 1927 р., згідно якого право на фірмове найменування могло бути передано іншій особі одночасно з передачею самого підприємства.

Як вище наголошувалось, існування даного правила свідчить про недостатнє законодавче розмежування понять «комерційне найменування» та «найменування підприємства», оскільки лише останнє може передаватися разом з відчуженням цілісного майнового комплексу. При цьому, слід ще раз відзначити, що юридична особа, як суб'єкт права, може володіти декількома цілісними комплексами, відчуження яких не повинно призводити до зміни комерційного найменування їх продавця. Включення даного правила до ЦК України ще раз свідчить про довгоживучість концепції подвійного статусу підприємства, хоча представники сучасної цивілістичної доктрини, та і ЦК України у ст. 191 характеризує підприємство лише у контексті об'єкта цивільних прав. Тому закріплення правила про відчужуваність комерційного найменування можна розглядати як рудимент минулого, що не відповідає сучасним концепціям розвитку цивільного законодавства та суттєво перешкоджає адекватному регулюванню відносин у сфері правової охорони комерційних найменувань.

Враховуючи зазначене, слід визначити належність права на комерційне найменування до кола невідчужуваних та виключити з ст. 490 ЦК України положення другого пункту про перехід майнових прав на нього до іншої особи у зв'язку з передачею прав на цілісний майновий комплекс чи його відповідну частину. Вищенаведене, однак, не означає неможливість будь-яких цивільно-правових правочинів з комерційним найменуванням. Право на його використання може надаватися іншій особі на підставі відповідних договірних конструкцій; зокрема, згідно договору комерційної концесії.

По-сьоме, аналізуючи особливості права на комерційне найменування, не можна не зупинитися ще на двох його специфічних характеристиках: екстериторіальності та безстроковості.

Екстериторіальність права на комерційне найменування закріплена на міжнародному рівні. Зокрема, відповідно до ст. 8 Паризької конвенції, фірмове найменування охороняється в усіх країнах Паризького Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Тому фірмові найменування українських юридичних осіб користуються охороною у всіх країнах Паризького Союзу, а з іншого боку, на території України охороняються фірмові найменування будь-яких іноземних підприємств, що знаходяться у країнах - учасницях Паризької конвенції, якщо останні підпадають під сферу правової охорони свого національного правопорядку. Дане положення Конвенції продубльоване в українському законодавстві.

При цьому, право на торговельну марку може охоронятися як територіально, так і як екстериторіально - у випадку якщо його об'єктом є марка, яка визнана у встановленому порядку добре відомою. У той час як правова охорона географічного зазначення завжди носить територіальний характер.

Право на комерційне найменування є безстроковим. Тобто, здобуваючи у встановленому порядку дане право, юридична особа може користуватися ним без будь-яких часових обмежень протягом всього періоду свого існування, якщо комерційне найменування не вводить в оману споживачів щодо характеру її діяльності та дозволяє її відмежувати від інших учасників цивільних правовідносин. Як відображено у ст. 491 Цк України, чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом.

Зазначена ознака диференціює право на комерційне найменування від прав на інші види об'єктів права інтелектуальної власності, чинність майнових прав на які, як правило, обмежується певним терміном. Так, чинність прав на торговельну марку встановлена строком на 10 років з необмеженою можливістю пролонгації кожний раз на зазначений термін. Право на географічне зазначення за своїм характером є також безстроковим. Його чинність обмежується збереженням характеристик товару, позначених цим зазначенням. Водночас, строк дії прав на географічне зазначення не пов'язаний з функціонуванням суб'єкта - правоволодільця та не обмежений періодом його існування. Тому, враховуючи дану обставину, право на географічне зазначення можна визначити як абсолютно безстрокове, на відміну від права на комерційне найменування, безстроковість якого відносна та обмежується періодом функціонування юридичної особи.

2.2 Суб'єкти права на засоби індивідуалізації

Однією із найбільш важливих та, одночасно, найбільш дискусійних проблем, є проблема суб'єктів права на комерційне найменування. Незважаючи на значне практичне значення зазначеного питання та достатньо велику кількість присвячених йому наукових досліджень, воно продовжує періодично виникати, залишаючись актуальним і на сьогоднішній день. Закріплення законодавчих механізмів охорони комерційних найменувань на рівні кодифікованих правових актів також не внесло цілковитої ясності у його вирішення та не забезпечило повною мірою його однозначне розв'язання.

У сучасній цивілістичній науці, у цілому, спостерігається єдність правових позицій щодо інтерпретації категорії «підприємство». Більшість дослідників під останнім розуміють, насамперед, економічне поняття, що проявляється в юридичній площині у формі цілісного майнового комплексу, суб'єктом права на який виступає юридична особа, що індивідуалізується за допомогою комерційного найменування. Даний підхід знайшов законодавче закріплення у ст. 191 ЦК України, в якій категорія «підприємство» вживається у контексті цілісного майнового комплексу, тобто як об'єкт цивільних прав.

Вирішення даного питання, однак, не означає, що проблема суб'єктів права на комерційне найменування вичерпала себе; змінився лише ракурс її розгляду. Тому при дослідженні суб'єктного складу відносин у сфері комерційних найменувань доцільно виділити ряд питань, пошук відповідей на які сприяє її розв'язанню:

належності даного права лише підприємницьким товариствам чи також і іншим видам юридичних осіб;

можливості розширення суб'єктного складу зазначених відносин за рахунок включення до них фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

Перше з зазначених питань законодавство пострадянських країн та Цивільний кодекс України вирішує досить однозначно, надаючи право на комерційне найменування лише юридичним особам, що займаються підприємницькою діяльністю. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне найменування, - вказує ст. 90 ЦК України. У Російській Федерації право на фірму закріплюється також лише за юридичними особами - комерційними організаціями.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» до підстав відмови у реєстрації юридичної особи відносить «наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися». Аналізуючи дане положення Закону, можна відзначити, що у разі, якщо б право на комерційне найменування закріплювалося лише за юридичними особами, що здійснюють підприємницьку діяльність, можна було б припустити можливість функціонування юридичної особи, що не переслідує підприємницькі цілі, найменування якої було б тотожним найменуванню юридичної особи - підприємця. Але законодавством забороняється існування юридичних осіб з однаковими найменуваннями. Таким чином, українське законодавство, з одного боку, диференціює комерційне найменування юридичної особи - підприємця та найменування непідприємницької структури, а з іншого - забезпечує їх правову ідентичність, забороняючи існування юридичних осіб з тотожними найменуваннями, незалежно від характеру їх діяльності.

Вищезазначене не означає, що юридичні особи, що не є підприємницями, володіють комерційним найменуванням. Вони, згідно п. 1 ст. 90 ЦК України, виступають у цивільному обороті під своїм офіційним найменуванням, яке має містити вказівку на організаційно-правову форму, а найменування установи також має містити інформацію про характер її діяльності.

Між комерційним найменуванням та найменуванням юридичної особи існує суттєва різниця: комерційне найменування не лише виконує функцію індивідуалізації суб'єкта у підприємницьких відносинах, воно одночасно є об'єктом права інтелектуальної власності та має певну вартісну оцінку, яка залежить від репутації юридичної особи. Майнові права на нього можуть бути надані чи передані іншим суб'єктам. Дана обставина суттєво відрізняє його від права на офіційне найменування, яке позбавлене економічного змісту та властивості оборотоздатності, а права на нього слід віднести до групи особистих немайнових прав юридичної особи. Водночас, суб'єктам права на офіційне найменування, якщо вони вступають у цивільні правовідносини, також повинен бути наданий відповідний правовий захист. Він забезпечується нормативними положеннями Цивільного кодексу, який встановлює єдині правові механізми захисту суб'єктивних цивільних прав, що поширюються на всю систему цивільних відносин.

Не володіють правом на комерційне найменуваннями представництва і філії юридичних осіб та інші їх відособлені підрозділи, які повинні виступати в обороті не від власного імені, а від імені юридичної особи, що їх створила, та, відповідно, користуватися її найменуванням.

Слід наголосити, що чинне законодавство не містить з даного приводу чітких правил, що може призвести до негативних наслідків. Найменування багатьох представництв та філій може ввести в оману третіх осіб щодо їх правового статусу, створюючи видимість самостійного характеру даних утворень Основною законодавчою нормою, спрямованою на попередження виникнення негативних наслідків, пов'язаних з зазначеною правовою прогалиною, є лише положення п. 1 ст. 489 ЦК України, що унеможливлює охорону комерційних найменувань, які можуть ввести в оману споживачів щодо справжньої діяльності юридичної особи. Тому доцільно законодавчо закріпити правило про обов'язкову фіксацію у структурі комерційних найменувань філій та представництв юридичних осіб вказівку на їх правовий статус.

Інше актуальне питання, що виникає у зв'язку з дослідженням суб'єктів права на комерційне найменування, пов'язане з можливістю його надання фізичним особам, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

Необхідно відзначити, що ЦК України законодавчо дане питання не вирішує, але ГК України у ст. 159 визнає суб'єктом права на комерційне найменування не лише юридичну особу, але і громадянина - підприємця, який може заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я. Визнання фізичної особи суб'єктом права на фірму означатиме надання їй спеціального позначення, яке буде використовуватись у підприємницькій діяльності. Тобто, підприємець зможе володіти двома найменуваннями - ім'ям та комерційним найменуванням, під якими набуватиме цивільні права і реалізовуватиме обов'язки. Даний висновок суперечить ст. 28 ЦК України, згідно якої фізична особа набуває права і обов'язки і здійснює їх під своїм ім'ям.

Крім того, одним із основних принципів комерційного найменування є принцип істинності, згідно якого зміст найменування повинен відповідати дійсним фактам, які стосуються юридичної особи. Зокрема, вказівкам на її організаційно-правову форму, предмет діяльності, тип тощо. Він закріплюється у п. 1 ст. 489 ЦК України, що не допускає охорону, як комерційних найменувань, позначень, що вводять в оману споживачів щодо справжньої діяльності особи. Виходячи із вимог даного принципу, можна припустити необхідність і обов'язковість включення до складу комерційного найменування фізичної особи - підприємця її прізвища. Подібне правило зафіксоване у п. 1 ст. 159 ГК України, який передбачає можливість фізичної особи - господарюючого суб'єкта зареєструвати, як комерційне найменування, своє прізвище або ім'я.

Водночас, слід наголосити на проблемах, які можуть виникнути у зв'язку з реалізацією зазначеної правової норми. При використанні таких комерційних найменувань необхідно буде їх відмежувати від найменувань інших осіб з тотожними чи схожими прізвищами. Дана обставина може призвести до появи значних труднощів практичного характеру у випадку, якщо на одній території та в одній сфері бізнесу функціонуватимуть декілька фізичних осіб - однофамільців. Згідно ст. 490 ЦК України суб'єкт права на комерційне найменування має правомочність його використовувати та забороняти всім іншим суб'єктом користуватися подібним чи тотожним найменуванням. Тому фізичні особи - підприємці, які не встигнуть зареєструвати своє прізвище в якості комерційного найменування, позбавлятимуться у майбутньому права його застосовувати при здійсненні підприємницької діяльності, що суперечить ст. 296 ЦК України, яка передбачає можливість фізичної особи використовувати своє ім'я у всіх сферах своєї діяльності, у тому числі у підприємницькій сфері. З огляду на поширення практики використання однакових імен для індивідуалізації фізичної особи видається ще більш суперечливою, передбачена зазначеною статтею ГК України, можливість фізичної особи зареєструвати, як комерційне найменування, своє ім'я.

Інший аспект досліджуваної проблеми пов'язаний із наявністю законодавчої колізії у трактуванні суб'єктів права на комерційне найменування та суб'єктів договору комерційної концесії. На підставі договору комерційної концесії правоволоділець зобов'язується надати користувачеві за плату право користування комплексом належних йому прав з метою виготовлення та продажу певного виду товару та надання послуг. Невід'ємною частиною даного комплексу є право на комерційне найменування, що надається на підставі договору франчайзингу. Положення про обов'язковість включення комерційного найменування до об'єктів договору комерційної концесії прямо не зазначене у ЦК України, але випливає з його змісту. Згідно ст. 1126 ЦК України договір комерційної концесії припиняється у разі припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом. Як відзначається в юридичній літературі: «надання користувачу права на використання у підприємницькій діяльності права на торговельну марку чи інше позначенням правоволодільця є суттєвою умовою договору комерційної концесії». Більш чітко визначається предмет даного договору у цивільних кодексах інших пострадянських держав. Так, ст. 1027 Цивільного кодексу РФ до об'єктів договору франчайзингу відносить фірмове найменування правоволодільця.

Відповідно до українського і російського законодавств, суб'єктами цього договору можуть бути як юридичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю, так і фізичні особи - індивідуальні підприємці. Водночас, право на комерційне найменування за своєю природою може належати лише юридичній особі, що здійснює підприємницьку діяльність. Включення до кола суб'єктів договору комерційної концесії індивідуальних підприємців пояснюється, насамперед, новизною даної договірної конструкції та нездатністю вітчизняної правової системи ефективно врегульовувати відносини, що виникли у зв'язку з трансплантацією розроблених зарубіжною наукою правових механізмів.

Вище зазначалось, що для позначення як підприємства об'єкта права чи підприємницької справи, що використовується індивідуальним підприємцем, на нашу думку, може застосовуватись термін «комерційне позначення», який значно відрізняється від комерційного найменування юридичної особи - підприємницького товариства. Даний термін використовується поряд з традиційними засобами індивідуалізації для позначення суб'єкта та його діяльності. Зокрема, у сфері міжнародного права це поняття застосовується у Стокгольмській конвенції про заснування ВОІВ 1967 р., ст. 2 якої відносить комерційне позначення до об'єктів інтелектуальної власності. Україна ратифікувала Стокгольмську конвенцію, яка є частиною її законодавства.

Внутрішнє українське законодавство не містить норм, що безпосередньо стосуються правового режиму комерційних позначень, але ця обставина не свідчить про відсутність їх правої охорони. Зокрема, у п. 3 ст. 1126, ст. 1128, ст. 1129 ЦК України йде мова про права правоволодільця на торговельну марку та «інше позначення». Комерційне позначення, на нашу думку, підпадає під визначення «інших позначень», про які йде мова у цих статтях.

Право на комерційне найменування є невідчуженим та виникає з моменту створення юридичної особи. Комерційне позначення стосується лише назви відповідного підприємства, має майновий характер та може відчужуватися разом з підприємством, для позначення якого воно служить. Юридична особа, як володілець комерційного найменування, може мати декілька підприємств, кожне з яких характеризується своїм комерційним позначенням. Таким чином, для ідентифікації своєї підприємницької справи фізична особа - підприємець може використовувати комерційне позначення.

Розгляд даного питання у зазначеному ракурсі сприяє вирішенню проблеми неможливості фізичної особи - індивідуального підприємця одночасно виступати суб'єктом договору комерційної концесії та суб'єктом права на комерційне найменування. Цивільний кодекс України не містить переліку виключних прав, які надає правоволоділець на підставі договору комерційної концесії. Але в юридичній літературі підкреслювалось, що обов'язковим об'єктом даного договору поряд, з фірмовим найменуванням, є комерційне позначення. Стаття 1027 Цивільного кодексу РФ до обов'язкових об'єктів, права на які надаються за договором франчайзингу безпосередньо відносить фірмове найменування і комерційне позначення правоволодільця.

У разі закріплення за фізичними особами - власниками цілісних майнових комплексів статусу суб'єктів права на комерційне позначення, вони, укладаючи договір комерційної концесії, надаватимуть користувачеві у складі комплексу виключних прав, що становлять об'єкт цього договору, право на використання належного їм комерційного позначення.

Дискусійно в юридичній науці визначаються суб'єкти права на торговельну марку. Різноманітність наукових досліджень у даній сфері дозволяє виокремити два основні підходи: представники першого притримуються позиції звуження закріпленого Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» кола суб'єктів права на марку до надання права на її використання лише підприємцям. Водночас, їх опоненти виступають за збереження зазначеної правової норми у незмінному вигляді.

Прихильники спеціального статусу суб'єктів торговельних марок аргументують свою позицію посиланням на законодавство зарубіжних держав, насамперед, Російської Федерації, де дане право надається лише підприємцям, та наголошують на обов'язковості застосування торговельної марки для позначення вироблених товарів чи при надані послуг. Оскільки таке виробництво здійснюють господарюючі суб'єкти, то лише останні повинні мати право на використання торговельної марки.

Слід підкреслити, що українське законодавство не обмежує можливість реєстрації торговельних марок лише на ім'я фізичної чи юридичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначає, що під поняттям «особа», що вживається у даному правовому акті, слід розуміти будь-яку фізичну або юридичну особу. Тобто, Закон не вимагає набуття суб'єктом права на торговельну марку правового статусу підприємця.

Якщо ж зареєстрована торговельна марка не використовується в Україні повністю, або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення його дії. Таким чином, суб'єкт права на торговельну марку, хоча не повинен бути підприємцем, але зобов'язаний, згідно вимог зазначеного Закону, використовувати належне йому право на марку щодо товарів чи послуг для яких вона зареєстрована. Управомочена особа може реалізувати дане право як безпосередньо шляхом маркування виробленої продукції чи при надані послуг, так і через передачу права на її застосування іншому суб'єкту на підставі відповідних ліцензійних договорів. Даний висновок випливає з п. 4 ст. 18 Закону, який вказує, що використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Слід також відзначити, що відповідно до Договору про закони щодо товарних знаків 1994 р., членом якого є Україна, жодна із договірних Сторін не може вимагати відносно заявки виконання певних умов, у тому числі зазначення того, що заявник здійснює промислову чи торговельну діяльність, а також, що заявник здійснює діяльність стосовно товарів та послуг, які перелічені у заявці, а також надання відповідних доказів. Тобто, на рівні міжнародних домовленостей забороняється вимагати від заявника надання будь-яких документів, що свідчать про набуття ним статусу підприємця. Тому суб'єктом права на торговельну марку може бути будь-яка особа.

Українським законодавством передбачається особливий статус заявників географічних зазначень. Згідно із ст. 502 ЦК України, крім товаровиробників, до їх кола належать асоціації споживачів та інші особи, визначені законом. Спеціальний закон у даній сфері - Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» - відносить до заявників осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем; асоціації споживачів та установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць. Водночас, право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару мають, за умови реєстрації цього права, лише виробники, які в даному географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до реєстру. Таким чином, перелік суб'єктів права на використання географічного зазначення та коло заявників, уповноважених порушити процедуру реєстрації географічного місця виготовлення товару у формі товарного позначення, не співпадають.

Зазначений підхід законодавця видається достатньо обґрунтованим. На відміну від конструкції права на торговельну марку, право на географічне зазначення не належить до категорії виключних. Управомочений суб'єкт позбавлений можливості його надання чи передачі іншим особам, та, як наслідок, може лише особисто забезпечити використання географічного зазначення шляхом маркування продукції, що вироблена у відповідному географічному районі та має особливі властивості, зумовлені факторами, наявними у місці її виготовлення. Законодавче розмежування заявників та суб'єктів права на використання даного засобу індивідуалізації не забороняє особі, яка не є підприємцем, але у перспективі бажає здійснювати таку діяльність з використанням географічного зазначення, шляхом реєстрації забезпечити його правову охорону як об'єкта інтелектуальної власності та, набувши статусу суб'єкта господарювання, - використовувати у процесі своєї діяльності.

3. Охорона та захист прав на засоби індивідуалізації суб'єктів підприємницької діяльності

3.1. Поняття охорони та захисту прав на засоби індивідуалізації суб'єктів підприємницької діяльності

Останнім часом словосполучення «охорона прав» стало вельми актуальним для розробок на теоретичному та реалізації на практичному рівнях. При цьому простежуються два вектори розв'язання проблеми: міжнародний, що здійснюється на основі міжнародного законодавства, і внутрішній, що здійснюється відповідно до реального стану економіки та її потреб. Відповідно приймаються нормативні акти, що посилюють охорону прав на засоби індивідуалізації перш за все як особистих немайнових прав та як інтелектуальної власності.

Як розв'язати проблему охорони прав на засоби індивідуалізації юридичних осіб? Її розв'язання залежить від реальної потреби, ступеня впливу на економіку країни та майновий стан окремих суб'єктів підприємницької та іншої діяльності, стану законодавства та готовності відповідних державних органів приймати ефективні рішення, а підприємців - їх виконувати та здійснювати свою діяльність на правовій основі, контрольних органів - попереджувати порушення, виявляти їх і усувати негативні наслідки, надавати ефективну і своєчасну допомогу власникам таких прав у їх захисті, усуненні тяганини в судових органах та вирішенні таких справ по суті. Охорона прав на засоби індивідуалізації залежить також і від самих власників цих прав. Вони повинні бути в тому зацікавлені. Все це зумовлює необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми охорони прав на засоби індивідуалізації: як складової охорони майнових та особистих немайнових прав юридичних осіб взагалі; як елемента міжнародної та національної системи охорони цих прав; як діяльності відповідних державних і недержавних інституцій і, головне, - зацікавленості самих носіїв прав.

Необхідно вирішити також питання: що чи кого охороняти? Тут можливі два варіанти вирішення: або забезпечувати відповідний правовий режим засобам індивідуалізації, або забезпечувати непорушність правового становища її суб'єктів і можливість у разі порушення прав ефективно та швидко відновити порушене і вплинути на порушників. Чинним цивільним законодавством охороняються засоби індивідуалізації як особисті немайнові права, права інтелектуальної власності та конкурентні права. Їх можна охороняти через встановлення і підтримання їх правового режиму на єдиній теоретичній основі. Якщо посилювати забезпечення правового режиму засобів індивідуалізації, то ми погоджуємось з І.В. Жилінковою, що правовим режимом є: порядок регулювання відповідних відносин, що виникають в результаті комплексу взаємопов'язаних правових засобів; порядок регулювання майнових прав на основі єдиного концептуального підходу, що визначає його загальне спрямування; порядок регулювання відносин, що включає в себе відповідний набір правових засобів і можливостей. Тож правовий режим проявляється у встановленні чинним законодавством певного, наперед визначеного стану об'єкта правової охорони, в даному разі засобів індивідуалізації, про що ми вели мову у попередніх підрозділах. Через це визначається правове становище і самих суб'єктів. Безумовно, що такий напрямок повинен розвиватися, і він має право на існування. Однак він не повинен бути єдиним у цивільному праві.

3.2 Способи і види правового захисту прав на засоби індивідуалізації суб'єктів підприємницької діяльності

Згідно зі ст. 434 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності. Кожна особа, яка вступає в цивільно-правові відносини, може захищати свої порушені права чи права, що забезпечуються, відповідним законом. У юридичній літературі виділяють дві форми їх захисту: юрисдикційну і неюрисдикційну. До неюрисдикційної форми належить передбачений ст. 19 ЦК України самозахист. Способи самозахисту мають відповідати порушенню і явно не виходити за межі дій, необхідних для його припинення. Самозахист не повинний переходити в самоправність, коли потерпілий діє за принципом Таліона і сам перестає дотримуватися норм права.

Самозахист має місце і, у договірних відносинах, внаслідок чого сторона, стосовно якої не були виконані зобов'язання, може, у свою чергу, призупинити виконання своїх зобов'язань. Самозахист може виражатися в повідомленні про неправомірне використання засобів індивідуалізації третіх осіб, про порушення виключних прав їхніх власників.

Обираючи юрисдикційну форму захисту, особа, права якої порушені чи є спірними, звертається за допомогою до правоохоронних органів, вона охоплює адміністративний і судовий порядок реалізації способів захисту. Так, захист прав на торговельні марки, за новим ЦК України, може здійснюватися на загальних засадах захисту цивільних прав та підгалузевих. Інституційний захист здійснюється за Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де цьому присвячено дві статті: одна - порушенням прав власника свідоцтва, а друга - спорам, що розв'язуються судом. Стаття 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає будь-яке посягання на права власника свідоцтва порушенням його прав. Отже, Закон не містить переліку дій, які можна вважати порушенням прав власника свідоцтва. Закон відсилає до статті 16, яка наводить перелік прав, що ними наділяється власник свідоцтва і порушення яких тягне за собою цивільно-правову відповідальність. Закон не визначає, яку саме відповідальність повинен нести порушник права на торговельну марку. У ньому лише зазначається, що порушення прав на знаки тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Інша справа, коли закон надає власнику свідоцтва право вимагати від порушника усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака чи позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень такого знака або позначення. Це дійсно спеціальний спосіб захисту, якому місце у спеціальному законі. Вважаємо, що він може бути універсальним і застосовуватися в разі нанесення торговельної марки чи інших індивідуальних ознаках підприємця на товари іншого товаровласника.

Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може також особа, яка придбала ліцензію, якщо це передбачено ліцензійним договором. Наведені норми про захист права на товарний знак викликають критичні зауваження. Вони, власне кажучи, не встановлюють належної відповідальності за порушення прав на знак.

Законодавством України передбачено, що спори, пов'язані із застосуванням індивідуальних ознак підприємця, розглядаються в порядку, встановленому законодавством України, судом господарським чи третейським. Зокрема, суди мають право розглядати спори: про порушення виключного права на торговельну марку; про укладання і виконання ліцензійного договору і договору про поступку права на торгівельну марку; про незаконне використання найменування місця походження товару.

Приклад можна навести з практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на товарний знак. Так, виготовлювач замінника цукру звернувся в господарський із позовом про порушення прав на товарний знак до товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки на складі відповідача зберігається продукція, маркована товарним знаком, зареєстрованим на ім'я позивача для товарів даного класу. Відповідач послався на те, що він не є виробником товару, а тільки надав склади для його зберігання. При розгляді справи було встановлено, що відповідач направив декільком магазинам роздрібної торгівлі проекти договорів закупівлі-продажу даного замінника цукру. За цих умов суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що збереження товару відповідачем здійснювалося з метою його наступної реалізації, і задовольнив заявлений позов.

Наведені норми про захист прав на торговельні марки викликають критичні зауваження. Вони, власне кажучи, не встановлюють належної відповідальності за порушення прав на знак. У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» слід було б чітко закріпити, які конкретні дії визначаються порушеннями права на торговельну марку, як це зроблено, наприклад, у зарубіжному законодавстві. Так, відповідно до Закону Франції про товарні знаки, основними видами порушень права на знак встановлені: контрафакція - відтворення чужого знаку, зареєстрованого для тотожних або схожих товарів і послуг; обманна імітація - схожі відтворення чужого знака, здатні викликати небезпеку змішування між оригіналом та імітованим знаком; використання товарних знаків без дозволу зацікавлених осіб і використання імітованих знаків; обманне маркування - використання особою, що не має відповідного права, в комерційних цілях справжнього, оригінального знака іншої особи для позначення ним своїх товарів і послуг; підміна товарів і послуг - постачання товарів чи пропозиція послуг інших, ніж ті, які були заявлені під зареєстрованим товарним знаком; незаконне зберігання контрафактних, обманним шляхом маркованих та імітованих товарних знаків, продаж, введення в обіг, постачання або пропозиція постачання товарів чи надання послуг, позначених даними товарними знаками.

Цікаву норму про порушення прав на знак містить Закон США про товарні знаки. Його ст. 32 п. 2 передбачає, що будь-яка особа, що без дозволу власника виробляє, копіює або імітує зареєстрований товарний знак і використовує таке виробництво, підробку, копії або імітацію на етикетках, написах, відбитках, упаковці, обгортці, сумках або у зв'язку з продажем, пропозицією продажу, розповсюдженням чи рекламою товарних послуг, або у зв'язку з чим таке використання може викликати помилку, змішування чи ввести в оману, може бути притягнута до цивільно-правової відповідальності.

Глобалізація і лібералізація ринку значно підвищили конкурентну значущість знаків для товарів і послуг, оскільки вони є інструментом поширення товарів на ринку. З розвитком ринкових відносин в Україні почастішали прояви недобросовісної конкуренції, пов'язаної з незаконним використанням знаків. Відповідно до чинного законодавства, знак реєструється на ім'я тієї особи, яка першою подала заявку на реєстрацію, а не тієї, яка першою почала цей знак використовувати. Користуючись цим, деякі спритні підприємці почали реєструвати добре відомі торговельні марки на своє ім'я.

Крім того, має місце таке явище, як використання чужих, добре відомих торговельних марок, не зареєстрованих в Україні, з метою швидкого завоювання репутації на ринку.

Ситуація, що склалася, вимагає врегулювання наукою проблемних у позитивному праві питань, пов'язаних із торговельними марками. Одне з них стосується правової охорони добре відомих торговельних марок і попередження їх реєстрації третіми особами. Це базується на участі України в Паризькій конвенції про охорону промислової власності та на положеннях законодавства, які встановлюють верховенство міжнародних договорів у випадку невідповідності їм положень національного законодавства. Але, на жаль, реалізувати таку можливість на практиці буде досить складно, оскільки в Україні не визначено компетентний орган, який би міг приймати рішення щодо визнання знаків добре відомими, а також не визначено критеріїв, за якими знак можна було б визнати добре відомим.

Залишаючись невирішеною в рамках національного законодавства, ця проблема може ускладнити приєднання України до СОТ, оскільки Угода ТРІПС вимагає охорони добре відомих знаків на території держави, яка має намір приєднатися до цієї організації.

Аналогічний характер має і порушення прав власника свідоцтва на користування найменуванням місця походження товару з тією лише різницею, що в даному випадку виключене санкціонування використання позначення законним його власником. Особи, які не мають посвідчення на право користування найменуванням місця походження товару, взагалі не можуть використовувати це позначення, навіть якщо при цьому вказується справжнє місце походження товару. Не допускається також використання місця походження товарів і в тих випадках, коли це найменування дається в перекладі чи супроводжується такими словами як «рід», «тип», «імітація» і т. ін. Так, Антимонопольний комітет України визнав недобросовісною конкуренцією дії українсько-польського СП «Логос Лтд». Вони використали без дозволу підприємства «Дзе Кока-Кола Компані» при виробництві та реалізації безалкогольного напою «Фантазія» позначення, схоже до ступеня змішування на знаки для товарів і послуг «FАNТА» і «ФАНТА», що належать «Дзе Кока-Кола Компані». На українсько-польське СП «Логос Лтд» був накладений штраф у розмірі 20000 гривень.

Захист прав на товарний знак і найменування місця походження товару здійснюється в основному в юрисдикційній формі в рамках адміністративної, цивільної і кримінально-правової процедур. Судовий порядок захисту прав на знаки індивідуалізації здійснюється в порядку позовного провадження. Судовий розгляд відбувається відповідно до норм процесуального права, встановлених Господарсько-процесуальним кодексом України, а правовою базою для винесення суддею рішення є норми Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Закону України «Про захист економічної конкуренції». Способом захисту власників засобів індивідуалізації виступає позов - звернення до суду з вимогою про захист порушеного права, що заперечується, чи охоронюваного законом інтересу шляхом вирішення суперечки про право. До позовної заяви повинні бути додані докази наявності в позивача виключного права на засоби індивідуалізації і докази порушення цього права. Позивачем також може бути заявлена вимога про забезпечення позову.

До заходів захисту права на товарний знак і найменування місця походження товару, передбачених у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», належать видалення з товару, з його упакування, при незаконному використанні, торговельної марки чи позначення, подібного з ним до ступеня змішування, а також знищення виготовлених зображень товарного знаку.

Відшкодування збитків попри його компенсаторну функцію є мірою відповідальності, тому для її застосування необхідно довести не тільки факт правопорушення, але й наявність вини в діях порушника, заподіяної шкоди і причинний зв'язок між протиправним діянням і шкодою.

Форма вини не має значення, вона може виражатися як у навмисному, так і в необережному порушенні прав власника товарного знаку. Існування причинного зв'язку між дією порушника і збитком доводиться власником торговельної марки. Причинний зв'язок має бути не випадковим, а збиток - являти собою безпосередній і прямий наслідок протиправного діяння. Правовласник може вимагати відшкодування збитків у повному обсязі, але він має обґрунтувати їх розмір. Під збитками, відповідно до ст. 22 ЦК України, розуміються витрати, що їх особа, право якої порушено, зробила чи повинна буде зробити для відновлення порушеного права, чи втрата, пошкодження її майна, а також неотриманні прибутки, які ця особа отримала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби її право не було б порушено. Як упущену вигоду можна розглядати прибуток, отриманий порушником від реалізації товарів, позначених торговельною маркою, чи недоотримані прибутки власника фірми через неправомірне використання відповідачем комерційного найменування.

Одним із цивільно-правових способів захисту є визнання права. Вимога про визнання права на торговельну марку чи фірму може бути заявлена при реорганізації юридичних осіб шляхом поділу чи виділення, якщо особи, які беруть участь у такій реорганізації, не можуть домовитися про правонаступництво відносно фірмового найменування і/чи товарного знаку. Позов про визнання права на загальновідомий товарний знак може бути заявлений особою, яка претендує на надання охорони його знаку без реєстрації.

Способи захисту прав можуть бути цивільно-правовими і кримінально-правовими. Кримінально-правові способи можуть використовуватися власником товарного знаку і здійснюватися шляхом звертання в правоохоронні органи та порушення кримінальної справи за ст. 229 КК України, яка говорить, що незаконне використання чужого товарного знаку, фірмового найменування, маркування товарів, яке пов'язане з одержанням прибутку у великих розмірах, карається штрафом у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян або виправними роботами на строк до двох років. Досить часто такий порядок застосовується до подачі цивільного позову як засіб здобуття та закріплення доказів вчиненого порушення.

Крім розглянутих порушень, право на фірму може бути порушене шляхом використання назви підприємства в торговельній марці, зареєстрованій на ім'я іншої особи. Якщо предмет діяльності фірмовласника і власника торговельної марки зовсім різний і вони не стикаються на ринку, то використання в торговельній марці елементів чужої фірми не є порушенням. Навпаки, маркування продукції торговельними марками, близькими до комерційного найменування юридичної особи, яка випускає аналогічну продукцію, може бути визнано актом недобросовісної конкуренції, забороненої чинним законодавством.

Тому сам по собі той факт, що словесне позначення почали використовувати як складну частину комерційного найменування раніше, ніж воно зареєстроване іншою особою як торговельна марка, ще недостатній для захисту права на комерційне найменування. Фірмоволасник повинен довести, що на момент реєстрації відповідачем торговельної марки, що збігається з комерційним найменуванням, останнє вже набуло певної популярності на території України. При цьому за змістом закону зовсім не потрібно, щоб популярність комерційного найменування мала загальноукраїнський характер. Важливо знов-таки те, у якій сфері й у якому регіональному масштабі діють власник комерційного найменування і власник збіжного з ним товарного знаку і чи призводить використання засобів індивідуалізації до їх змішування в очах споживачів та інших учасників цивільного обороту.

Порушенням права на фірму повинно, безумовно, вважатися і третіми особами комерційного найменування юридичної особи. Такі дії, як неправильне позначення організаційно-правової форми підприємства, порушення обраного засновниками і закріпленого ними у комерційному найменуванні порядку вказівки їхніх імен, коли це потрібно за законом, перекручування спеціальної назви підприємства тощо, здатні завдати значної шкоди діловій репутації юридичної особи і тому також заборонені законом. Способом захисту є вимога про відновлення становища, що існувало до порушення права на фірму. Цього можна досягнути шляхом внесення порушником відповідних виправлень у документи, довідники, рекламні матеріали та інші, шляхом публікації за рахунок порушника повідомлення про порушення, що мало місце, і оголошення публіці точного фірмового найменування юридичної особи і т. ін.

Якщо в результаті кожного з розглянутих вище порушень права на комерційне найменування його власнику заподіяні збитки, він має право на їхнє відшкодування в повному обсязі. Під збитками розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, повинна буде зробити для відновлення порушеного права, чи втрата пошкодженого її майна, а також неотриманні прибутки, що ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби право не було порушено. Наведене поняття збитків у теоретичному плані повною мірою застосовне до тих можливих втрат, що може понести фірмовласник. Як реальний збиток можуть, зокрема, виступати: витрати юридичної особи, пов'язані зі зміною ним комерційного найменування, скомпрометованого виступом відповідача в обороту під таким же чи подібним найменуванням; витрати на додаткову рекламну кампанію, спрямовану загладити заподіяну відповідачем шкоду; вартість публікацій, які роз'ясняють іншим учасникам обороту і споживачам, що відповідач не має ніякого відношення до потерпілого і т. ін.

Як упущена вигода можуть розглядатися втрати фірмовласника, пов'язані зі зниженням його прибутків унаслідок неправомірних дій відповідача з використання фірми для власного позначення, застосування її торговельної марки чи її перекручування. Зазначений вид збитків у розглянутій сфері зустрічається найчастіше.

Висновки

В результаті дипломного дослідження, проведеного на основі аналізу чинного законодавства України та практики його застосування, опрацювання ряду наукових праць у різних галузях права, нами сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вирішення поставлених завдань. Основні з них такі:

1. Під терміном «засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг» пропонується розуміти позначення чи комбінації позначень, які не вводять в оману споживачів та придатні для ідентифікації юридичних осіб - підприємців, товарів, послуг чи походження товарів з географічного місця, де їх характеристики в значній мірі співвідносяться з географічним походженням.

2. На підставі історичного аналізу розвитку правової охорони засобів індивідуалізації підтримуємо позицію тих авторів, які пропонують розмежування виникнення засобу індивідуалізації як явища економічної та юридичної сфер.

Як явища юридичної сфери, засоби індивідуалізації виникають з моменту одержання правової охорони, яка здійснювалася більш історично збалансовано, починаючи з ХІХ ст. Якщо комерційне найменування та торговельна марка практично одночасно у середині ХІХ ст. отримали правове регулювання у результаті кодифікації торговельних правил та звичаїв, то підставою для розвитку системи правової охорони зазначень походження товару став їх нормативний захист на міжнародно-правовому рівні.

3. Після набуття Україною незалежності, як наслідок виконання взятих на себе міжнародно-правових зобов'язань, була сформована національна система законодавства про інтелектуальну власність, невід'ємним елементом якої стали Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 1993 р. та Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» 1999 р. Новий етап у розвитку законодавства про засоби індивідуалізації був закладений ЦК України, який вперше на кодифікованому рівні забезпечив правове регулювання відносин у сфері використання комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень, а також нормативно оформив зміну найменування всіх засобів індивідуалізації - об'єктів інтелектуальної власності.

Список джерел

Парижская конвенция об охороне промишленной собственности от 20 марта 1883 г. // Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / http://www.rada.gov.ua.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апряля 1891 г. // Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / http://www.rada.gov.ua.

Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів від 14 квітня 1891 р. // http://www.rada.gov.ua.

Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження товарів та їх міжнародну реєстрацію від 31 жовтня 1958 р. // http://www.rada.gov.ua.