Аналогічна ситуація існує стосовно договору дарування майнових прав. Так, на думку А. Р. Домбругової, предметом договору дарування можуть бути права інтелектуальної власності Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. -- У 2 т. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця-- К.: Юрінком Інтер, 2005. -- Т. II. -- С 299..

Оскільки зобов'язальні права не є предметом цієї роботи, то залишимо їх для подальших досліджень, а от щодо виключних прав (права інтелектуальної власності), які пропонують розглядати як предмет купівлі-продажу чи дарування, то, на наш погляд, є очевидним виключення їх з предмета договору купівлі-продажу. Передача виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності регулюється спеціальним законодавством України: законами «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» тощо Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака. -- К.: Істина, 2004. - С. 102. . Однак доречно зробити уточнення, що, крім зазначених норм, главами 75 та 76 ЦК України спеціально передбачені договірні конструкції у сфері інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 418 ЦК України). Лише майнові права можуть бути передані іншим особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Якщо особа хоче передати іншій особі майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, то для цього не треба укладати договір купівлі-продажу чи дарування, оскільки існує спеціальна договірна конструкція, передбачена ЦК України. Однак на практиці трапляються випадки укладення договору купівлі-продажу торговельної марки чи договору дарування винаходу тощо. Зазначене є неприпустимим. Оскільки законодавство передбачає самостійні конструкції договорів у сфері інтелектуальної власності -- зі встановленням спеціальних вимог до кожного з них, то в даних випадках повинен був укладений договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід чи торговельну марку відповідно.

Згідно з ч. 1 ст. 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виключні майнові прана) передає другій стороні частково або у повному обсязі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Доречно підкреслити, що у сфері інтелектуальної власності договори не поділяються на самостійні види залежно від того, чи відповідає обов'язку однієї сторони вчинити певну дію зустрічний обов'язок іншої сторони щодо надання матеріального або іншого блага. Тобто, якщо, наприклад, договір купівлі-продажу є оплатним, а дарування -- безоплатним, то договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності може бути як оплатним, так і безоплатним.

До того, ж стосовно цього договору законодавством встановлені спеціальні вимоги, дотримання яких є необхідним.

По-перше, всі договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності мають бути укладені у письмовій формі. На відміну від загального правила стосовно недотримання письмової форми, для розглядуваних договорів встановлені спеціальні правові наслідки: у разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним (ч. 2 ст. 1107 ЦК України).

По-друге, відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які стають чинними після їх державної реєстрації, підлягає ще одній реєстрації. Тому договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породу тварин має бути зареєстрований в Державному департаменті інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 1 ст. 210 ЦК України правочин, який підлягає державній реєстрації, вважається вчиненим з моменту його державної реєстрації. Відповідно, сам по собі факт укладення договору купівлі-продажу чи дарування майнових прав на винахід чи торговельну марку не породжує ніяких правових наслідків.

Отже, для відчуження майнових прав інтелектуальної власності з метою зміни правоволодільця необхідно укладати не договір купівлі-продажу чи дарування, а договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, передбачений ст. 1113 ЦК України.

Не менше складностей виникає стосовно договору найму (оренди) майнових прав. Якщо провести аналогію стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, то у першому випадку, коли відбувається зміна право власника, мова йде про укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, а у другому, коли надається право використання, -- ліцензійного договору. Тому видається недоречною точка зору, що винахід може бути предметом договору купівлі-продажу Цивільне право України: Підручник: К.н. 2 / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. -- К.: Юрінком Ін-тер, 2002. - С. 253..

Розмежування цих двох видів відносин на рівні абсолютних прав має дістати подальший розвиток у договірному праві. Іншими словами, якщо право власності і право інтелектуальної власності є самостійними цивільно-правовими інститутами, то для опосередкування відносин щодо розпоряджання речами та майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності мають бути передбачені окремі договірні форми.

Конструкції договорів купівлі-продажу, найму (оренди), призначені для розпоряджання речами, були розроблені ще в римському праві, якому не був відомий інститут права інтелектуальної власності (появу його пов'язують із законодавством Франції та США кінця XVIII ст.) Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. - М., 2003. - С. 347.. Тому вироблені ще римським правом договори купівлі-продажу та найму важко пристосувати для розпоряджання майновими правами на об'єкти права інтелектуальної власності. У цьому аспекті варто погодитися з В. Крижною, що недоцільно використовувати до нематеріальних творчих досягнень як інститут права власності, так і договори, що традиційно стосуються майна Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності // Право України. -2004. - № 9. - С. 68. .

Водночас зауважимо, що у ЦК України дещо розширено коло об'єктів купівлі-продажу, дарування та найму (оренди) шляхом віднесення до них майнових прав. Так, ст. 656 ЦК України передбачено, що предметом договору купівлі-продажу можуть виступати майнові права. Аналогічні положення містяться у ст. 718 та ст. 760 ЦК України щодо договорів дарування та найму (оренди). Постає питання: чи можуть бути предметом договору купівлі-продажу, дарування чи найму (оренди) майнові права інтелектуальної власності? З даного приводу в літературі висловлені різні думки.

В. Луць і В. Коссак, коментуючи положення ЦК України про майнові права як предмет договорів купівлі-продажу та найму (оренди), як приклади наводять майнові авторські права та майнові права промислової власності Цивільний кодекс України: Наук.-практ. коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. - К, 2004. - С. 463, 504. .

Іншої думки дотримується В. Крижна: предметом договорів купівлі-продажу, дарування та найму можуть бути майнові права, за винятком майнових прав інтелектуальної власності Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності // Право України. -2004. - № 9. - С. 69..

Російський автор А. Яковлєв у роботі, присвяченій майновим правам як об'єктам цивільних прав, констатує, що спірним є питання стосовно можливості застосування правил про купівлю-продаж до обороту виключних прав, оскільки нині спеціальне законодавство встановлює особливий порядок оформлення правочинів щодо їх відчуження (авторський договір та ін.). З точки зору уніфікації права, теоретично до відчуження цих прав можливо застосовувати норми про купівлю-продаж, проте це питання потребує прямого законодавчого вирішення Яковлев А.С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Теория и практика. - М., 2005. - С. 125. .

ЦК України, проголошуючи майнові права предметом договорів купівлі-продажу, дарування, найму (оренди), не містить застережень щодо можливості тих чи інших видів майнових прав бути предметом цих договорів. Тобто предметом договорів купівлі-продажу, дарування, найму (оренди) можуть бути будь-які майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності.

З іншого боку, ЦК України закріплює спеціальні договірні конструкції, що стосуються розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Відтак, оскільки у главі 75 закріплені спеціальні положення, що стосуються договорів з розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, то рух указаного виду майнових прав в рамках цивільного обороту має бути підпорядкований, у першу чергу, цим спеціальним правилам.

Із структури розділу III книги 5 ЦК України випливає самостійність договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності по відношенню до договору купівлі-продажу, а також і самостійний характер ліцензійного договору щодо договору найму (оренди). Проте, на наш погляд, це не виключає можливості застосування в певних випадках окремих положень про купівлю-продаж чи оренду до відносин за договорами щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Зрозуміло, що до відносин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності не будуть застосовуватися ті положення про купівлю-продаж, дарування, найм (оренду), які суперечать змісту або характеру майнових прав інтелектуальної власності (наприклад, положення про обов'язок продавця зберігати проданий товар (ст. 667), тару і упаковку за договором купівлі-продажу (ст. 685), ремонт речі, переданої в найм (ст. 776) тощо). Водночас, окремі положення, наприклад, про ціну товару (ст. 691). попередню оплату товару (ст. 693) та ряд інших могли б застосовуватись і до договорів у сфері інтелектуальної власності, оскільки в главі 75 подібних положень немає.

На наш погляд, така ситуація обумовлена не лише тим, що відповідно до ч. 2 ст. 760 ЦК України предметом договору найму (оренди) можуть бути майнові права, а й відсутністю термінологічної єдності в законодавстві України. Наприклад, щоб набути право на використання об'єкта інтелектуальної власності, необхідно укласти ліцензійний договір. Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства. Отже, укладаючи ліцензійний договір, правоволоділець реалізує одне з належних йому відповідно до законодавства повноважень, що входить до змісту майнових прав інтелектуальної власності, надаючи іншій особі одне з майнових прав, зокрема на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

У той же час, відповідно до ч. 1 ст. 441 ЦК України використанням твору є його продаж, передання в найм (оренду) тощо. Насправді ж у даному випадку йдеться не про майнові права інтелектуальної власності, а лише про матеріальні носії, в яких втілений твір.

Відносини з надання дозволу на використання твору мають бути оформлені шляхом укладення ліцензійного договору. Якщо ж все-таки укладено договір оренди (найму) твору, то його сторони повинні дійти згоди з усіх істотних умов, які передбачені законодавством стосовно ліцензійного договору. Тобто неправильний вибір договірної конструкції не може слугувати підставою для обходу вимог законодавства Крижна В.М. Майнові права інтелектуальної власності як предмет цивільно-правових договорів. // Вісник господарського судочинства. - № 5. - 2008. - С. 119. .

Відповідного ч. 8 ст. 1109 ЦК України, якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору. Додаткова вимога передбачена і щодо правочинів стосовно торговельної марки. Згідно з п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. ліцензійний договір повинен містити умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Отже, за принципом свободи договору, якщо сторони виберуть неправильну назву договору, при вирішенні питання, який договір насправді був укладений, необхідно виходити зі змісту договору. Тобто, якщо сторони уклали, наприклад, договір оренди (найм) торговельної марки, до даних відносин треба застосовувати положення про ліцензійний договір. У разі виникнення труднощів при вирішенні цього питання можна вдатися до тлумачення договору відповідно до ст. 213 ЦК України.

Таким чином, на базі проведеного дослідження можна дійти висновку, що договірні конструкції купівлі-продажу, дарування, найму (оренди) не можуть застосовуватися до майнових прав інтелектуальної власності.

Розділ 2. Правове регулювання договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Одним з повноважень особи, яка має майнові права інтелектуальної власності, є виключне право дозволяти використання результату творчої діяльності іншими особами. Це право може бути реалізовано шляхом видачі ліцензії чи укладення ліцензійного договору.

Загалом термін «ліцензія» (від лат. licencia -дозвіл, право) доволі широко застосовується в сучасній законодавчій термінології. У контексті ж законодавства про інтелектуальну власність ліцензію традиційно розглядають як дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону від 01.06.2000 р.) ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах.

Ліцензія - це дозвіл. Дане поняття відоме не лише цивільному, а й іншим галузям права. Наприклад, в адміністративному праві під ним розуміють спеціальний дозвіл, який видається уповноваженими державними органами. Що стосується відносин інтелектуальної власності, то тут ліцензію може видавати особа, яка має майнові авторські права, чи власник охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 417. .

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності - це письмове повноваження, видане особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіара), іншій особі (ліцензіату), яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері Там само. С. 417. .

Така ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Залежно від різноманітних підстав (предмет, обсяг прав, умови і підстави їх надання тощо) можна провести класифікацію ліцензій на види Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. - К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. - ч. 1. - С. 891. .

За предметом ліцензії розрізняють: ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорти рослин або об'єкт авторського права.

За обсягом прав, що надаються, розрізняють: обмежені й повні ліцензії. ЦК України закріплює три види обмежених ліцензій: виключна, одинична, невиключна (ч. З ст. 1108 ЦК України). Ця відмінність проводиться у залежності від того, в якій мірі виключена конкуренція ліцензіара та інших осіб зі сфери діяльності ліцензіата. Вибір типу ліцензії залежить передусім від обсягу ринку і характеру об'єкта.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Отже, повноваження власника охоронного документа чи особи, яка має майнові права на об'єкт авторського права, ні за змістом, ні за обсягом не зменшуються. У цивілістичній літературі невиключну ліцензію ще називають простою.

На практиці невиключні ліцензії поширені, як правило, у тих галузях, де творчі досягнення належать до сфери масового виробництва і широкого споживання. Пояснюється це тим, що тут існує постійна потреба у створюваній продукції, тому наявність декількох ліцензіатів не буде перешкоджати її нормальній реалізації. Крім того, декілька ліцензіатів швидше освоять ринок. Однак слід мати на увазі, що значна перевага невиключних ліцензій свідчить про слабко розвинену економіку, про недостатню конкуренцію на внутрішньому ринку Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 418..

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері. Можливо саме тому, що поряд з патентовласником в обумовлених межах може застосовувати об'єкт інтелектуальної власності лише один ліцензіат, у юридичній літературі такий вид ліцензії називають одноособовим.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

У цьому випадку ліцензіар надає ліцензіату право виняткового використання предмета ліцензії у обумовлених межах, відмовляючись у той же час від використання і надання іншим особам ліцензій на аналогічних умовах. Однак за цими межами ліцензіар може як самостійно використовувати даний результат, так і видавати іншим особам ліцензії, що не суперечать умовам уже виданої ліцензії.

Специфіка об'єктів інтелектуальної власності дає можливість ліцензіару вводити різноманітні обмеження при видачі ліцензії. Вони можуть стосуватися території, кількості, способів використання, сфери та терміну застосування предмета ліцензії тощо. Так, територія дії наданого дозволу може збігатися з територіальною сферою чинності охоронного документа або бути більш обмеженою. Ліцензія може бути надана не на всі можливі способи використання об'єкта інтелектуальної власності, а лише на деякі (застосування, виготовлення, продаж тощо). Обсяг прав, що надаються, можна обмежити певною сферою або галуззю промисловості чи окреслити за допомогою кількісних показників, наприклад, виробничої потужності, річного випуску продукції тощо. Тобто можливо одночасно надати декілька виключних ліцензій на один і той же результат творчої діяльності в різних межах Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє перероблене та доповнене - Х.: ТОВ „Одіссей”, 2007. - С. 624. .

Ліцензія може бути видана у межах строку чинності виключного майнового права на об'єкт інтелектуальної власності. Строк ліцензії залежить від багатьох чинників і мети, що переслідується. Так, ліцензії будуть більш тривалими у випадку високої складності і трудомісткості налагодження виробництва, або коли освоєння переданих за ліцензією об'єктів вимагає значних капіталовкладень, будівництва нових споруд тощо.

Виключна ліцензія, як правило, видається з метою усунення небажаної конкуренції, або якщо в силу характеру запатентованого об'єкта обсяг збуту товарів, вироблених на його базі, буде невеликий (наприклад, деяких видів медикаментів).

На практиці часто зустрічаються випадки, коли ліцензіат одержує на одній території виключну ліцензію, а на інший - невиключну. Або ліцензіар може надати виключну ліцензію на виробництво і невиключну на збут тощо Ієвіня О.В. Система договірних відносин у сфері створення та використання фонограм //Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література, 2004. - Вип. 23 . - С.223..

Зміст повної ліцензії полягає у тому, що ліцензіар надає ліцензіату повністю усі права на використання об'єкта інтелектуальної власності протягом всього терміну її дії. У даному випадку ліцензія видається без будь-яких обмежень, тобто ліцензіат фактично займає місце ліцензіара протягом строку дії ліцензії.

Видача повної ліцензії доцільна у випадку відсутності у ліцензіара достатніх умов для використання об'єкта інтелектуальної власності у той час, як коло потенційних ліцензіатів вкрай обмежене. На практиці такий вид дозволу зустрічається рідко.

У залежності від умов надання розрізняють: субліцензії, перехресні, зворотні і відкриті ліцензії Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 419..

Субліцензія (залежна ліцензія) - це письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності, надане іншій особі ліцензіатом за письмовою згодою ліцензіара.

Межі прав, що надаються за субліцензією, обмежуються умовами основної ліцензії. Ліцензіат повинен покласти на субліцензіата такі ж обов'язки, які взяв на себе (наприклад, стосовно якості продукції). Оскільки субліцензія може бути надана в межах основної ліцензії, то вона повністю залежить від неї і припиняється у випадку припинення її дії.

Перехресна ліцензія («крос-ліцензія») передбачає взаємний обмін правами на використання об'єктів інтелектуальної власності, які досить часто доповнюють один одного. Наприклад, у випадку залежних результатів творчої діяльності, коли права, надані більш пізнім охоронним документом, не можуть бути реалізовані без отримання ліцензії на прототип, що охороняється іншим патентом. У свою чергу власник останнього заінтересований у набутті права використання більш досконалих рішень. Тому в цій ситуації обмін ліцензіями є найбільш доцільним способом реалізації прав.

Зворотною називається ліцензія, яка надає ліцензіару право на використання результату творчої діяльності, розробленого ліцензіатом на підставі отриманих від ліцензіара знань в результаті поліпшення і вдосконалення предмета основної ліцензії.

Відкрита ліцензія (так звана ліцензія по праву) має місце у випадку, якщо патентовласник згоден надати право на використання об'єкта інтелектуальної власності будь-якій фізичній або юридичній особі за умови виплати винагороди.

Згідно з чинним законодавством власник охоронного документа може подати до Державного департаменту інтелектуальної власності для офіційного опублікування заяву про надання будь-якій особі права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи сорту рослин. У цьому випадку мито за підтримання чинності патенту знижується на 50 %, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з патентовласником договір про платежі. За своєю суттю така ліцензія може носити лише невиключний характер Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє перероблене та доповнене - Х.: ТОВ „Одіссей”, 2007. - С. 627..

Законодавство України надає патентовласнику право на відкликання відкритої ліцензії, якщо ні від кого не надійшло пропозицій стосовно використання об'єкта. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі, починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

Залежно від підстав видачі дозволу (договір чи адміністративний акт компетентного державного органу) розрізняють добровільні і примусові ліцензії Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 420..

При наданні добровільної ліцензії дотримується принцип свободи договору. Це виявляється у тому, що сторони вільні у виборі контрагента і визначенні умов дозволу (обсягу прав, що надаються, території і терміну дії ліцензії, розміру і порядку сплати винагороди тощо).

Примусова ліцензія - це дозвіл, що видається без згоди патентовласника компетентним державним органом (судом, господарським судом або Кабінетом Міністрів України) заінтересованій особі на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Ці ж органи визначають у своєму рішенні обсяг такого застосування, термін дії дозволу, розмір і порядок виплати винагороди власнику патенту.

Слід мати на увазі, що наведені класифікації носять умовний характер і їх перелік не є вичерпним. З одного боку, це пояснюється тим, що на практиці ці види ліцензій можуть виступати як у чистому вигляді, так і у поєднанні. З іншого боку, аналіз ліцензій за кожною з підстав розподілу, хоча і виявить їх особливі риси, однак дасть односторонню, неповну характеристику. Тому для цілісної картини доцільно кожну конкретну ліцензію розглядати водночас з точки зору різних класифікацій.

З усіх видів договорів чи не найбільше запитань викликає ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Адже у переліку ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності і ліцензійний договір займають самостійні позиції. Постає питання: наскільки виправданою є такий підхід законодавця?

Дійсно, видача ліцензії може бути оформлена як самостійний документ чи шляхом укладення ліцензійного договору. Однак сама по собі ліцензія є одностороннім правочином і не може розглядатися як вид договору. Аналогічне розмежування можна провести на прикладі довіреності як одностороннього правочину і договору доручення Чурпіта Г.В. Майнові права автора твору образотворчого мистецтва // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 1. - С. 125..

Оскільки ліцензія є одностороннім правочином, то недоречно включати її поряд з ліцензійним договором як різновид договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Доцільніше було б ліцензії і ліцензійний договір регулювати спільно.

У частині 1 ст. 1108 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). З даного визначення випливає розуміння ліцензії як письмового повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності в певній обмеженій сфері.

Доволі близьке, але не тотожне наведеному вище трактування сутності ліцензії закріплене у статтях 426 та 1109 ЦК України, де її визначено як дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

З понять «повноваження» і «дозвіл» більш точним та адекватним сутності розглядуваного явища є друге, а поняття «повноваження» більшою мірою стосується представництва і послідовно вживається у главі 17 ЦК України. Суть же ліцензії - у видачі дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Це, між іншим, узгоджується із загальними положеннями про право інтелектуальної власності, визначеними у книзі 4 ЦК України: до майнових прав інтелектуальної власності віднесено виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст. 424 ЦК України).

У контексті положень глави 75 ЦК України виникає проблема щодо співвідношення ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності і ліцензійного договору.

ЦК України допускає можливість видачі ліцензії без укладення ліцензійного договору: у ст. 1107 ліцензію і ліцензійний договір визначено як самостійні види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. При цьому ч. 2 ст. 1108 ЦК України передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Така ж позиція простежується й у нормах книги 4 ЦК України. Зокрема, у ч. 4 ст. 426 визначено, що умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з дотриманням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Проте спеціальні закони закріплюють інший підхід. Так, ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (в редакції Закону від 11.07.2001 р.) передбачає, що автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. Відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом. Аналогічні норми містяться і в інших законах (ст. 20 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993 р., ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р., ст. 40 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 21, ст.218. (в редакції Закону від 17.01.2002 р.), ст. 16 Закону України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” Закон України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 8, ст. 28 від 05.11.1997 р.).

Таким чином, спеціальні закони, на відміну від ЦК України, виходять із того, що видача ліцензії завжди відбувається на підставі ліцензійного договору. Мабуть, саме такий підхід є більш обґрунтованим і правильним. Важко уявити варіант видачі суб'єктом, якому належать майнові права інтелектуальної власності, ліцензії на використання об'єкта без укладення договору. Саме ліцензійний договір у даному випадку є підставою надання дозволу (видачі ліцензії) і, водночас, засобом визначення умов видачі такої ліцензії.

До того ж ліцензію як таку важко розглядати як договір. Видачу ліцензії більшою мірою розуміють як односторонню дію, тоді як договором є дво- або багатосторонній правочин (ст. 202 ЦК України). Тому віднесення ліцензії до договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності у ст. 1107 ЦК України є помилковим, на що вже зверталась увага в літературі Крижна В. Види договорів у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал. -2004. - № 4. - С. 37. ; Нестеренко О., Солощук М. Деякі аспекти передачі прав на об'єкти права інтелектуальної власності в умовах дії нового Цивільного кодексу // Право України. - 2004. - № 3. - С. 69. .

Ліцензійний договір - це договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства (ч. 1 ст. 1109 ЦК України).

При цьому необхідно враховувати як положення ЦК України, так і спеціального закону, який регламентує відносини, що виникають з приводу саме того об'єкта, стосовно якого укладається договір. Це цілком закономірно, оскільки ЦК України дає загальні положення стосовно всіх об'єктів інтелектуальної власності, а особливості зазначаються у спеціальних нормативних актах.

Правова характеристика договору: реальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний.

У випадку укладення ліцензійного договору відбувається добровільне звуження прав володільця виключних майнових прав інтелектуальної власності, оскільки розширюється коло осіб, які можуть використовувати належний йому результат творчої діяльності. Тобто, укладаючи ліцензійний договір, правовласник ніби знімає з контрагента встановлену законодавством заборону на використання зазначеного об'єкта інтелектуальної власності Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 421..

Предметом ліцензійного договору є ліцензія (дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності), а об'єктом - винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин, твір науки, літератури чи мистецтва.

Таким чином, договір на використання запатентованих об'єктів інтелектуальної власності чи об'єктів авторського права за своєю природою є ліцензійним договором.

Ліцензійний договір укладається між двома сторонами: ліцензіар і ліцензіат.

Ліцензіар - це особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності (особа, яка має майнові авторські права, чи власник охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин).

Ліцензіат - це особа, якій надано дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію).

При визначенні змісту договору сторони керуються принципом свободи договору. Однак умови ліцензійного договору, які суперечать положенням чинного законодавства України, є нікчемними (ч. 9 ст. 1109, ч. 2ст. 1111 ЦК України).

Так, якщо у договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст. 1109 ЦК України). До того ж права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Що стосується сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності, то у разі відсутності в договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України (ч. 7 ст. 1109 ЦК України).

Законодавство передбачає, що ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен закінчуватися не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. У разі відсутності у договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, останній вважається продовженим на невизначений строк. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до його розірвання, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін (чч. 1, 3 ст. 1110 ЦК України).

Положення ЦК України закріплюють, що ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору в разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 1110 ЦК України).

Умовами ліцензійного договору може бути надано право ліцензіату укладати субліцензійний договір. За цим договором ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором (ч. 2 ст. 1109 ЦК України).

Винагорода за наданий дозвіл може бути встановлена у вигляді фіксованої грошової суми (паушальний платіж), періодичних платежів (роялті) чи їх поєднання (комбінованих платежів) Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 423..

Для полегшення узгодження умов договору законодавством України передбачається можливість затвердження уповноваженими відомствами або творчими спілками типового ліцензійного договору. Зокрема, ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим ліцензійним договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законо (ст. 1111 ЦК України).

2.2 Укладення та припинення ліцензійного договору

Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо всіх істотних умов (тобто тих умов, які закон визнає істотними або які необхідні для даного виду договору). Але дійсним ліцензійний договір стає від дати публікації відомостей про видачу ліцензії в інформаційному бюлетені «Промислова власність» та внесення їх до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Дотримання письмової форми договору є необхідною умовою його дійсності.

З урахуванням природи ліцензійного договору, законодавство передбачає, що у ліцензійному договорі визначаються: вид ліцензії; сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо); розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності; якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору (чч. 3, 8 ст. 1109 ЦК України).

Коли ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки, то він повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 36.). Ця норма спрямована на захист прав споживача, для якого торговельна марка слугує насамперед гарантією певної якості товару.

Однак навіть у випадку відсутності певних із зазначених в ч. З ст. 1109 ЦК України умов договір вважається укладеним.

Одночасно неоднозначними при тлумаченні видаються положення чч. 1 і 2 ст. 1114 ЦК України. Зокрема, у ч. 1 вказаної статті передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Проте ч. 2 даної статті вимагає реєстрацію факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, права на які виникають з моменту реєстрації.

Постає закономірне питання: що розуміє законодавець у ст. 1114 ЦК України під поняттям «факт передання»? Так, виглядає нелогічною структура статті, норми котрої вказують, що договір (тобто юридичний факт, з якого виникають цивільні правовідносини) державній реєстрації не підлягає, проте реєстрації підлягає «факт передання» прав за цим договором. Тобто, можливо, слід розуміти дані норми таким чином, що лише договори (юридичні факти) про переданий виключних майнових прав інтелектуальної власності підлягають реєстрації, а стосовно решти правочинів це правило не діє. Разом з тим, договори про передання виключних майнових прав, визначені ст. 1113 ЦК України, не підлягають обов'язковій реєстрації у силу ч. 1 ст. 1114 ЦК України, що остаточно руйнує будь-яку логіку в юридичній техніці аналізованих статей. Отже, питання залишається відкритим і однозначно відповісти на нього може або сам законодавець, або суб'єкт офіційного тлумачення законодавства -- Конституційний Суд України.

Доцільно було б переглянути розміщення поза Главою про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності нормативних положень, що регулюють договір комерційної концесії, оскільки останній також є формою, хоча й дещо ускладненою, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, елементом якого є ліцензія на торговельну марку.

З вказаних підстав доцільно Главу 75 ЦК України поділити на два параграфи, у яких чітко провести відокремлення договорів, що опосередковують передачу всього комплексу виключних майнових прав інтелектуальної власності, включаючи права розпорядження, від договорів, які надають право на тимчасове використання об'єктів виключних прав, долучивши до останнього параграфу також положення про комерційну концесію.

Процес інтеграції України до Європейського Союзу і вступ до Світової організації торгівлі передбачають комплексне реформування національного законодавства у сфері комерційної діяльності та конкуренції. Вказане означає, що вдосконалення окремо взятих інститутів цивільного права (наприклад, інституту промислової власності) не матиме бажаного результату, оскільки відповідні положення законодавства повинні розглядатись також у розрізі конкурентного права Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торгівельної марки. // Право України. - 2008. - № 9. - С. 110. .

Вказане є особливо актуальним у контексті ліцензійних договорів на використання торговельної марки, адже суб'єкт виключних прав на торговельну марку за рахунок повноважень, котрі надає йому свідоцтво, може регулювати кількісно, якісно і територіально обіг маркованих товарів і не тільки тих, що належать йому на праві власності, а й тих, власником яких є ліцензіат. З цього приводу доречною є думка В. Базилевича, який вказував: забезпечуючи штучну диференціацію товарів і послуг, засоби їх індивідуалізації уможливлюють зростання монопольної влади окремих товаровиробників, що сприяє збільшенню їх доходів Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підруч. -- К., 2006. -- С. 175. .

Важливо звернути увагу, що конкурентному праву Європейського Союзу притаманний принцип визнання дій, які можуть призвести до обмеження чи викривлення конкуренції у межах Співтовариства, несумісних з правилами спільного ринку (статті 81 (1), 82 (1) та 87 (2) Договору про заснування Європейського Співтовариства від 25.03.1957 р.) і, відтак, їх заборони. Зазначені положення доцільно визнати кращою комерційною практикою і вважати звичаями ділового обороту, тобто джерелом національного права. Викладений підхід обґрунтований у тому числі й тим, що у такому разі відбуватиметься поступове наближення національного законодавства до європейських правових стандартів. Приклади зазначеного вже мають місце в сучасному українському нормотворенні.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 81 Договору про заснування Європейського Співтовариства недобросовісними слід вважати умови договорів, які (а) прямо чи опосередковано встановлюють ціни на купівлю або продаж, чи будь-які інші торговельні умови; (b) обмежують чи контролюють виробництво, ринки, технічний розвиток або інвестиції; (с) розподіляють ринки чи джерела постачання; (d) застосовують неоднакові умови в еквівалентних правочинах з іншими торговельними сторонами, створюючи цим невигідні для них умови конкуренції; (e) обумовлюють укладання договорів прийняттям додаткових зобов'язань інших сторін, які, за своєю суттю чи згідно з торговельними звичаями, не пов'язані з предметом даних договорів.

Викладені вище умови відображені в національному законодавстві, а саме у ч. 2 ст. 6 Закону «Про захист економічної конкуренції» Закон України «Про захист економічної конкуренції» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 12, ст.64 (далі -- Закон № 2210-14), яка визначає антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання.

Фактично торговельна марка, як комерціалізований об'єкт інтелектуальної власності, є об'єктом узгоджених дій суб'єктів господарювання, оскільки використовується вже принаймні двома господарюючими суб'єктами як засіб проти змішування з конкурентами. Так, відповідно до ст. 9 вказаного Закону № 2210-14 узгоджені дії стосовно прав інтелектуальної власності у контексті ліцензійних договорів не підпадають під кваліфікацію антиконкурентних узгоджених дій, котрі забороняються законом у тій частині, у якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, котрій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності. З аналізу ч. 2 зазначеної статті випливає, що не виходять за межі прав, зазначених у ч. 1 цієї статті, обмеження стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки. // Право України. - 2008. - № 9. - С. 111.

Питання про обсяги виробництва потребують додаткового законодавчого регулювання, актуальність якого чітко виявляється у контексті ліцензійного договору на використання торговельної марки. У свою чергу слід звернути увагу на те, що обмеження стосовно обсягу прав (виду ліцензії), строку, території, виду діяльності, сфери використання виступають звичайними умовами для таких договорів, виходячи зі змісту ч. З ст. 1109 ЦК України.

Так, встановлення мінімального обсягу виробництва товарів, маркованих об'єктом ліцензійного договору, випливає з припису абз. З ч. 4 ст. 18 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про те, що використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Звідси, умова про мінімальний обсяг маркованої продукції (який буде достатнім для визнання факту такого використання) є справедливою, оскільки випливає з правового статусу ліцензіара.

При цьому, вбачається неправильним при тлумаченні ч. 2 ст. 9 Закону № 2210-Ш робити висновок від протилежного щодо неможливості встановлення максимального обсягу товарів, які маркуються торговельною маркою.

Іншими словами, ліцензійний договір на використання торговельної марки може також містити умову про максимальний обсяг маркованих товарів. Допустимість такого висновку непрямо випливає з невиключності переліку, наведеного у ч. З ст. 1109 ЦК України, щодо сфери використання об'єкта інтелектуальної власності, а також зі змісту ч. 8 вказаної статті, положення якої має застосовуватись за аналогією до ліцензійного договору на використання торговельної марки. Згідно з цитованою нормою, якщо у ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Дію ліцензійного договору може бути припинено за взаємною згодою сторін або за рішенням суду. Сторони, які мають намір достроково припинити дію ліцензійного договору, укладають угоду про дострокове припинення ліцензійного договору і на підставі цього подають до Держдепартаменту підписану ними заяву про внесення змін до реєстру ліцензійних договорів у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору. Розгляд документів та внесення змін відбувається протягом двох місяців від дати надходження заяви Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 425. .

Договір може бути визнано недійним на підставі рішення суду, ініціатором якого можуть виступити ті самі суб'єкти, що в інших видах договорів (сторони договору, державні органи).

Відомості про внесення змін до ліцензійного договору, визнання його недійсним або дострокове припинення його дії підлягають обов'язковій реєстрації в бюлетені „Промислова власність”.

Із метою захистити майнові права та інтереси інтелектуальної власності різних об'єктів договорів у сфері інтелектуальної власності уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові форми ліцензійних договорів.

2.3 Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності - це договір, за яким одна сторона (творець -- письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк (ч. 1 ст. 1112 ЦК України).

Правова характеристика договору: консенсуальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний.

Положення ст. 1112 ЦК України визначають коло суб'єктів, способи та умови які виникають при укладенні договору про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Визначення авторського договору замовлення наведено у ч. 6 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права». За авторським договором замовлення автор зобов'язується створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові. Договором може передбачатися виплата замовником авторові авансу як частини авторської винагороди. Крім цього, в ч. 2 ст. 33 Закону зазначено, що авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи в інший спосіб. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. № 72 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. № 72 - Законодавство „ЛІГА”. .