Лицензионный договор в сфере авторского права

Именно поэтому при заключении договора сублицензиату обязательно нужно ознакомиться с условиями основного лицензионного договора.

Ответственность перед лицензиаром (владельцем права) за действия сублицензиата будет нести лицензиат. Это в первую очередь необходимо учитывать при оформлении сублицензии, а также в основном лицензионном договоре. Если этого не сделать, то будет действовать общее правило об ответственности лицензиата за действия сублицензиата.

Действия сублицензиата, осуществляемые им в пределах сублицензионного договора не нарушают никаких прав лицензиара по лицензионному договору. Например, используя охраняемый объект, сублицензиат выплачивает вознаграждение своему договорному партнеру, а последний - лицензиат по лицензионному договору - выплачивает часть этого вознаграждения лицензиару.

Но если сублицензиат осуществляет такое использование, а лицензиару указанное вознаграждение не поступает, он может предъявить претензии только к своему лицензиату, а не к сублицензиату. Однако лицензионный договор может предусматривать иное, а именно право лицензиара по лицензионному договору предъявить требования непосредственно к сублицензиату, несмотря на то, что он не является его договорным партнером.

Лицом, имеющим право предъявить требования к сублицензиату за совершение им действий, выходящих за пределы сублицензионного договора, всегда является обладатель исключительного права на использование охраняемого объекта.

В остальном к сублицензионному договору применяют те же правила, что и к лицензионному договору.

На основе сублицензионного договора может быть заключен последующий сублицензионный договор. Число звеньев в "цепочке" таких договоров закон не ограничивает.

Обобщая изложенные выше соображения, касающиеся природы прав исключительного и неисключительного лицензиата, следует сделать вывод о том, что право любого лицензиата является обязательственным и сводится к возможности требовать со стороны лицензиара воздержания от осуществления им запрета (а в случае с исключительной лицензией - также от выдачи иных лицензий). В отличие от договора об отчуждении исключительного права, где происходит переход исключительного права (т.е. транслятивное правопреемство), при заключении лицензионного договора имеет место лишь обременение исключительного права лицензиара обязательственным правом лицензиата. При этом данное обременение следует судьбе самого исключительного права, т.е. сохраняет силу и при его переходе.

Особой разновидностью лицензионного договора в сфере авторского права является такой договор как издательский лицензионный договор, согласно которого лицензиат, получающий здесь специфическое наименование "издатель", обязуется использовать объект договора - произведение - путем его издания. В качестве объекта договора могут выступать литературные и музыкальные произведения, рисунки, графика и другая изобразительная продукция, кроме скульптурных произведений. Тиражирование произведений декоративно-прикладного искусства не может опосредствоваться издательским договором.

Не являются издательскими и такие договоры, по которым лицензиат, хотя и издает произведение, но не становится собственником изготовленных экземпляров, а обязан передать их лицензиару, либо, хотя и распространяет изданные им экземпляры, но не как собственник, а как комиссионер или агент.

Издательский договор может быть только возмездным.

Кроме того, в сфере авторского права широкое распространение имеет договор авторского заказа, согласно которого одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.

Договор авторского заказа представляет собой договор о создании результатов интеллектуальной деятельности, значит, он не может быть квалифицирован сам по себе как лицензионный договор.

Исполнителем по данному договору может быть только автор. Наследники могут приобрести лишь право на получение вознаграждения после создания произведения. Правовая природа договора авторского заказа состоит в том, что такому договору, с одной стороны, присущи признаки договора о распоряжении исключительными правами, в результате которого передаются права на нематериальный объект. По авторскому договору заказа, как правило, включающему в себя условия лицензионного договора, передается не само произведение, а права на него, при этом передача материального носителя не влечет возникновение у заказчика прав на произведение. Для заказчика имеет значение лишь передача прав на это произведение.

Подобные условия ничему не противоречат, но изменяют квалификацию данного договора, в связи с чем, он становится смешанным договором (п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ). Нормы об этих договорах применяются к соответствующим отношениям, возникающим из договора авторского заказа. Собственно, на это же указывают и нормы п. 3 и 4 ст. 1288 Гражданского кодекса РФ, связывающие применение норм о лицензионном договоре с включением в договор авторского заказа специальных условий об этом.

Так, при рассмотрении иска ЗАО "Ц" к ЗАО "О" о признании контрафактным издания и взыскании компенсации было установлено следующее. Истец заключил с автором У. договор заказа на создание произведения. Аналогичный договор У. заключила и с ЗАО "О - П", передавшим свое исключительное право ответчику. Истец обнаружил в продаже книгу и предъявил иск. Дело рассматривалось в различных судебных инстанциях. Наконец, Президиум ВАС РФ, рассматривая дело в порядке надзора, отменил состоявшиеся решения и направил дело на новое рассмотрение. При этом отмечено, что особенности договора авторского заказа определяются тем, что он заключается в отношении произведения, которое еще не существует и будет создано лишь в перспективе. Поэтому наряду с условием о предмете договора - создание обусловленного произведения - существенным условием договора авторского заказа является и условие о передаче произведения заказчику в установленный срок. Авторский договор заказа наряду с условиями, касающимися создания обусловленного договором произведения, может содержать и условия относительно дальнейшего использования созданного произведения, предусматривать предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах.

С другой стороны, налицо признаки договора подряда, по которому исполнитель должен выполнить работу, а результат передать заказчику. Договор авторского заказа внешне сходен с договором подряда, поскольку соглашение также предшествует созданию и предоставлению результата. Основное отличие от договора подряда состоит в предмете договора, т.е. в том, что по договору авторского заказа объектом является нематериальный (идеальный) результат, в отличие от договора подряда, где объект носит материальный характер.

1.3 Форма и содержание лицензионного договора в сфере авторского права

По общему правилу лицензионный договор заключается в письменной форме (п. 2 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ).

Договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме (п. 2 ст. 1286 Гражданского кодекса РФ).

Однако если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, то лицензионный договор, заключенный в отношении такого объекта интеллектуальной собственности, также должен быть зарегистрирован (п. 2 ст. 1232 Гражданского кодекса РФ). При несоблюдении требований об обязательной государственной регистрации лицензионного договора либо при несоблюдении письменной формы договора он является недействительным (п. 2 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ).

Заключение лицензионных договоров в отношении программы для ЭВМ и базы данных может осуществляться путем договора присоединения (когда условия договора размещаются на экземпляре программы или базы данных либо на упаковке такого экземпляра). При этом начало использования такой программы или базы данных означает согласие на заключение договора (п. 3 ст. 1286 ГК РФ).

В отношении программ для ЭВМ и баз данных государственной регистрации подлежат только:

1) договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных;

2) переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без договора.

Другие договоры, в том числе лицензионные договоры о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных, государственной регистрации не подлежат. Однако, п.5 статьи 1262 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что если программа для ЭВМ или база данных зарегистрированы, то регистрироваться должны также и договоры об отчуждении исключительного права на такой зарегистрированный объект, а также иные случаи перехода (не на основе договора) этого исключительного права к другому лицу. Сведения об изменении правообладателя исключительного права вносятся в соответствующий реестр, а в указанном официальном бюллетене осуществляется соответствующая публикация.

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=73010;fld=134;dst=100303 Особый порядок заключения договора характерен для программ для ЭВМ. Заключение указанных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования этих программы или базы данных пользователем, как оно определяется данными условиями, означает его согласие на заключение договора. Такой вид договоров называют "оберточными лицензиями". В отличие от традиционных лицензионных договоров на объекты авторского права, заключаемых в предписанной законодательством письменной форме, данные договоры являются разновидностью сделок, совершаемых в виде конклюдентных действий.

В "оберточной лицензии" указывается, что вскрытием упаковки экземпляра программы для ЭВМ или базы данных пользователь выражает свое согласие с условиями данной лицензии. В качестве условий, характеризующих способ использования произведения, обычно указывают недопустимость использования данного экземпляра произведения более чем на одной ЭВМ или более чем одним пользователем в сети одновременно.

Иногда оговаривают дополнительное условие о том, что распространять полученные с помощью программы для ЭВМ результаты пользователю надлежит с уведомлением об их получении с помощью лицензируемой программы для ЭВМ или базы данных.

Кроме того, в "оберточной лицензии" оговаривается объем имущественных прав пользователя по договору. Устанавливаются также ограничения права пользователя на использование лицензируемой программы: допустимость адаптации, установки на жесткий диск, записи и хранения в памяти, невозможность использования копий программ и т.д. В отличие от других объектов авторских прав программы для ЭВМ могут пройти государственную регистрацию по желанию правообладателя в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Ранее регистрация осуществлялась Агентством по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, затем - Российским агентством по патентам и товарным знакам. Это - единственная разновидность государственной регистрации объектов авторского права. В некоторых странах регистрация объектов авторских прав необходима для обеспечения правовой охраны в судах (например, в США).

Порядок государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, а также перехода прав на них определен Приказами Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 324 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок на государственную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных".

Существенными условиями лицензионного договора в сфере авторского права, заключенного как на условиях исключительной, так и неисключительной лицензии, являются:

1) Предмет договора. В гражданском праве под предметом договора понимается то, на что направлено какое-либо действие. Соответственно предметом лицензионного договора, исходя из законодательного определения, является передача права использования результата интеллектуальной деятельности.

Предмет является обязательным условием договора. При этом непременно следует указать результат интеллектуальной деятельности, на который передается право. Многие российские юристы считают, что термин "результат интеллектуальной деятельности" спорен.

Так, например, В.Н. Васин и В.И. Казанцев пишут: "Результаты интеллектуальной деятельности (т.е. мыслительных способностей человека) могут быть самыми различными, и далеко не все они являются объектом гражданских прав. В связи с этим представляется более удачным термин "результат творческой деятельности". Творческая (интеллектуальная) деятельность имеет своим результатом создание каких-либо произведений творческого характера - науки, литературы, искусства, изобретений, и т.п., творец (создатель) которых приобретает на них исключительные права, именуемые ранее в ГК РФ интеллектуальной собственностью".

Коллектив кафедры гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского университета предложили следующий термин: "результат творческой деятельности". Между тем еще в начале XX в. существовал термин "результат творческой интеллектуальной деятельности". Он наиболее точно отражает сущность объекта правовой охраны в сфере интеллектуальной деятельности. В соответствии со ст. 1228 ГК РФ "автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат". Это означает, что результат интеллектуальной деятельности должен носить творческий характер. Творчество в общем смысле - процесс человеческой деятельности, в ходе которого создаются качественно новые материальные и духовные ценности. Понятие "результат творческой интеллектуальной деятельности" можно раскрыть следующим образом: это уникальный, качественно новый, имеющий определенную ценность итог реализации мыслительных способностей конкретного лица. Иными словами, качественно новый, имеющий определенную ценность объект духовного мира, созданный в результате в результате мыслительной деятельности человека.

Соответственно, предмет лицензионного договора - право использования этого качественно нового, имеющего определенную ценность объекта духовного мира, созданного благодаря мыслительным усилиям автора. Предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство.

Лицензионный договор как двухстороннее соглашение направлен на возникновение права использования результата интеллектуальной деятельности у лицензиата.

Соответственно предмет - это право использования результата интеллектуальной деятельности.

2) Согласно п. 6 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ лицензионный договор должен предусматривать способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Таким образом, лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Это может быть один из способов, предусмотренных ГК РФ, либо несколько, либо все способы, предусмотренные для того или иного результата интеллектуальной собственности или средства индивидуализации.

В авторских произведениях часто имеются варианты, повторы и т.п. Поэтому лицензионный договор на неоднократно публиковавшееся авторское произведение должен указывать, о каком варианте произведения речь идет в договоре (например, "лицензия предоставляется на использование произведения, которое было опубликовано издательством "Наука" в 1994 г.).

Обязательно в договоре необходимо указывать результат интеллектуальной деятельности права использования, которого предусмотрено лицензионным договором.

Например, для того, чтобы разместить в интернете Электронную версию книги (как правило, в электронных библиотеках в интернете используются так называемые электронные версии книг в формате PDF). При подготовке лицензионного договора о распространении электронных версий книг в сети Интернет, не стоит забывать о том, что файл формата PDF это один из способов объективного выражения Произведения и нельзя указывать в договоре, в части предмет "передаёт право использования электронной версии книг". Так как сама по себе электронная версия книги не является объектом охраны авторского права. Такая ошибка может повлечь для Лицензиара неблагоприятные последствия, вплоть до нарушения его интеллектуальных прав. Поэтому во избежание споров необходимо указать само произведение и способы его использования.

Данное положение подтверждается судебной практикой: Общероссийская общественная организация "Российское авторское общество" обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском к ООО "Юг-Арт" о взыскании авторского вознаграждения в размере 4800 руб. и пени за просрочку исполнения обязательств в размере 7783 руб. Исковые требования истец обосновал следующим образом. Между РАО и обществом был заключен лицензионный договор от 25 апреля 2008 г. № 9 на право публичного исполнения обнародованных произведений при проведении концерта группы "К". Ответчик не исполнил обязанность выплатить авторское вознаграждение в размере 5% от суммы валового сбора, поступающего от проданных билетов. Договором предусмотрено, что в случае нарушения установленного срока расчета и представления документации общество должно уплатить пени в размере 1% за каждый день просрочки. Кроме того, ответчик нарушил обязанность представить РАО сведения и документы, необходимые для сбора и распределения вознаграждения между правообладателями (сведения о суммах валового сбора с приложением нереализованных билетов, накладные и т.д.).

Поскольку на момент подачи иска сумма валового сбора от продажи билетов на концерт не была известна РАО, размер авторского вознаграждения был рассчитан истцом на основании усредненных данных наполняемости зала и средней цены билетов.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал лицензионный договор незаключенным ввиду того, что в нем не указаны конкретные объекты, право использования которых предоставляется по договору, отсутствуют сведения о размере вознаграждения (или о порядке его определения); отсутствует право истца на управление имущественными правами тех правообладателей, с которыми у него не заключены договоры о передаче полномочий по управлению правами.

Суд кассационной инстанции также признал лицензионный договор незаключенным, поскольку не согласовано условие о результатах интеллектуальной деятельности (конкретных произведениях).

3) Для возмездных договоров условие о размере вознаграждения и порядке его определения является существенным (абз. 2 п. 3 ст. 1234 Гражданского кодекса РФ). В Гражданском кодексе РФ прямо предусматривается, что при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса РФ, которые обычно применяются, когда цена в договоре не указана, в данном случае не используются.

Упомянутое вознаграждение традиционно уплачивается в форме:

(а) единовременного (паушального) платежа, или

(б) роялти (т.е. процента от дохода, полученного от осуществления переданного права), или

(в) сочетания того и другого.

Вознаграждение по возмездному лицензионному договору, как разъяснено в п. 13.7 Постановления Пленума № 5/29, уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего произведения. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (п. 4 ст. 1286 Гражданского кодекса РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Применительно к авторским лицензионным договорам Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений. Так, например, Постановлением Правительства РФ от 29 мая 1998 г. № 524 "О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г." установлены минимальные ставки вознаграждения авторам кинематографических произведений.

Четвертая часть Гражданского кодекса РФ не допускает применения к договору о безвозмездном отчуждении исключительного права норм о договоре дарения. Однако следует признать, что некоторые нормы гл. 32 Гражданского кодекса РФ все-таки должны применяться к договору о безвозмездном отчуждении исключительного права в порядке аналогии закона. В частности, есть все основания распространить на него действие ст. 575 Гражданского кодекса РФ, запретив по крайне мере заключение такого договора между коммерческими организациями.

Несущественными, в силу закона, условиями лицензионного договора в сфере авторского права в частности являются:

1) Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное (п. 4 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ). В некоторых лицензионных договорах важен не только срок его действия, но и момент с которого лицензиат начинает использование результата интеллектуальной деятельности.

Ярким примером является лицензионный издательский договор. В соответствии ст. 1287 Гражданского кодекса РФ "лицензиат обязан начать использование произведения не позднее срока, установленного в договоре". Срок начала использования произведения может быть прямо указан в издательском договоре.

Если в издательском договоре не указан конкретный срок, в течение которого лицензиат обязан начать использование произведения, то использование должно быть начато в срок, обычный для данного вида произведений и данного способа их использования. Иными словами, применяется правило о "разумном" сроке исполнения обязательства, предусмотренное в абз. 1 п. 2 ст. 314 Гражданский кодекс РФ. В случае пропуска указанного разумного срока лицензиат имеет право односторонне расторгнуть договор на основе п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ.

В случае отсутствия в договоре конкретного срока начала использования произведения такое использование должно быть начато в срок, обычный для данного вида произведений и способа их использования. Если срок не соблюден, лицензиар вправе требовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным договором, в полном объеме, а так же односторонне отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким расторжением убытков.

Нельзя не отметить, что применение нормы о "сроке, обычном для данного вида произведений и способа их использования" на практике будет затруднительным и не будет однозначным. Видимо, для выработки единого подхода в трактовке данного положения потребуются разъяснения высших судебных инстанций.

2) Территориальная сфера использования объекта. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности. Если территория, на которой допускается использование такого результата, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять использование на всей территории Российской Федерации.

ГЛАВА 2. СУБЪЕКТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА В СФЕРЕ АВТОРСКОГО ПРАВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Субъекты в лицензионном договоре - лицензиар и лицензиат. И лицензиаром, и лицензиатом могут выступать граждане, юридические лица, публично-правовые образования.

Лицензиар - сторона лицензионного договора, которая предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Лицензиат - сторона лицензионного договора, которая оплачивает (если договор возмездный) и принимает в пользование такой результат или средство.

Требования законодательства к сторонам лицензионного договора ясно показывают, что лицензиар должен обладать соответствующими правами на объект лицензирования - результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Лицензиар обладает исключительным правом в полном объеме. Именно он может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению, распоряжаться принадлежащим ему правом, разрешать или запрещать использование объекта интеллектуальных прав третьим лицам.

Обязанностью лицензиара является то, что в течение срока действия лицензионного договора, он обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленных ему по лицензии прав по использованию объекта лицензии. Следует считать, что в данном случае применимы некоторые общие принципы исполнения договорных обязательств (например, ст. 309 Гражданского кодекса РФ - принцип надлежащего исполнения) или даже общие принципы осуществления гражданских прав (ст. 10 Гражданского кодекса РФ - принцип разумности и добросовестности).

Большинство отечественных ученых полагают, что объем прав лицензиата зависит от вида лицензионного договора. Как уже упоминалось, согласно ст. 1236 Гражданского кодекса РФ существует два вида лицензий - исключительная и неисключительная.

В соответствии с обоими видами лицензий лицензиат обязан:

1)использовать результат интеллектуальной деятельности способами, предусмотренными договором, и на установленной им территории;

2)воздерживаться от совершения действий, нарушающих исключительное право лицензиара;

3)представлять лицензиару отчета об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Такая обязанность не возлагается на лицензиата только в том случае, если договор прямо освобождает его от представления таких отчетов. По своей сути эта обязанность сходна с обязанностью агента представлять отчеты об исполнении агентского договора (ст. 1008 Гражданского кодекса РФ).

Споры, касающиеся содержания этих отчетов, периодичности, сроков их представления, относятся к категории споров по исполнению договора (гл. 22 Гражданского кодекса РФ).

В случае грубого и неоднократного нарушения предоставления отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, лицензиар вправе обратиться в суд. Как отмечается в определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 августа 2008 г. № 10443/08 лицензиар вправе в случае неисполнения лицензиатом условий договора о предоставлении отчёта в предусмотренный договором срок, требовать привлечения лицензиата к ответственности предусмотренной лицензионным договором. Как правило, к лицензиату в таких случаях применяются штрафные санкции;

4)уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства.

Лицензиар вправе запретить лицензиату предоставлять право использования результата интеллектуальной собственности третьим лицам по сублицензионному договору. Если запрет прямо не предусмотрен договором, то передача лицензиатом права использования результата интеллектуальной собственности возможна только при наличии письменного согласия лицензиара.

На практике часто встречаются случаи, когда лицензионным договором предусмотрено право лицензиата на заключение сублицензионного договора, не только без письменного согласия лицензиара, но и вообще без его ведома. Стоит отметить, что это грубейшее нарушение не только закона, но и прав лицензиара.

Лицензиар вправе решать не только вопрос о возможности предоставления лицензиата права использования результата интеллектуальной деятельности, но и о возможности передачи конкретных прав третьим лицам самим лицензиаром.

У некоторых лицензионных договоров в сфере авторского права есть свои особенности. Так, для договора, целью которого является передача права использования электронной версии периодического печатного издания на сайте в Интернете, предусмотрены дополнительные условия. Лицензиат закрепляет за собой право по истечению срока договора использовать периодическое печатное издания (электронные версии) на своём сайте. То есть по лицензионному договору передаётся право размещения на сайте годового комплекта периодического печатного издания. И после истечения срока договора, лицензиат продолжает использование полученных ранее номеров периодических печатных изданий. Если открыть любой сайт, на котором содержаться электронный читальный зал или распространяют электронные версии периодического издания, то на каждом из них есть архив, в котором хранятся номера за предыдущие годы. То есть лицензиар "не изымает" такие произведения.

В ст. 1287 Гражданский кодекс РФ закреплено особое условие издательского лицензионного договора, возлагающее на лицензиата обязанность начать использование произведения не позднее определенного срока, установленного в договоре. При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким отказом убытков.

Согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права не требуется. В литературе обоснованно отмечается, что при отчуждении лицензиаром (правообладателем) исключительного права другому лицу (приобретателю) к последнему переходят все правомочия прежнего правообладателя, включая право на получение вознаграждения по лицензионному договору. После отчуждения исключительного права прежний правообладатель перестает быть стороной лицензионного договора и, следовательно, теряет право на получение вознаграждения, предусмотренного этим договором. Лицензионный договор при этом полностью сохраняет свое действие в отношении лицензиата, который может продолжать использование результата интеллектуальной деятельности в течение всего срока договора, не истекшего к моменту смены лицензиара. И именно новому лицензиару он должен будет выплачивать предусмотренное законом вознаграждение.

Право лицензиата, полученное на основании исключительной либо неисключительной лицензии, полностью зависит от исключительного права лицензиара и существует постольку, поскольку существует само исключительное право. То есть право лицензиата ограничено временными рамками. Оно действует в течение срока, указанного в договоре или законе (в случаях, когда срок действия лицензионного договора в нем не указан).

Лицензиат, получивший соответствующее право на основании неисключительной лицензии, не может осуществлять защиту своих прав.

Возможность лицензиата, получившего исключительную лицензию, защищать свои права от действий со стороны третьих лиц - основная черта договора исключительной лицензии, отличающая его от договора простой (неисключительной) лицензии.

Лицензиат, получивший исключительную лицензию, вправе защищать свои права способами, указанными в ст. 1250, 1252 и 1253 Гражданского кодекса РФ, "наряду с другими способами защиты". Под другими способами защиты имеются в виду способы, предусмотренные в ст. 12 Гражданским кодексом РФ. Кроме того, лицензиат может осуществлять защиту своих прав и в рамках лицензионного договора, по нормам гл. 25 Гражданского кодекса РФ, если лицензиар нарушает договор, например не предъявляет иск к третьему лицу - нарушителю.

Между правами и обязанностями из лицензионного договора, безусловно, существует взаимная обусловленность..

Право, предоставленное на основании исключительной лицензии, состоит не только в использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но и в возможности осуществлять защиту такого права любыми предусмотренными законом способами, в том числе установленными для защиты исключительного права.

Согласно ст. 1254 Гражданского кодекса РФ лицензиат, в случае нарушения третьими лицами исключительного права лицензиара, если такое нарушение затрагивает его интересы, вправе осуществлять защиту. Интеллектуальные права защищаются с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

В случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными Гражданского кодекса РФ, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.

Таким образом, допускается двойная, кумулятивная защита. Под антимонопольным законодательством имеется в виду Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции". Вышеуказанный Закон определяет недобросовестную конкуренцию как любые действия хозяйствующих субъектов (группы субъектов), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (подп. 9 ст. 4 Федерального закона).

Право признавать определенные действия недобросовестной конкуренцией принадлежит антимонопольному органу - Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и его территориальным органам, а также суду. С залогом прав, приобретаемых на основании лицензионного договора, связано несколько вопросов: насколько возможно отчуждение лицензиатом принадлежащих ему прав и происходит ли уступка (а следовательно, и залог) прав из лицензионного договора вместе с обязанностями из того же договора или же отдельно от них. Права лицензиата - это по сути своей такие же обязательственные права, как и многие другие, а потому и распоряжение ими должно осуществляться в соответствии с общим порядком, установленным в гл. 24 Гражданского кодекса РФ.

Поскольку перевод долга не является необходимым условием уступки прав из лицензионного договора, а сама уступка права требования по общему правилу согласия должника не требует (п. 2 ст. 382 Гражданского кодекса РФ), постольку и лицензиату нет нужды получать согласие лицензиара на передачу третьему лицу прав из соответствующего договора.

Во-первых, ввиду того что распоряжение правами лицензиата путем их уступки следует считать возможным, должен признаваться допустимым и залог указанных прав.

Во-вторых, если уступка прав из лицензионного договора не обусловлена одновременным переводом долга из того же договора, значит, и залог данных прав может происходить в отдельности от соответствующих обязанностей.

В-третьих, поскольку есть основания утверждать, что для уступки своих прав лицензиату не требуется заручаться согласием лицензиара, постольку верным является тезис о возможности залога таких прав по общему правилу вне зависимости от какого-либо волеизъявления со стороны лицензиара.

Наконец, еще одна особенность залога прав из лицензионного договора заключается в той специфике, которой в ряде случаев обладает порядок обращения взыскания на соответствующие права. В соответствии с п. 2 ст. 1284, а также с п. 2 ст. 1319 Гражданского кодекса РФ при продаже с публичных торгов принадлежащего лицензиату права использования произведения (исполнения) в целях обращения взыскания на это право автору (исполнителю) предоставляется преимущественное право его приобретения. Очевидно, что при осуществлении автором (исполнителем) указанного права соответствующие лицензионные обязательства должны прекратиться вследствие совпадения должника и кредитора по данному обязательству в одном лице (ст. 413 Гражданского кодекса РФ).

2.2 Ответственность сторон за нарушение условий лицензионного договора в сфере авторского права

Ответственность по лицензионному договору на использование произведений науки, литературы и искусства является одним из видов гражданско-правовой ответственности. Практически все цивилисты приходят к единому мнению о понятии гражданско-правовой ответственности как имущественной санкции за правонарушение, вызывающей неблагоприятные последствия для правонарушителя в виде лишения субъективных гражданских прав или возложения дополнительных гражданско-правовых обязанностей.

За нарушение исключительного права на объект авторских прав лицензиат несет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами или договором.

При этом под нарушением исключительного права, в частности, понимается:

1)использование объекта авторских прав способом, не предусмотренным лицензионным договором;

2)использование объекта авторских прав по прекращении действия лицензионного договора;

3)использование объекта авторских прав иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную Гражданским кодексом, другими законами или договором.

Поскольку в данном случае речь идет об ответственности за нарушения, совершенные за пределами действия лицензионного договора, т.е. о бездоговорной ответственности, то указание на то, что меры такой ответственности определяются "Гражданским кодексом" и "другими законами", возражений не вызывает.

Вместе с тем указывается, что ответственность за такие внедоговорные правонарушения может устанавливаться и "договором". Данное указание является ошибочным: никакой договор, даже лицензионный, не может регулировать бездоговорной ответственности.

Если в лицензионном договоре предусмотрено, например, что "за любое использование объекта лицензии, не входящее в сферу действия настоящего договора, лицензиат обязуется возместить убытки лицензиара в двойном размере", это условие договора должно считаться ничтожным как выходящее за пределы договора.

С другой стороны, если в лицензионном договоре предусмотрено право лицензиата издавать произведение тиражом до 10 000 экземпляров с уплатой вознаграждения лицензиару в размере 10% цены каждого экземпляра, "а в случае превышения указанного тиража уплачивается двойной размер вознаграждения", следует считать, что превышение тиража входит в сферу действия лицензионного договора, и никакие меры бездоговорной ответственности за превышение тиража к лицензиату не могут быть применены.

Вопрос о возможности применения норм о внедоговорной ответственности (например, о компенсации за нарушение исключительного права на произведение) к договорным отношениям являлся спорным. В п. 15 Постановления Пленума № 5/29 дан на этот вопрос положительный ответ. Если указанное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации лицензиатом допускается (осуществляется использование соответствующего результата или средства за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой Гражданского кодекса РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ).

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение лицензиатом обязательства по уплате вознаграждения является нарушением существенного условия возмездного договора.

При нарушении лицензиатом данной обязанности лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

Согласно п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом. Пункт 5 ст. 453 Гражданского кодекса РФ указывает, что если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Следовательно, положение о праве лицензиара потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора, должно применяться лишь в том случае, если нарушение договора лицензиатом является "существенным". Понятие существенного нарушения договора раскрывается в абз. 4 п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ. Уместно по этому поводу привести следующий судебный казус. ООО "Первый чешско-российский банк" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Программные системы и технологии" (далее - ответчик) о расторжении лицензионного договора от 20.11.2007г. № 1103 на предоставление неисключительного права использования программы для ЭВМ, заключенного между сторонами спора и взыскания убытков в размере 2 375 000 рублей.

Повторно рассмотрев дело, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене, так как суд первой инстанции не учел, что по лицензионному договору происходит переход к лицензиату прав на объект интеллектуальной собственности в определенном объеме, установленном условиями лицензионного договора.

В данном случае предмет лицензионного договора истцом и ответчиком определен, в том числе, путем указания на результат интеллектуальной деятельности, позволяющий четко идентифицировать объект интеллектуальных прав (программу для ЭВМ), - в договоре приведены наименование программы и регистрационные сведения о программе, внесенные в Реестр программ для ЭВМ. В двустороннем акте приемки-передачи от 21.12.2007 г. стороны констатировали факт передачи ответчиком истцу материального носителя с записью именно этой программы, что согласно пункту 2.1 лицензионного договора повлекло за собой наделение истца правом на использование данной программы, а это, в свою очередь, означает исполнение ответчиком обусловленного договором обязательства по передаче неисключительного права. В соответствии с подпунктом 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Истец не доказал факт существенного нарушения условий лицензионного договора ответчиком, что исключает возможность удовлетворения иска как в части расторжения договора, так и в части взыскания убытков, обусловленных наличием не доказанных истцом существенных нарушений условий сделки.

Приведенные в отзыве на апелляционную жалобу утверждения истца по поводу того, что на этапе внедрения программы было выявлено ее несоответствие функциональным требованиям, приведенным в лицензионном договоре, не подтверждены ни одним письменным документом.

При этом возражения ответчика по поводу того, что сам истец уклонился от внедрения программы "3Card-R", истец не опровергает.

Однако поскольку в обоснование своих требований истец по настоящему делу не ссылался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по другому, заключенному между сторонами спора договору (на внедрение программного обеспечения), не заявлял требований о его расторжении, суд не находит оснований для высказывания суждений по поводу того, как произведено исполнение договора на внедрение программы сторонами спора.

Нарушение некоторых из условий договора нельзя расценивать как инфракцию. Поэтому наступает совершенно другая ответственность. Если спор возник из-за того, что лицензиат использовал произведение способом, не предусмотренным законом, либо на территории, не предусмотренной договором, его действия необходимо расценивать как нарушение исключительного права.

Итак, одной из очевидных ситуаций, когда уместно говорить об инфракции, следует назвать неуплату вознаграждения. То есть неисполнение либо ненадлежащее исполнение лицензиатом обязательства по уплате вознаграждения является нарушением существенного условия возмездного договора.

В п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъясняется, что согласно п. 4 ст. 1237 Гражданского кодекса РФ при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора. При этом указанное право на односторонний отказ от лицензионного договора и на возмещение причиненных его расторжением убытков не зависит от продолжительности допущенной просрочки. Норма, в соответствии с которой лицензиар вправе односторонне расторгнуть договор о предоставлении права использования авторского произведения "при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный договором срок вознаграждения за предоставление права использования", является специальной, исключительной. Поэтому, как и любые исключительные нормы права, она должна толковаться ограничительно. В частности, это означает, что она может быть применена только при невыплате вознаграждения (а не при просрочке его выплаты); причем имеется в виду вознаграждение целиком, а не какая-либо его отдельная часть.

Пунктом 5 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ определен специальный способ защиты прав прежнего правообладателя при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (в случае, если исключительное право перешло к его приобретателю: прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков.

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Эффективность внедоговорных мер ответственности заключается не только в установлении более жестких последствий нарушения и диверсификации применимых к нарушителям гражданско-правовых мер, но и в возможности воспользоваться мерами ответственности, установленными другими законами, т.е. прежде всего законами об уголовной и об административно-правовой ответственности.