Правовая характеристика объектов патентного права

Мы полагали, что подобные ситуации будут исключены только при использовании нормы, предложенной нами в ст. 997 ГК: при невозможности соразмерить вклад автора и работодателя в создание служебного объекта промышленной собственности за автором признается право на половину выгоды, которую получил или должен был получить работодатель.

Она почти дословно вошла в п.4 ст. 10 действующего Патентного закона РК.

Большое внимание в республике уделяется гарантированное и защищенности провозглашенного в Общей части Гражданского кодекса права интеллектуальной собственности.

Эта гарантированность обеспечивается и иными, кроме гражданского права, отраслями права, в частности административным и уголовным.

Пока отметим, подытоживая предыдущее изложение, что система правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в Казахстане в статической (нормативной и институциональной) своей части в основном построена и в динамическом, функциональном плане она нацелена на деятельность, позволяющую охватить все юридически значимые действия по любому объекту -- от оформления прав до их защиты.

2. Правовая характеристика объектов патентного права (промышленной собственности)

Законодательство, посвященное охране отдельных видов объектов интеллектуальной собственности, представляет собой достаточно большой массив нормативных правовых актов разного ранга. Процедурные, административно-правовые, уголовно-правовые нормы призваны создать условия для появления и реализации, гражданских прав на объекты интеллектуальной собственности.

В отличие от объектов интеллектуальной собственности, права на которые возникают с момента придания им объективной формы (авторские и смежные права, топологии интегральных микросхем), объекты промышленной собственности требуют специального признания прав на них уполномоченными государственными организациями. То есть необходимо выполнение формальностей, процедуры, завершающейся таким признанием. Без этого прав на объект или самого объекта не возникает. Вместе с тем все формальности как отношения относятся по правовой принадлежности не к гражданскому, а к административному праву, так как авторы и заявители не имеют права на их изменение в договорном порядке.

В то же время именно благодаря этим процедурам правопритязание, выраженное лицом, скажем, в заявке на получение патента на изобретение, становится яснее, а это в свою очередь позволяет отличить данный конкретный объект промышленной собственности от иных сходных. Поэтому процедурные, административные действия помогают появиться и конкретизироваться будущему гражданскому праву, а потому не могут игнорироваться вообще.

2.1 Изобретения как объект патентного права

Понятие и критерии патентоспособности

Ключевым и основным объектом промышленной собственности является изобретение.

В литературе встречается огромное количество определений изобретения. Все точки зрения можно разделить по признаку широты охвата термином "изобретение" разнородных объектов.

Существует, по нашему мнению, широкое и узкое понимание изобретения. Первое понимание довольно распространено в литературе, второе же более близко к нормативной интерпретации. В частности, по мнению А.П. Сергеева, изобретением в патентном праве признается "всякий достигнутый человеком творческий результат, суть которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности" [15, с.355].

Авторы учебного пособия "Патентоведение" (В.А. Рясенцев и др.) определяют данный объект как "итог большой целеустремленной творческой работы, направленной не решение известной задачи" [18, с.66].

Законодательное понятие во всех странах строже и конкретнее. Так, по законодательству Франции к изобретениям относятся технические решения в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и т.д. [13, с.45].

В советском законодательстве изобретение официально определялось как "новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект".

Возможность использования этого выражения в нормативных актах была предметом жарких споров в период разработки нового патентного законодательства. Предлагался совершенно иной подход к нормативному отражению понятия изобретения. Так, ст. 6 действующего Патентного закона РК (ст. 5 Патентного Закона РК от 16 июля 1999 года) устанавливает:

1. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники.

Сведения об уровне техники включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в сведения об уровне техники включаются также при условии их более раннего приоритета поданные в Республике Казахстан другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных) и запатентованные в Республике Казахстан изобретения и полезные модели.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

2. В качестве изобретения охраняются технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также применению известных продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению.

3. Не признаются изобретениями:

1) открытия, научные теории и математические методы;

2) методы организации и управления хозяйством;

3) условные обозначения, расписания, правила;

4) правила и методы выполнения умственных операций, проведения игр;

5) программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые;

6) проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;

7) предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий;

8) предложения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

4. Не признается обстоятельством, влияющим на патентоспособность изобретения, публичное раскрытие информации, относящейся к изобретению, заявителем (автором) или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно эту информацию, включая демонстрацию изобретения в качестве экспоната на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории государства - участника Парижской конвенции, при условии, что заявка на изобретение подана не позднее шести месяцев с даты его раскрытия или помещения на выставке. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе. [5].

То есть определение изобретения дается, но делается это довольно своеобразно -- через перечисление его признаков. Следует отметить, что такой прием применяется в законодательстве многих развитых стран, и он помогает избежать упреков, адресовавшихся воспроизведенному нами выше легальному определению изобретения в советском праве.

Позже, в период написания Особенной части ГК РК, снова возникла необходимость дать легальное определение изобретения. В пользу такой необходимости говорили, прежде всего, соображения логичности текста закона. Ведь другим объектам -- полезным моделям и промышленным образцам -- в Патентном законе 1999 г. были даны законодательные определения. Возникал вопрос, почему изобретения следовало определять только через критерии патентоспособности?

В итоге ст. 991 ГК РК определяет, что изобретением, которому предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, являющееся новым, имеющее изобретательский уровень и промышленно применимое [4].

Мы полагаем, что с таким определением восторжествовала законодательная целесообразность и получен еще один важный инструмент для проведения отличия изобретений от иных творческих решений.

Аналогичной нормы в гражданских кодексах других стран СНГ нет. Это также означает, что гражданское законодательство нашей страны понимает изобретение своеобразно, в узком смысле, как техническое решение задачи.

Таким образом, с учетом изложенного, мы склонны определить изобретение как относящееся к любой отрасли человеческих знаний техническое решение задачи, обладающее новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью.

Среди конкретных объектов, могущих быть объектами изобретений, действующий Патентный закон РК 1999 г. в ст. 5 называл устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Наибольшее количество патентов выдается на устройство, способ и вещество. Соотношение количества охранных документов внутри данной группы объектов примерно одинаково.

Пункт 7 Инструкции по составлению, подаче и рассмотрению заявки на выдачу предварительного патента и патента на изобретение и заявки на выдачу патента на полезную модель от 28 декабря 1999 г. (Патентная инструкция РК 1999 г.[19]) относит к устройствам конструкции и изделия.

Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);

- наличие связи между элементами;

- взаимное расположение элементов;

- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

- форма выполнения связи между элементами;

- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;

- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента.

Примером устройства как объекта изобретения может служить изобретение, названное авторами "Устройство для плазменной резки металлов". Оно представляет собой высокоэффективное устройство для резки металла, особенно актуальное для изношенных конструкций, прожигания отверстий, резки под водой. Изобретение усовершенствует выходной электрод данного устройства, а именно - его анодную вставку. Выходной электрод перестает быть монолитным, и за счет этого сокращаются тепловые потери при охлаждении и повышается коэффициент полезного действия.

Другим примером может служить запатентованное изобретение "Устройство для предпосевной обработки почвы". По сравнению с ранее известным устройством такого же назначения оно менее металлоемко (450 кг против 1320 кг), обеспечивает сплошное пространственное воздействие режущих ножей на почву по всему объему глыб и комков [20, с.187].

К способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения действий над материальным объектом с помощью материальных объектов.

Для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;

- порядок выполнения таких действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);

- условия осуществления действий, режим;

- использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, клеток растений и животных.

Например, выдан патент на "Способ обработки топливовоздушной смеси двигателя внутреннего сгорания". По сравнению с известным способом данный позволяет максимально размельчить частицы топлива в воздушной среде, гомогенизировать смесь, достигая максимального испарения смеси и увеличения КПД двигателя на 15-20%.

По Патентной инструкции РК 1999 г. (п.9) к веществам как объектам изобретения относятся:

- индивидуальные химические соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и продукты генной инженерии (рекомбинантные нуклеиновые кислоты, векторы и т.п.);

- композиции (составы, смеси);

- продукты ядерного превращения.

Примером патента на вещество, выданным Казпатентом, является "Катализатор для комплексной очистки выхлопных газов автотранспорта". Катализаторы как объекты патентов очень распространены, но предложенный, за счет дополнительного содержания марганца и металла церия, обеспечивает повышенную активность в процессе очистки выхлопных газов [20, с.187].

С учетом практики применения прежнего Патентного закона действующий Закон в ст. 6 уточнил перечень изобретений. В число объектов изобретений внесены "штаммы микроорганизмов, клеток растений и животных".

Смысл предложенных изменений в том, что непонятное, пришедшее из советских времен выражение "культуры клеток растений и животных" заменено на указание на сами клетки, фактически являющиеся объектами соответствующих изобретений и представленные, как и микроорганизмы, своими штаммами, то есть образцами.

В соответствии с Патентной инструкцией РК 1999 г. к штаммам микроорганизмов, клеток растений и животных как объектам изобретения относятся:

- индивидуальные штаммы микроорганизмов (бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводоррслей, микроскопических грибов и т.п.);

- индивидуальные культуры клеток растений и животных, в том числе клоны клеток;

- консорциумы микроорганизмов, культур клеток растений и животных.

Примером может послужить изобретение "Штамм дрожжей Saccharomyses cerevisiae № 4-1 для производства хлебопекарных дрожжей". Изобретение относится к пищевой технологии и представляет собой новый штамм, используемый для производства хлебопекарных дрожжей. Штамм отличается высокой ферментативной активностью при выращивании даже в инфицированных средах и хорошими хлебопекарными свойствами.

К применению известных ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению как объекту изобретения относится их использование в соответствии с иной предназначенностью.

К применению по новому назначению приравнивается первое применение веществ (природных и искусственно полученных) для удовлетворения общественной потребности, т.е. установление утилитарного назначения природных веществ, веществ, полученных в эксперименте, отходов производства и т.д., для которых такое назначение не было определено.

Для характеристики применения известных ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению используются краткая характеристика применяемого объекта, достаточная для его идентификации, и указание этого нового назначения.

Например, запатентованное изобретение "Регулятор роста растений" предполагает применение известного лекарственного средства фурацилина в качестве регулятора роста растений. Оно повышает всхожесть семян и защиту их от плесневой микрофлоры, расширяя тем самым арсенал средств воздействия на растения [20, с.188].

На практике перед экспертизой Казпатента часто возникают вопросы возможности отнесения отдельных заявляемых на получение патента решений к изобретениям.

Объединяющим признаком объектов, не признаваемых в качестве изобретений, а это, в частности, научные теории и математические методы; методы организации и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топологии интегральных микросхем; сорта растений и породы животных; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, является их нетехнический характер.

Сам перечень таких объектов, имевшийся в Патентном законе 1992 г., в действующем Патентном законе расширен указанием на открытия, чем окончательно отказано в патентной защите этим объектам. Вместе с тем из перечня исключены указания на сорта растений и породы, животных ввиду принятия 13 июля 1999 г. Закона об охране селекционных достижений с патентной защитой новых сортов растений и новых пород животных.

Непризнание перечисленных решений не означает, что они вообще не охраняются. Охрана многим из них предоставляется, только не Патентным законом, а другими правовыми актами, посвященным иным объектам интеллектуальной собственности. К примеру, все перечисленные выше непатентоспособные объекты интеллектуальной собственности охраняются Законом об авторском праве РК. Исключения составляют решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

По состоянию на 1 января 2010 г. Казпатентом было вынесено 65 решений об отказе в выдаче предварительного патента. Из них к математическим методам было отнесено 44, к теориям и гипотезам - 2, к методам организации и управления -- 7, к правилам -- 5, к алгоритмам -- 2, к схемам планировки -- 1. Противоречащими общественным интересам, принципам гуманности и морали были признаны 4 заявки [11].

Как мы уже отметили, базовым среди объектов патентного права объектом является изобретение, характеризуемое "полным набором" критериев патентоспособности -- новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью.

Гражданско-правовой интерес к данному критерию патентоспособности такой же, как и к двум остальным, -- техническое решение, не обладающее новизной не признается изобретением, на него не выдается патент, и оно не становится особым объектом имущества. Конечно, при этом неновое техническое решение может оставаться объектом гражданского права вообще, например, расцениваться как произведение технической науки -- объект авторского права.

Новизна как важнейший и необходимый критерий патентоспособности изложен, но не раскрыт в ст. 992 ГК РК. Его конкретизация содержится в ст. 6 Патентного закона РК 1999 г., а также в Патентной инструкции РК 1999 г.

Изобретение считается новым, если оно не известно из сведений об уровне техники.

Такое понимание новизны принято в патентных законах всех стран СНГ, воспринято из законов развитых стран, но длительное время на просторах Союза ССР господствовало другое понимание новизны. Более того, за короткое время, примерно за неполные 10 лет, в понимании критерия новизны произошли существенные изменения.

Отправным моментом для отслеживания данных изменений является Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г., пункт 21 раздела III которого устанавливал, что "решение признается новым, если до даты приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта в СССР или за границей для неопределенного круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление" [21, с.20].

Как видно из приведенного, для уяснения новизны по этой норме требовалось наличие ряда моментов, в свою очередь требующих уточнения. В частности, на практике вызывали вопросы, споры и упреки в неясности решения такие моменты, как "сущность технического решения", "тождественные решения", "неопределенный круг лиц", узнавших про изобретение насколько хорошо, что этот круг людей мог уяснить сущность изобретения, и множество других.

Как и прежде, документом, отражающим новизну изобретения, при оформлении прав является формула изобретения, а именно -- ее независимый пункт.

Изобретение не обладает качеством (не отвечает критерию) новизны, если в уровне техники обнаружено средство, имеющее признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения, предложенного заявителем. Если заявленное изобретение относится к применению устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, то оно не признается соответствующим условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же устройства, способа, вещества, штамма по указанному заявителем назначению [22, с.10]. Для определения новизны некоторых заявок эксперты Казпатента на сегодняшний день посредством Интернета в полной мере пользуются мировыми патентными информационными фондами различных национальных ведомств и специализированных организаций.

Отметим также важность учета даты, с которой соответствующие источники считаются общедоступными. Например, датой, определяющей включение депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов, считается дата их депонирования, а для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций -- дата их поступления в библиотеку.

Соответственно, до указанных дат и совершения действий (депонирование, передача) данные источники не обладали признаком общедоступности, хотя они и были уже источниками определенного вида. То есть какой-либо вид источника информации становится общедоступным только с определенной в Инструкции или Правилах даты.

Изобретательский уровень

Следующим критерием для получения изобретением свойства охраноспособности является изобретательский уровень.

Статья 6 Патентного закона РК устанавливает, что изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Аналогичная норма есть в ст. 4 Патентного закона РФ, а также в патентных законах всех стран СНГ.

Ее появление является еще одним подтверждением стремления новых стран к построению системы патентования, аналогичной по требованиям системам развитых стран и региональных патентных конвенций, применяющих данный критерий значительное время [23, с.8].

Для создания изобретения, отвечающего требованию "изобретательского уровня", одной эрудиции мало, необходимо проявить более высокий уровень творчества.

Патентоспособное изобретение должно быть не просто новым, не известным из уровня техники, но и не должно следовать из него явным образом для специалиста.

Показателен в этом отношении пример из практики Казпатента.

Изобретатели К. и И. подали 4.01.1993 г. заявку на изобретение "Способ обработки воды и водных систем внешним физическим силовым воздействием" и получили предварительный патент Казахстана за № 2634.

Гражданин Н. (далее - заявитель) подал возражение на выдачу указанного патента по мотиву отсутствия у запатентованного изобретения критерия "изобретательский уровень". В подтверждение своих доводов заявитель в качестве источников, входивших в уровень техники на дату приоритета изобретения К. и И. и содержащих признаки, совпадающие с признаками горного изобретения, привел два авторских свидетельства СССР на изобретения с одинаковыми названиями "Способ обессоливания нефти".

Заявитель также провел сравнительный анализ отличительных признаков, входящих в формулы рассматриваемого и противопоставляемого изобретений.

Апелляционная коллегия провела проверку новизны и изобретательского уровня в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения по предварительному патенту №2634 и противопоставленных авторских свидетельств.

Было установлено, что техническим результатом изобретения является интенсификация процесса и улучшение качества обессоливания.

Как в способе по предварительному патенту, так и в противопоставленном способе по авторским свидетельствам, технический результат достигается за счет дегазации водных растворов под воздействием низкочастотных колебаний.

Разница в достижении технического способа сводилась только к источнику генерирования низкочастотных колебаний. При этом авторам предварительного патента не удалось доказать, что колебания, генерируемые иными источниками, чем предложенные ими, не позволяют достичь указанного технического результата.

На этом основании Апелляционная коллегия признала несоответствие способа по предварительному патенту № 2634 критерию патентоспособности изобретения "изобретательский уровень" и решила аннулировать указанный предварительный патент [20, с.184].

При известных методах решения технической проблемы и изобретение будет, безусловно, патентоспособным, если оно носит неожиданный характер в части получения результата. Наоборот, слабый по неожиданности результат может быть причиной аннулирования патента.

В этой связи требует уточнения фигура того, кто способен оценить изобретательский уровень - специалиста. В законодательстве и литературе разных стран параметры специалиста трактуются по-разному.

В российских экспертных кругах и литературных источниках преобладает мнение, что нельзя понятие "специалист" сужать до "специалиста в данной области техники", ведь при оценке изобретательского уровня заявленного могут быть привлечены любые общедоступные до даты приоритета знания, относящиеся к любым областям науки и техники.

Мы полагаем, что так же правы те, кто считает, что "специалист" -- это лицо, способное понять сведения из уровня техники, к какой бы области они ни относились. Отсюда следует еще один важный вывод -- те или иные сведения из уровня техники не обязательно должны быть понятны любому лицу, но понятны специалисту.

Говоря об изобретательском уровне, как о качестве изобретения, и оперирируя при этом наиболее масштабными категориями, следует признать, что созданное изобретение должно вносить свой заметный вклад в научный и технический прогресс, на определенный шаг двинуть вперед все техническое познание человечества.

К такому пониманию законодательство нашей страны и ряда стран СНГ пришло не сразу, и пройденный путь позволяет правильнее понять положения современного законодательства в ном достаточно сложном вопросе.

До безусловного введения патентной формы охраны, в Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях данного признака не было. Советское изобретательское право знало другой признак для оценки вклада каждого изобретения в развитие техники -- "существенные отличия". Он был призван выразить степень прогрессивности, качественный уровень изобретения.

Новизна и изобретательский уровень как критерии патентоспособности имеют некоторые сходные черты. Как видно из нормативного определения критериев изобретательского уровня и новизны, общим для них, отправным, базовым для определения наличия или отсутствия моментом является уровень техники. Его понимание для определения обоих критериев одинаково - это состояние техники на дату приоритета изобретения.

А вот операции с уровнем техники при поисках новизны и изобретательского уровня экспертизой ведомства производятся разные и в этом различие двух критериев. Разница заключается в следующем:

- при определении новизны из уровня техники выявляются аналоги и сравнение заявленного производят с каждым из аналогов;

- для вывода об отсутствии новизны достаточно одного источника информации;

- при определении изобретательского уровня выявляется наиболее близкий аналог, определяется отличие от него заявленного решения, выявляются иные решения, совпадающие с отличительными признаками заявленного;

- для вывода об отсутствии критерия может быть привлечено несколько источников информации (подпункт 6 п. 101 Патентной инструкции РК) [19].

Такой подход характерен для патентных законов абсолютного большинства стран мира.

Таким образом, как мы установили ранее, Патентная инструкция РК предусматривает проведение проверки изобретательского уровня после достижения убежденности экспертизы в промышленной применимости и новизне изобретения. При этом объектом исследования является изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы.

Далее, происходит процесс поиска наличия или отсутствия изобретательского уровня. По нашему мнению, подходы и приемы этого процесса поддаются классификации. Можно выделить процессы, а ввиду наличия логической очевидности они же -- этапы, поиска критерия:

а) сравнение заявленного изобретения с типичными ситуациями, называемыми на языке патентных экспертов "негативными" и "позитивными" правилами;

б) исследование критерия по общей методике.

При исследовании на первом этапе как бы подключается весь предыдущий мировой опыт экспертизы данного критерия, выявивший наиболее типичные случаи как отсутствия, так и наличия искомого критерия.

Пункт 101 Патентной инструкции РК устанавливает так называемые "негативные" и "позитивные" правила.

При обнаружении заявленного изобретения в негативных случаях делается вывод об отсутствии, а при его попадании в число позитивных -- о наличии критерия изобретательского уровня.

Промышленная применимость

Следующим критерием патентоспособности является промышленная применимость изобретения.

Ст. 6 Патентного закона РК, устанавливая промышленную применимость как необходимый признак патентоспособности, поясняет, что изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Аналогичная норма закреплена в ст. 4 Патентного закона России, а также в патентных законах всех стран СНГ.

Включение данного критерия и идентичность редакции его изложения является еще одним показателем стремления бывших советских республик к построению современной патентной системы. Он воспринят из патентных законов развитых стран, долгое время использующих данный критерий.

Если современные критерии новизны и изобретательского уровня изобретений в значительной степени несут в себе элемент преемственности аналогичных положений из советского законодательства, то критерий "промышленная применимость" является совершенно новым, не известным для советского законодательства.

Можно констатировать, что современное понимание промышленной применимости ориентировано на весь мировой рынок, а не на его определенный национальный сегмент. Именно рынок, рыночный интерес управомоченного лица (автора, заявителя, правопреемника), а не государство в лице патентного ведомства определяет теперь востребованность изобретения, а именно -- его промышленную применимость.

При современном понимании промышленной применимости исчезла необходимость охранять только лучшие, отличные от прототипов изобретения. Это объясняется возможностью самых разных мотивов для патентования -- от желания удовлетворить свои личные амбиции и научную любознательность до интересов конкурентной борьбы. Ведь можно патентовать изобретение, которое заведомо слабее прототипа, только из нежелания заключать лицензионный договор с обладателем патента на прототип. Из-за дороговизны лицензии на прототип можно надеяться на возможность реализации прав на менее эффективное, но более дешевое изобретение.

Таким образом, современные патентные законы, и Патентный закон РК в том числе, не дают оснований ни для проверки наличия у изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, ни для оценки наличия общественной потребности в данном средстве, т.е. целесообразности использования изобретения как такового, ни для определения характера и возможных масштабов использования, а предполагают лишь проверку принципиальной пригодности изобретения для использования в какой-либо из отраслей деятельности [15, с.48].

Проверка на соответствие изобретения критерию промышленной применимости осуществляется экспертом патентного ведомства и сводится к установлению выполнения заявителем трех условий, содержащихся в п. 99 Патентной инструкции:

- в материалах заявки содержится указание назначения заявленного объекта изобретения (можно короче назвать этот признак "указание назначения");

- в первоначальных материалах заявки или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета, описаны средства и методы, с помощью которых изобретение может быть осуществлено (для краткости -- "условие осуществимости");

- доказана возможность реализации указанного назначения в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы (кратко -- "возможность реализации").

Дальнейшие действия экспертизы в Патентной инструкции не конкретизированы, но их последовательность сложилась в результате практической деятельности патентных ведомств многих стран [15, с.374].

2.2 Полезные модели как объект патентного права

Понятие и критерии патентоспособности полезной модели

Статья 7 Патентного Закона относит к полезным моделям конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (устройство).

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из сведений об уровне техники.

Сведения об уровне техники включают ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, сведения об их применении в Республике Казахстан, а также при условии их более раннего приоритета поданные в Республике Казахстан другими лицами заявки на полезные модели и изобретения (кроме отозванных) и запатентованные в Республике Казахстан полезные модели и изобретения того же назначения.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть практически использована.

Не признается обстоятельством, влияющим на новизну полезной модели, публичное раскрытие информации, относящейся к полезной модели, ее заявителем (автором) или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно эту информацию, включая демонстрацию полезной модели в качестве экспоната на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории государства - участника Парижской конвенции, при условии, что заявка на полезную модель подана не позднее шести месяцев с даты ее раскрытия или помещения на выставке. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе [5].

В качестве полезных моделей не охраняются решения, относящиеся к объектам, указанным в пункте 3 статьи 6 Патентного Закона.

Не признаются изобретениями:

1) открытия, научные теории и математические методы;

2) методы организации и управления хозяйством;

3) условные обозначения, расписания, правила;

4) правила и методы выполнения умственных операций, проведения игр;

5) программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые;

6) проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;

7) предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий;

8) предложения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали [5].

Полезная модель является новым не только для казахстанского и российского, но и для права всех стран СНГ объектом, хотя для развитых стран данный объект знаком довольно продолжительное время.

Законодательство об охране полезных моделей зародилось в Германии более ста лет назад, где в 1891 г. был принят первый в мире закон о данных объектах. Уже в то время он трактовался как техническое решение, объект, наиболее близкий к изобретению, имеющий, однако, более узкую сферу применения. К концу 1998 г. в Германии насчитывалось уже 104313 регистрированных полезных моделей, сохранявшихся в силе [13, с.279].

По распространенному в российской патентно-правовой литературе мнению многие из национальных законодательств зарубежных стран, несомненно заимствовали основные черты современной немецкой системы охраны полезных моделей.

Этот объект назван в качестве охраняемых в Парижской конвенции.

По состоянию на 1998 г. охрана полезных моделей осуществлялась в 64 странах мира. Из 18 стран-участниц Европейской патентной конвенции охрана полезных моделей предусмотрена в 12 странах.

Среди стран, не предоставляющих подобную охрану, находятся США, Канада, Великобритания, Швеция, однако в целом сохраняется тенденция расширения количества стран, предоставляющих такую охрану.

Термин "полезная модель" можно считать родовым по отношению к терминам "малый патент" (Австралия), "полезное новшество" (Малайзия), "свидетельство о полезности" (Франция), "краткосрочный патент " (Бельгия) [13, с.139].

Существует двоякое понимание сущности полезной модели. В узком смысле к полезной модели относятся только объекты, имеющие пространственную структуру, а в широком -- практически все объекты, относящиеся к изобретениям, то есть устройство, способ, вещество.

В Казахстане и России законодательно внедрено узкое понимание, позволяющее обеспечить охрану максимального количества созданных решений, т. к. по статистике на долю конструктивных решений приходится максимум заявок. Согласно п. 1 ст. 5 Патентного закона РФ и п. 1 ст. 7 Патентного закона РК к полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (устройство).

Отметим для сравнения, что по законодательству Китая полезной моделью может быть "новое техническое решение, относящееся к форме, структуре, при сочетании этих двух элементов продукта, пригодного для практического использования". Не совсем категорично, но все же можно утверждать, что такая формулировка имеет в виду в качестве объекта полезной модели конструктивные решения, а не способы или вещества [13, с.142].

Как видно из приведенного, из всех возможных объектов изобретения объектом полезной модели может быть только устройство ("конструктивное выполнение"), но никак не вещество или способ.

В качестве полезной модели охраняются обычно производственная аппаратура, изделия, предметы производства, устройства, компоновка изделий, а также их части. Могут охраняться так же, как полезная модель, форма и расположение частей изделия, выполняющие технические функции электрические схемы.

Приведем примеры из практики Казпатента.

Изобретатель К. получил 15 июля 1998 г. патент на полезную модель "Хлебопекарная печь "Руст-1", относящуюся к печам, предназначенным для выпечки хлебобулочных изделий различного ассортимента, в том числе национальных сортов. Печь особенно удобна в малонаселенных пунктах, где не требуется большого количества печеного хлеба.

По сравнению с прототипом "Руст-1" обеспечивает высокое качество продукции за счет поддержания постоянной температуры в пекарной камере, а также повышения производительности и затрат ручного труда за счет использования электрического привода для карусельного пода [20, с.194].

Для получения патентной охраны полезной модели достаточно двух из трех критериев патентоспособности изобретения -- новизны и промышленной применимости. Для полезной модели не требуется изобретательского уровня, то есть явной неочевидности, неизвестности данного технического решения для специалиста, знающего уровень развития техники ("уровень техники") в данной области.

Требования законодателя к полезной модели, по нашему мнению, очень удобны для заявителей и позволяют заинтересованным лицам получить быстро (не требуется глубокой экспертизы) и дешево (меньший, чем для изобретений размер пошлин) полноценный патент на несложные технические решения. Охрана полезных моделей способствует первым шагам инновационной деятельности, успешность которых стимулирует дальнейшее техническое творчество.

Это показывает наглядно наиболее предпочтительную сферу использования полезных моделей - малый и средний бизнес, развитию которых уделяется в настоящее время значительное внимание во всех странах, включая Казахстан.

Особенно хорошо достоинства полезных моделей поняли в Китае, где они являются наиболее популярной формой охраны технических новшеств. За 18 лет после принятия Патентного закона этой страны было выдано более 261813 патентов на эти объекты [13, с.143].

Развитые страны озабочены перспективами развития полезных моделей. В 1995 г. Комиссия Европейского сообщества опубликовала Зеленую книгу об охране полезных моделей, в которой указывалось, что наличие охраны этих объектов в одних странах и отсутствие в других может воспрепятствовать свободе конкуренции. В связи с этим предлагалось ввести на территории всех стран ЕС простую недорогую форму охраны несложных технических решений, которая отвечала бы интересам индивидуальных изобретателей, а также малых и средних предприятий.

Обзор норм ГК РК и Патентного закона показывает, что отличием полезной модели от изобретения является то, что:

во-первых, полезная модель есть не любое техническое решение, а только относящееся к типу устройств;

во-вторых, к полезной модели не предъявляется требований изобретательного уровня. Являясь, как и другие объекты интеллектуальной собственности, результатом изобретательской творческой деятельности, в то же время она воплощает меньшую ее степень, чем у изобретения;

в-третьих, у полезной модели меньший, чем у изобретения, срок охраны. Это обстоятельство отражается, прежде всего, на сроках действия охраны полезных моделей, составляющих, как правило, 3--10 лет. В Казахстане длительность охраны составляет 5 лет с возможностью продления этого срока еще на три года, а в России выдается свидетельство сроком на 5 лет, также с возможностью его продления на три года.

Можно выделить три разновидности охраны полезных моделей. Первая из них предоставляет права, аналогичные обычным патентам на изобретения, но на более короткий срок (краткосрочные патенты). Эта форма характерна для Франции, Нидерландов, Ирландии, Бельгии, Словении.

Вторая разновидность охраны предоставляется только трехмерным изобретениям с заниженными требованиями по изобретательскому уровню. Так принято в Греции, Испании, Португалии, Италии, Финляндии.

Для третьей разновидности также характерны заниженные требования по изобретательскому уровню, но без ограничения охраны рамками трехмерных изобретений. Такое положение существует в Германии, Дании, Австрии [24,с.22].

В соответствии со ст. 7 Патентного закона РК полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии со ст. 23 Патентного закона РК в ходе формальной экспертизы по заявке на полезную модель проверяется наличие необходимых документов и выполнение установленных к ним требований, устанавливается дата подачи заявки, возможность отнесения заявленного предложения к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, а также проверяется единство полезной модели.

Таким образом, кроме установления наличия и чистоты оформления документов на этой стадии, эксперт Казпатента должен, прежде всего, убедиться, что он имеет перед собой заявку на патентование полезной модели и, соответственно, заявитель также имел в виду именно данный объект промышленной собственности.

Патентная инструкция РК в п. 124 содержит требования, раскрывающие особенности полезной модели как конструктивного выполнения средств производства и предметов потребления. Это, в частности:

- наличие конструктивного элемента;

- наличие связи между элементами;

- взаимное расположение элементов;

- форма выполнения элементов или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

- форма выполнения связи между элементами;

- параметры и другие характеристики элементов и их взаимосвязь;

- материал, из которого выполнены элементы или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента.

Для констатации наличия полезной модели не обязательно, чтобы приведенный выше перечень признаков присутствовал бы в полном виде. Достаточно одного или нескольких признаков. В частности, последний признак -- материал, из которого выполнены элементы или устройство в целом, применим как полноценный самостоятельный для констатации наличия объекта полезной модели признак, хотя в данном случае отсутствует "конструктивный характер".

Как видно из приведенного, критерии патентоспособности полезной модели на этапе экспертизы заявки не исследуются, и в этом особенность охраны полезной модели. Эти критерии устанавливаются в совершенно иных условиях. Такая же позиция характерна для патентных законов многих стран.

Пункт 185 (3) Патентной инструкции устанавливает, что вопрос о соответствии полезной модели условиям патентоспособности исследуется в случаях, предусмотренных ст. ст. 29--33 Патентного закона РК. В свою очередь, ст. 29 предусматривает случаи оспаривания охранного документа, в том числе и по мотиву несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным Патентным законом.

Статья 33 Патентного закона устанавливает категории судебных споров по поводу прав промышленной собственности, в том числе споры о правомерности выдачи охранного документа.

Таким образом, изучение указанных статей показывает, что критерии патентоспособности полезных моделей, установленные в ст. 7 Патентного закона -- новизна и промышленная применимость, в момент выдачи патента на промышленный образец не исследуются, а проверяются только в случае оспаривания выданного патента.

Тем не менее, возможны случаи, когда новизна и промышленная применимость полезной модели становятся предметом пристального рассмотрения.

Полезная модель признается в таких случаях новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Данное определение показывает, что условия новизны полезной модели и изобретения не совпадают полностью. Вспомним, что изобретение считается новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники (ст. 6 Патентного закона РК).

Принятие в расчет при определении новизны только существенных признаков решения показывает, что остальные возможные признаки не берутся в расчет. Эти принимаемые в расчет признаки должны выражаться в формуле полезной модели так, чтобы была возможность их идентифицирования, т.е. однозначного понимания специалистом их смыслового содержания на основании известного уровня техники (п. 140 Патентной инструкции).

В связи с этим для полезных моделей сужается само понимание уровня техники. В соответствии со ст. 7 Патентного закона сведения об уровне техники включают ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, сведения об их применении в Республике Казахстан, а также, при условии их более раннего приоритета, поданные в Республике Казахстан другими лицами заявки на полезные модели и изобретения (кроме отозванных) и запатентованные в Республике Казахстан полезные модели и изобретения того же назначения.

Промышленная применимость

Следующим из двух критериев патентоспособности полезной модели является промышленная применимость, понимаемая в ст. 7 Патентного закона РК как возможность практического использования.

Налицо различие в текстуальном выражении данного критерия по изобретениям и полезным моделям. Вспомним, что по ст. 6 Патентного закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В то же время нам представляется, что такое различие носит чисто редакционный характер и вызвано соображениями законодательной экономии и текстовой привлекательности принимаемых законов.

Конкретизация данного критерия содержится в п. 185 Патентной инструкции. Охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей критерию промышленной применимости, если:

- в заявке, на основании которой выдан патент, указано конкретное назначение полезной модели как средства производства или предмета потребления либо их составных частей или это назначение прямо следует из названия полезной модели или из формулы;

- при выполнении полезной модели в соответствии с каждым пунктом формулы, отвечающим требованию идентифицирования, действительно реализуется указанное назначение;

- имеются известные на дату приоритета или описанные в заявке средства и методы, позволяющие осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в любом из пунктов формулы.

Практическое значение данного признака таково, что если разработчик какого-либо устройства убедился, что оно может быть использовано, может смело начинать процедуры патентования, будучи убежденным в стопроцентной гарантии получения патента, который в течение 5 лет, а при условии продления -- 8 лет будет надежно защищать его нисколько не хуже патента на изобретение.

Например, казахстанский изобретатель С. получил 15 февраля 1999 г. патент на полезную модель "Овощерезка". В качестве прототипа известна овощерезка по патенту СССР № 1699342, недостатком которой являются низкое качество резки овощей и неудобство пользования.

Технический результат казахстанской овощерезки -- овощи нарезаются ровной соломкой и не соскальзывают в процессе резки - достигается усовершенствованным расположением чаши для продуктов, наличием особого штыря и ножевой решетки с режущими элементами [20, с.199].

Большое значение для скорейшего получения охраны имеет правильное, без ошибок оформление заявочных документов, которые, как мы установили, являются объектом будущей формальной экспертизы.

Таким образом, условия получения патента на полезную модель просты, а преимуществ от обладания данным охранным документом довольно много. К сожалению, данные практические выгоды слабо учитываются заявителями Казахстана. Если за все время деятельности Казпатента с 1992 г. подано 15547 заявок на изобретения, то на полезные модели -- только 107, из них от национальных заявителей -- 99, от иностранных -- 8. Для сравнения, в Японии ежегодно регистрируется около 50 000, а в Южной Корее -- 10--12 тыс. полезных моделей.

Российские исследователи, озабоченные низкой динамикой роста числа заявок на патентование полезных моделей, полагают, что это происходит не по причине особенностей, присущих данному виду патентной охраны, а из-за отсутствия четко действующего механизма охраны прав патентообладателей. Разработчики полезных моделей и руководители предприятий считают возможность использования их разработок конкурентами неизбежным злом, с которым трудно бороться. Поэтому у них сложилось безразличное или скептичное отношение к патентованию своей продукции.

Практика по использованию полезных моделей в Казахстане только складывается. Нам неизвестны пока судебные дела по аннулированию регистрации патента на полезную модель. Российская практика по данным вопросам тоже на стадии становления, но уже сейчас специалисты с некоторым удивлением констатируют, что явочный характер выдачи свидетельства (а не патента), отсутствие экспертизы по такому сложному критерию, как изобретательский уровень, не принижают, а наоборот -- значительно повышают жизнеспособность охранного документа, а следовательно -- защищенность прав на полезную модель [25, с.50].

Свидетельство на полезную модель трудно аннулировать именно по причине отсутствия в ней критерия изобретательского уровня, который нетрудно оспорить в большинстве случаев. Достаточно одного нового признака, и полезная модель становится "непотопляемой". Потратив один день на проверку новизны полезной модели или заказав информационный поиск в патентном ведомстве или фонде, можно получить свидетельство, гарантированное почти на 100%.

Таким образом, насколько эффективно обладатель прав на полезную модель воспользуется изложенными нами выше преимуществами полезной модели зависит от него. Ведь объем прав как на изобретение, так и на полезную модель определяется совокупностью существенных признаков, изложенных в их формулах. При экспертизе изобретений эксперт патентного ведомства может поправить какую-либо ошибку, грозящую умалением объема охраны. При явочной форме выдачи патента на полезную модель в Казахстане и свидетельства в России патентные эксперты не проверяют существо полезной модели, поэтому заявитель должен надеяться только на себя. Совокупность указанных им существенных признаков должна быть оптимальной. Ошибки или небрежности (пропуски слов, лишние слова или неправильно расставленные запятые) их изложения в формуле могут дорого обойтись, так как отдельные признаки станут неработоспособными или невозможными в исполнении и конкурент легко обойдет охранный документ.