Лицензионный договор

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Основные структуры лицензионного договора

1.1 Понятие лицензионного договора

1.2 Содержание и регистрация лицензионного договора

Глава 2. Виды лицензионных договоров

2.1 Простая (неисключительная) лицензия

2.2 Исключительная лицензия

2.3 Отличие простой лицензии от исключительной

Заключение

Библиографический список

Приложение

ВВЕДЕНИЕ

Двадцать первый век, по праву, называют веком информационным и информационных технологий. Это определение относится ко всем государствам в том числе и России, и ко всему человечеству. Одним из главных показателей цивилизованности общества во все времена было и продолжает оставаться то, какое внимание уделяется в нем развитию науки, культуры и техники. От того на сколько выражен интеллектуальный потенциал общества, зависит, в конечном счете, и успех решения стоящих перед ним экономических проблем. Ведь экономическое развитие страны во многом предопределяется состоянием инновационной деятельности.

К примеру, создать новую модель техники или ее промышленный образец - это только полдела. Нужно еще внедрить изобретение в производство. Но, к сожалению, нередко бывает, что у предприятия - изобретателя на это нет денег. Зато другая организация готова начать принципиально новое производство, однако у нее нет возможности для того, чтобы самостоятельно разработать новые технологии. Выход из этой ситуации есть: заключить лицензионный договор. На его основании владелец патента, не имеющий средств для внедрения изобретения, может «продать» его другому предприятию, готовому использовать новинку в своей работе. При этом право собственности на патент остается у его владельца, а не переходит к пользователю.

С 1 января 2008 г. вступила в законную силу часть четвертая Гражданского кодекса РФ*(1). С полной уверенностью можно сказать, что структура части четвертой ГК РФ мало чем отличается от части второй. В частности, это касается и лицензионного договора.

Его особенность заключается в новизне не только для гражданского права в целом, но и для авторского права. Это связано с утратой юридической силы Закона "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 г. N 5351-1. Соответственно на смену авторскому договору пришел лицензионный. Для лицензионного договора характерна не только новизна, но и содержание в некоторых случаях особых условий. Примером может служить лицензионный издательский договор. Но в любом случае, какие бы особенности ни были присущи лицензионному договору, объектом которого является тот или иной результат интеллектуальной деятельности, в первую очередь на него распространяются условия ст. 1235-1237 Гражданского кодекса РФ, которые я и хотел бы рассмотреть в моей работе.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

1.1 Понятие лицензионного договора

В соответствии со ст. 1235 ГК РФ "по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах". Однако это определение законодательное. Должно быть и доктринальное. По общему правилу под договором в гражданском праве понимается соглашение двух или более сторон, направленное на возникновение, изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей. По мнению выдающегося российского ученого Д.И. Мейера, "договор представляет собой соглашение воли двух или нескольких лиц, которое порождает право на чужое действие, имеющее имущественный интерес"*(2). Г.Ф. Шершеневич писал: "Договором называется соглашение двух или более лиц, направленное к установлению, изменению или прекращению юридических отношений. Продукт воли нескольких лиц, называемых в настоящем случае контрагентами, договор является видом юридической сделки"*(3).

Известный российский правовед К.П. Победоносцев определил договор как "сознательное соглашение нескольких лиц, в котором все они совместно изъявляют свою волю для того, чтобы определить между собою юридическое отношение, в личном своем интересе по имуществу... Не всякое добровольное соглашение может быть признано договором, подходящим под действие законов гражданских, т.е. порождающим право на чужое действие, имеющее ценность в общежитии..."*(4).

По мнению В.И. Казанцева и В.Н. Васина, "гражданско-правовой договор является разновидностью сделки, а потому к нему применяются правила о дву- и многосторонних сделках. Понятие "договор" в гражданско-правовом смысле тесно сочетается с понятием "обязательство""*(5).

Все эти определения применимы также и к лицензионному договору.

Соответственно к нему применяются и правила доктринальной классификации договоров.

Лицензионный договор может быть:

консенсуальным (от лат. сonsensus - соглашение) - для совершения такого договора достаточно соглашения сторон;

двусторонним - права и обязанности возникают и у лицензиата и у лицензиара;

алегаторным (рисковым) - выгоды и потери контрагентов становятся известными только в момент наступления или ненаступления обусловленных обстоятельств; объект лицензионного договора весьма специфичен, невозможно предугадать принесет ли использование того или иного результата интеллектуальной деятельности прибыль или убытки;

безусловным - не связанным с какими-то особыми обстоятельствами;

каузальным - т.е. обусловленным какими-либо причинами;

срочным - заключаемым на определенный период (срок).

На первый взгляд лицензионные договора ничем не отличаются от других. Но все же имеются особенности, присущие только договорам в сфере интеллектуальной деятельности.

Одной из них является предмет. В гражданском праве под предметом договора понимается то, на что направлено какое-либо действие*(6). Соответственно предметом лицензионного договора, исходя из законодательного определения, является передача права использования результата интеллектуальной деятельности. Предмет является обязательным условием договора. При этом непременно следует указать результат интеллектуальной деятельности, на который передается право. Многие российские юристы считают, что термин "результат интеллектуальной деятельности" спорен. Так, например, В.Н. Васин и В.И. Казанцев пишут: "Результаты интеллектуальной деятельности (т.е. мыслительных способностей человека) могут быть самыми различными, и далеко не все они являются объектом гражданских прав. В связи с этим представляется более удачным термин "результат творческой деятельности". Творческая (интеллектуальная) деятельность имеет своим результатом создание каких-либо произведений творческого характера - науки, литературы, искусства, изобретений, товарных знаков, фирменных наименований и т.п., творец (создатель) которых приобретает на них исключительные права, именуемые в ГК РФ интеллектуальной собственностью" Коллектив кафедры гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского университета предложили следующий термин: "результат творческой деятельности"*(7). Между тем еще в начале XX в. существовал термин "результат творческой интеллектуальной деятельности", как представляется, незаслуженно забытый. Он наиболее точно отражает сущность объекта правовой охраны в сфере интеллектуальной собственности. В соответствии со ст. 1228 ГК РФ "автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат". Это означает, что результат интеллектуальной деятельности должен носить творческий характер. Творчество в общем смысле - процесс человеческой деятельности, в ходе которого создаются качественно новые материальные и духовные ценности. В современном русском языке слово "интеллект" означает "ум", "рассудок", "мыслительные способности человека"*(8).

Поэтому понятие "результат творческой интеллектуальной деятельности" можно раскрыть следующим образом: это уникальный, качественно новый, имеющий определенную ценность итог реализации мыслительных способностей конкретного лица. Иными словами, качественно новый, имеющий определенную ценность объект духовного мира, созданный в результате мыслительной деятельности человека.

1.2 Содержание и регистрация лицензионного договора

Согласно п. 6 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать:

1. предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2. способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Кроме того, существенным условием лицензионного договора является размер вознаграждения по лицензионному договору. В ГК РФ прямо предусматривается, что при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, которые обычно применяются, когда цена в договоре не указана, в данном случае не используются.

Кроме того, в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Устанавливается также, что срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если законом не предусмотрено иное. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

При составлении лицензионного договора необходимо также обратиться к Правилам государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных" (далее - Правила). Государственная регистрация договоров и изменений, перехода исключительного права без договора осуществляется при соблюдении следующих условий:

- договор составлен в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, а также товарного знака, знака обслуживания, охраняемых на территории РФ в соответствии с международными договорами Российской Федерации, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

- в тексте договора указаны сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора (номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору и соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений, Государственном реестре полезных моделей, Государственном реестре промышленных образцов, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных;

- в договоре не содержится внутренних противоречий;

- права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у стороны договора прав.

Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. Документы, необходимые для регистрации лицензионного договора подаются в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) туда необходимо направить:

- заявление о государственной регистрации;

- договор в двух экземплярах;

- документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере;

- копию договора (незаверенную).

Заявление о государственной регистрации заполняется по форме, которая содержится в приложении 5 к Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации. Заявление составляется и подписывается любой из сторон договора.

Далее необходимо представить договор. Направляется оригинал договора в двух экземплярах. Каждый экземпляр должен быть прошит, страницы пронумерованы, скреплен подписями и печатями. (В случае, если заявление состоит более, чем из одного листа, оно также должно быть прошито, пронумеровано, скреплено подписями и печатями.)

За регистрацию лицензионного договора взимается государственная пошлина. Размеры государственных пошлин установлены в приложении к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами. В настоящее время за регистрацию лицензионного договора уплачивается пошлина для резидентов в размере 1 200 плюс 600 руб. за каждый патент, свидетельство свыше одного. В платежном поручении в графе "Назначение платежа" должно быть обязательно указано: "За регистрацию лицензионного договора, патенты/свидетельства NN...", и даны номера всех патентов, свидетельств, поименованных в договоре.

Данное требование является обязательным для исполнения. В противном случае платеж может быть не засчитан.

Кроме того, требуется приложить незаверенную копию договора. Вместо этого можно просто приложить третий экземпляр договора.

Для государственной регистрации представляются подлинники указанных документов или их нотариально удостоверенные копии, не имеющие подчисток и (или) приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Как уже упоминалось, если документ состоит более чем из одного листа, они должны быть прошиты и пронумерованы.

Соответствующие документы должны иметь подписи сторон или определенных законодательством РФ должностных лиц. Наименования юридических лиц должны быть указаны в представляемых документах без сокращения и с указанием их местонахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц и их адреса должны быть указаны полностью.

В случае, если документы представлены на иностранном языке, к ним прилагается заверенный в нотариальном порядке перевод на русский язык.

При ведении дел через представителя необходима доверенность, удостоверяющая его полномочия.

Все документы направляют по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Далее документы рассматриваются в течение срока, не превышающего двух месяцев со дня поступления документов. В случае удовлетворения заявления о регистрации сведения вносятся в соответствующие реестры, и по указанному адресу для переписки зарегистрированные договоры направляются заявителю. После получения документов в Роспатенте могут возникнуть какие-либо вопросы. В этом случае заявителю направляется запрос с требованием предоставить дополнительную информацию. В таком случае срок рассмотрения документов увеличивается.

В случае отказа в государственной регистрации договора, изменения либо расторжения зарегистрированного договора и/или перехода исключительного права без договора лицо, подавшее заявление о государственной регистрации, уведомляется об этом с указанием причины отказа.

ГЛАВА 2. ВИДЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ

2.1 Простая (неисключительная)лицензия

Выдача простой (неисключительной) лицензии не влечет никаких ограничений для правообладателя в части осуществления и распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности. В случае выдачи простой (неисключительной) лицензии лицензиар сохраняет за собой право выдавать третьим лицам лицензии, предмет которых полностью или частично совпадает с предметом ранее выданных простых (неисключительных) лицензий, в том числе по критерию объекта, способа, территории и срока использования результата. Лицензиар также вправе сам осуществлять исключительное право на лицензируемый результат, в том числе путем его использования теми же способами и на той же территории, что и лицензиат.

В Гражданском кодексе РФ установлена презумпция того, что лицензионный договор признается заключенным на условиях простой (неисключительной) лицензии, если иное не предусмотрено условиями договора (п. 2 ст. 1236 ГК РФ)

Упомянутая в подп. 1 п. 1 ст. 1236 простая (неисключительная) лицензия позволяет:

а) лицензиату использовать результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в пределах, предусмотренных в лицензионным договором;

б) лицензиару предоставлять на указанный результат лицензии другим лицам (заключив с ними отдельные лицензионные договоры). При этом такие лицензионные договоры могут по условиям быть такими же, как и лицензионные договоры, заключенный с первым лицензиатом, но могут и отличаться (предусматривая условия, которых в лицензионном договоре, заключенного с первым лицензиатом, нет). Предоставление неисключительной лицензии означает, что:

лицензиар может предоставлять другим лицам и неограниченное количество лицензий (если иное не предусмотрено в лицензионным договором);

все последующие лицензии могут быть только неисключительными;

2.2 Исключительная лицензия

Исключительная лицензия может быть выдана только по воле правообладателя на основании договора (лицензионного или смешанного с элементами лицензионного). Простая (неисключительная) лицензия, напротив, может быть как добровольной, так и принудительной.

Исключительная лицензия ограничивает право лицензиара распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности посредством выдачи последующих добровольных договорных лицензий, которые по своему предмету (объекту, способу, территории и периоду времени использования результата интеллектуальной деятельности) полностью или частично совпадают с предметом ранее выданной исключительной лицензии. В период действия лицензионного договора на условиях исключительной лицензии лицензиар не вправе заключать последующие лицензионные договоры и любые смешанные договоры с элементами лицензионного, если их условия затрагивают интересы лицензиата, охраняемые договором на условиях исключительной лицензии.

Важно отметить, что формальная монополия лицензиата на использование результата интеллектуальной деятельности, основанная на исключительной лицензии, не является абсолютной. На практике наряду с лицензиатом, имеющим исключительную лицензию, лицензированный результат может использоваться теми же способами и на той же территории, которые определены в лицензионном договоре, одновременно еще несколькими категориями субъектов, но на условиях простой (неисключительной) лицензии. Во-первых, продолжают действовать все ранее выданные договорные и недоговорные простые (неисключительные) лицензии. Во-вторых, закон наделил определенные категории субъектов, не являющихся правообладателями, правом использования результата на условиях простой (неисключительной) лицензии. Такие права возникают у субъектов в отношении результатов, созданных по заказу (п. 2, 3 ст. 1296, п. 2, 3 ст. 1372, п. 2, 3 ст. 1431, п. 2, 3 ст. 1463 ГК), по договору (п. 1, 2 ст. 1297, абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1371, абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1462 ГК), в отношении служебных результатов (п. 3 ст. 1295, п. 4 ст. 1370, п. 4 ст. 1430 ГК). В-третьих, при определенных обстоятельствах закон возлагает на правообладателя обязанность выдать безвозмездную простую (неисключительную) лицензию: по требованию государственного (муниципального) заказчика в отношении результатов, созданных по государственному (муниципальному) контракту (п. 3 ст. 1298, ст. 1464, п. 4 ст. 1373); по указанию лица, осуществляющего от имени Российской Федерации распоряжение правом на единую технологию, в отношении единой технологии (п. 4 ч. 2 ст. 10 ФЗ "О передаче прав на единые технологии"); по требованию работодателя в отношении служебных результатов (п. 5 ст. 1370, п. 6 ст. 1430, п. 5 ст. 1461 ГК). Таким образом, запрет на выдачу последующих лицензий третьим лицам, установленный подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК, не препятствует выдаче принудительных лицензий в силу императивных указаний в законе. Во избежание негативных последствий стороны лицензионного договора могут включить условие о том, что факт выдачи принудительной лицензии является существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, и является основанием для его изменения или расторжения, если иное не следует из его существа (абз. 1 п. 1 ст. 451 ГК).

Следует отметить, что положения ст. 1236 Гражданского кодекса РФ оставляют без прямого ответа вопрос о том, вправе ли лицензиар в случае исключительной лицензии пользоваться результатом интеллектуальной деятельности в тех же пределах и теми же способами, которые установлены лицензионным договором. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК гражданские права и обязанности могут быть ограничены нормами ГК или федеральных законов. Принимая ко внимание буквальное содержание подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК, следует вывод о том, что заключение лицензионного договора на условиях исключительной лицензии не влечет ограничение права лицензиара самому использовать результат на тех же условиях и в тех же пределах, что определены лицензионным договором, поскольку это прямо не указано в законе. Данный вывод подтверждается сравнительным анализом нормы подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК с нормой абз. 2 п. 1 ст. 13 Патентного закона. В п. 2 ст. 13 Патентного закона было прямо установлено, что при исключительной лицензии за лицензиаром сохранялось право на использование лицензированного результата только в части, не переданной лицензиату. Однако законодатель не использовал такое решение в подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК. Таким образом, за лицензиаром сохраняется право самому использовать результат, в том числе способами и на территории, определенными в лицензионном договоре. Данное решение не ново для российского права. Тем не менее, стороны договора не лишены возможности, основываясь на принципе свободы договора (ст. 421 ГК), включить в лицензионный договор на условиях исключительной лицензии положение о том, что на срок действия лицензионного договора за лицензиаром сохраняется право использования результата только в части, не переданной лицензиату.

Ограничение права лицензиара самому использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах, установленных лицензионным договором, характерно для полной лицензии. В Гражданском кодексе РФ не предусмотрено заключение лицензионного договора на условиях полной лицензии, хотя такой вид лицензионного договора известен правопорядку ряда стран, например, США и Казахстана. В случае полной лицензии лицензиар в течение срока действия лицензионного договора не вправе выдавать лицензии аналогичного содержания другим лицам и не вправе сам использовать результат на условиях, установленных договором, и никто, кроме лицензиата, не вправе в течение срока действия лицензионного договора использовать результат теми способами и на тех условиях, которые определены в лицензионном договоре. В таком случае, исключительное право на результат, принадлежащее лицензиару, в том объеме, который определен в лицензионном договоре, как бы "приостанавливается" на срок действия лицензионного договора. С момента прекращения лицензионного договора исключительное право лицензиара "восстанавливается" полностью.

В п. 3 ст. 1236 ГК отражен принцип делимости права использования результата интеллектуальной деятельности по критерию способа его использования, в силу которого лицензионный договор может быть заключен на условиях смешанной лицензии. Если по лицензионному договору предоставляется право использования результата несколькими способами, то в отношении каждого такого способа стороны лицензионного договора вправе определить разный лицензионный режим. Ничто не препятствует лицензиару и лицензиату в одном лицензионном договоре согласовать использование результата одним и тем же способом, но в разные временные периоды, на условиях исключительной и неисключительной лицензии. Например, указать в лицензионном договоре, что право на воспроизведение литературного произведения на территории РФ в форме звукозаписи передается лицензиату на срок пять лет, из которых в течение первых трех лет такое право передается на условиях исключительной лицензии, а, начиная с четвертого года - на условиях простой лицензии.

В случае предоставления исключительной лицензии (упомянутой в подп. 2 п. 1 ст. 1236):

а) лишает права лицензиара предоставлять лицензии другим лицам;

б) не лишает права лицензиата (если иное не предусмотрено в самом ЛД) заключать сублицензионные договоры.

Применяя правила п. 2 и 3 ст. 1236, нужно обратить внимание на следующее:

1) по общему правилу лицензия всегда предполагается простой (т.е. неисключительной). О том, что лицензия исключительная, необходимо прямо указывать в лицензионном договоре (в противном случае считается, что лицензия неисключительная).

2) в одном лицензионном договоре могут содержаться условия (одновременно!):

· о различных способах использования результата интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (при условии, что лицензия неисключительная);

· предусматривающие, что лицензиат по такому лицензионному договору получает неисключительные лицензии по каждому из этих видов (способов) использования результата интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

2.3 Отличие простой лицензии от исключительной

Для ограничения простой лицензии от исключительной законодатель избрал следующий критерий: сохранение или несохранение за лицензиаром права "выдачи лицензий другим лицам".

Прежде всего отметим, что под лицензиями, выдаваемыми другим лицам, имеются в виду только те лицензии, которые предусматривают использование охраняемых объектов теми же способами, что указаны в лицензионном договоре: те лицензии другим лицам, которые предусматривают предоставление права использования иными способами, во внимание приниматься не должны.

Но даже с отмеченной оговоркой применение указанного критерия для отграничения простой лицензии от исключительной может оказаться неточным и вводить в заблуждение.

Действительно, предположим, что в лицензионном договоре будет прямо указано, что "лицензиар не вправе выдавать лицензии другим лицам". Достаточно ли будет такого указания для того, чтобы считать выданную лицензию исключительной? Ведь такая формулировка, содержащаяся в лицензионном договоре, не исключает того, что лицензиар до заключения данного договора уже выдал 10 лицензий другим лицам. Не исключает такая формулировка и того, что лицензиар, являясь крупной коммерческой организацией, сам изготавливает и реализует предмет лицензии, а лицензиату предоставил право изготавливать и продавать, например, всего 10 экземпляров охраняемых объектов в год.

Во всех таких случаях грань между исключительной и неисключительной лицензиями стирается. Между тем такая грань должна существовать, ибо законодатель, разделив лицензионные договоры на два вида, указал тем самым на наличие между ними принципиальных различий.

Эти различия выводятся из самих терминов - "исключительный" и "неисключительный". Исключительное право на использование, предоставляемое лицензиату по исключительной лицензии, означает, что лицензиат не только имеет право использовать охраняемый объект; он имеет также право запрещать использование этого объекта любым другим лицам. Под другими лицами имеются в виду не только все третьи лица, но и сам лицензиар. Получив это право на использование, лицензиат вправе "исключить" всех других лиц из круга пользователей. Полученное им право становится не относительным, действующим только в рамках лицензионного договора; оно становится абсолютным и исключительным, подобным праву собственности. Это право становится "собственным", "своим" правом лицензиата.

Получив это право на основе исключительной лицензии, лицензиат может предъявлять иски о защите "своего" права к любым третьим лицам, нарушающим его право. При этом нарушитель права не может ссылаться на то, что он получил право на использование охраняемого результата по другому лицензионному договору, заключенному им (нарушителем) с лицензиаром (правообладателем): такой другой лицензионный договор не мог быть заключен по закону, а потому - если он все же заключен - он является ничтожной сделкой, т.е. считается недействительным, причем недействительность его не должна устанавливаться в суде (ст. 166 ГК РФ).

В отличие от этого простая (неисключительная) лицензия предоставляет лицензиату только право на использование охраняемого объекта.

Это право существует только в рамках договорных отношений между лицензиаром и лицензиатом. Оно не приводит к появлению у лицензиата каких-либо абсолютных, исключительных прав. С нарушителями исключительного права на использование вправе бороться только лицензиар - владелец исключительного права.

Возможность предъявления лицензиатом иска к нарушителю исключительного права на объект лицензии, иска о запрещении использования этого объекта и применения к нарушителю других мер защиты гражданских прав - принципиальное, качественное отличие лицензиата, получившего исключительную лицензию, от лицензиата, получившего неисключительную лицензию.

Это так называемый "прямой" иск к нарушителю интеллектуальных прав. Он может быть предъявлен к любому лицу, даже к самому лицензиару (аналогичная норма - ст. 305 ГК РФ).

Это право на защиту лицензиатом своих исключительных прав от действий любых лиц составляет суть исключительных прав лицензиата; оно не может быть отделено от самого исключительного права лицензиата.

Права лицензиата, получившего исключительную лицензию, всегда являются более узкими, чем исключительные права правообладателя. Эти права можно сравнить с вещными правами, которые всегда являются более ограниченными, чем право собственности.

Права, полученные лицензиатом по исключительной лицензии, могут быть ограничены по договору. В нем может быть указано, например, что право использования (в пределах действия этой лицензии) имеют также те лицензиаты, с которыми лицензионные договоры были заключены ранее, а также сам лицензиар (правообладатель). При этом, очевидно, должны быть указаны и пределы, в которых объект лицензии может быть использован лицами, не являющимися обладателями исключительного права на использование.

В п. 2 содержится презумпция: предоставляемая лицензия предполагается простой (неисключительной). Эта презумпция применяется, если вид лицензионного договора в нем вовсе не указан либо обозначен неясно.

Лицензия считается исключительной либо если об этом прямо указано в договоре ("Лицензиару предоставляются исключительные права" и т.д.), либо если этот вывод вытекает из совокупности условий договора, или вообще следует из толкования договора (ст. 431 ГК РФ).

Следует полагать, что лицензия должна считаться исключительной и при наличии в договоре положения о том, что "лицензиар не вправе выдавать (аналогичных) лицензий третьим лицам".

В п. 3 содержится норма, являющаяся повторением - применительно к лицензионным договорам - общей нормы, содержащейся в п. 3 ст. 424 ГК РФ, относящейся к возможности заключения смешанных договоров.

Эта норма не несет правовой нагрузки; кроме того, важно отметить, что она не должна пониматься и толковаться ограничительно: в лицензионном договоре могут содержаться различные условия, касающиеся не только способов использования объекта лицензии, но и сроков, а также территории использования этого объекта.

В Гражданском кодексе РФ нет никаких запретов заключения смешанных договоров, включающих элементы лицензионного договора и договора об отчуждении исключительных прав (например, по истечении определенного срока).

В п. 1 установлено, что лицензионные договоры делятся на два вида: простая (неисключительная) лицензия и исключительная лицензия.

При этом термин "лицензия" применяется как синоним термина "лицензионный договор".

Редакция п. 1 является неудачной: выражение "лицензионный договор может предусматривать", сопровождаемое определенным перечнем, предполагает, что последующий перечень не является исчерпывающим. Тем не менее, отсутствие в приводимом перечне указания на открытый характер перечня, а также норма, содержащаяся в п. 2, позволяют сделать вывод, что никаких иных лицензионных договоров существовать не может.

Нельзя не отметить, что на практике встречаются договоры, именуемые договорами о частичной уступке права, одна из сторон которых именуется "лицензиат". Однако по своей сути эти договоры не являются лицензионными, их следует относить к договорам об отчуждении исключительных прав.

Заключение

С принятием четвертой части Гражданского кодекса РФ были созданы условия для создания "многослойных" интеллектуальных продуктов, улучшены возможности контроля за использованием объектов смежных прав, являющихся предметом лицензионного договора, способы уплаты вознаграждения по лицензионным договорам диверсифицированы в соответствии с потребностями рынка и в целом соблюден баланс интересов правообладателей и пользователей. Существующие же недочеты Гражданского кодекса РФ, которые имеют место быть в правоприменительной практике, как представляется, могут быть исправлены путем добавления необходимых условий в договоры, формирования позиций судебных органов, а также в процессе дальнейшего развития законодательства об интеллектуальных правах.

Также хотелось бы сказать, что с принятием четвертой части Гражданского кодекса РФ, посвященной регулированию отношений по поводу результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, завершилась кодификация норм гражданского права в России. В этой связи прекратили свое действие нормы, содержащиеся в отдельных законах, посвященных регулированию отдельных институтов интеллектуальной собственности:

Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" (в редакции Федеральных законов от 24 декабря 2002 г., 2 ноября 2004 г., 2 февраля 2006 г.);

Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3526-1 "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (в редакции Федеральных Законов от 9 июля 2002 г., 2 ноября 2004 г., 2 февраля 2006 г.);

Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в редакции Федеральных законов от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 11, 24 декабря 2002 г.);

Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3517-1 (в редакции Федеральных законов от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 7 февраля 2003 г., 2 февраля 2006 г.);

Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" (в редакции Федеральных законов от 19 июля 1995 г. N 110-ФЗ и от 20 июля 2004 г. N 72-ФЗ);

Закона Российской Федерации от 6 августа 1993 года N 5605-1 "О селекционных достижениях";

Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик (раздел V "Право на изобретение и другие результаты творчества, используемые в производстве ");

Гражданского кодекса РСФСР (раздел IV "Авторское право", раздел V "Право на открытие", раздел VI "Право на изобретение, рационализаторское предложение и промышленный образец");

Положения о фирме, утвержденном Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 22 июня 1927 года "О введении в действие положения о фирме" (Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР, 1927, N 40, ст. 395);

других федеральных законов (ст. 2 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. N 5351-1) и федеральных подзаконных актов.

Содержание этих нормативных актов, как можно видеть, все последние годы менялось, приспосабливаясь к изменяющимся условиям социально-экономической действительности внутри России и ее международным обязательствам.

Сегодня Российская Федерация оказывается первой страной, где за основу берется единая модель правового регулирования оборота всех интеллектуальных продуктов и средств индивидуализации лиц и результатов их деятельности в гражданском обороте. Законодатель принял к руководству идею "единого технического решения", предусмотрев правовые нормы, общие для всех результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, и соединив их в 69-й главе под названием "Общие положения". Можно считать это решение доказательством признания общей части всего гражданско-правового регулирования "интеллектуальных прав" или прав на "результаты интеллектуальной деятельности" и средства индивидуализации.

Кроме того, авторитетные лица, чье имя ассоциируется сегодня с разработкой этого радикально нового проекта, обоснованно утверждают, что "нормы об интеллектуальной собственности встраиваются в систему гражданского законодательства таким образом, что...ни у кого не может вызывать сомнений...вопрос о том, что эти отношения подчиняются общим правилам Гражданского кодекса. А это и общие правила о сделках, и общие правила об обязательствах, и общие правила о договорах, об исковой давности и многие другие". Вместе с тем, не менее важным остается вопрос о границах такого подчинения, которые не всегда могут быть разрешены по принципу соотношения общего и специального закона и которые придется искать и определять по мере накопления опыта применения четвертой части Гражданского кодекса РФ.

Кодификация, как наиболее совершенная форма систематизации действующего законодательства, несомненно улучшила технику правового регулирования, устраняя повторы и пробелы. Но все же главное при выполнении кодификационных работ заключается в общем улучшении содержания действующего законодательства, замене устаревших и несовершенных норм, разработке новых правил поведения, отвечающих потребностям правового регулирования. Четвертая часть ГК РФ усилила защиту прав на интеллектуальные продукты, повысила эффективность мер ответственности за их нарушения, гармонизировала российское законодательство с международными обязательствами Российской Федерации. А главное, общая цель оптимизации баланса интересов автора, инвестора и пользователя, в которой многие видят сегодня ключ к повышению эффективности правового регулирования в этой области общественных отношений, строится на договорных отношениях, и в частности, лицензионном договоре, который наконец-то получил свое признание.

лицензионный договор правовой

Библиографический список

Васин В.Н., Казанцев В.И. Гражданское право России. - М., 2007. С. 340.

Венская Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров, Комментарий. М.М. Богуславский и др. М., 1994 г.

Гражданское право. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 239.

Досрочное прекращение охраны товарного знака: переходные положения / "Патенты и лицензии", 2004, № 4, с. 19; Досрочное прекращение охраны товарного знака: что необходимо учитывать? / "Патентный поверенный", 2006, N 5, с. 16.

Кастальский В.Н. Основные новеллы Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2007.

Комментарий к ГК РФ (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007, с. 91-93; Постатейный научно-практический комментарий к части четвертой ГК РФ / под ред. Ю.А. Дмитриева и А.А. Молчанова. Книга 1. - М.: ООО "Издательский дом "Буквовед", 2008, с. 203-205; Комментарий к ГК РФ части четвертой (постатейный) / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. - М.: Юридическая фирма "Контракт": ИНФРА-М, 2009, с. 108-110.

Комментарий к части четвертой ГК РФ (постатейный) / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. - М.: Издательство "Экзамен". - 2009; Комментарий к ГК РФ части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. - М.: Юридическая фирма "Контракт"; "Инфра-М"., 2009.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. Маковского А.Л.; вступ. статья Яковлева В.Ф.; Иссл. центр частн. права. М., 2008.

Корпоративный юрист/ Лицензионные договоры и ответственность/ № 9. - сентябрь - М., 2009 г. с. 15-19.

Краткий юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М., 2005.

Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. -СПб., 2005. С.

Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. Ч. 2. М., 1997. С. 156.

Моргунова Е.Л., Рузакова О.А. Основы авторского права. М., 2004. С. 122-123.

Патентный поверенный / М., 2009. - № 4. - с. 56.

Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. - М.: Статут, 2008; Скловский К.И. Параллельный импорт и конфискация ввезенных товаров, "Вестник ВАС РФ, 2009, N 1.

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3-х т. Т. 3 / Под ред. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 2-3.

Толковый словарь русского языка / Под ред проф. Д.Н. Ушакова. Т. 1. М., 1935. С. 1234.

Федеральный закон от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности".

Часть четвертая ГК РФ от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 52 (ч. 1). Ст. 5496.

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 304.

Приложение

1. Судебная практика

1.1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июня 2009 г. N 4308/09

Общество с ограниченной ответственностью "ЮрБИЗ" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "Продюсерский центр "Парадиз" (далее - продюсерский центр) об обязании прекратить использование музыкальных произведений "Натали" и "Ностальгия" в кинофильме "Монтана", о признании контрафактными всех материальных носителей кинофильма, в том числе предназначенных для показа в кинотеатре или на DVD, об изъятии их из оборота и уничтожении, о взыскании 2 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на данные музыкальные произведения.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.06.2008 в удовлетворении исковых требований общества отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2008 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 17.12.2008 названные судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора общество просит их отменить как нарушающие нормы законодательства, касающиеся исключительного права на произведения и исключительного права на фонограмму.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и выступлении присутствующего в заседании представителя общества, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судом, на основании договора от 21.08.2000 N 18 и соглашения от 20.08.2005 автор музыки Кобылянский Е.Б. передал обществу исключительное право на произведения под названиями "Натали" и "Ностальгия" на срок до 31.12.2010.

Продюсерский центр при создании кинофильма "Монтана" использовал указанные музыкальные произведения без разрешения правообладателя, поэтому общество обратилось в суд за защитой своего исключительного права.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды сослались на то, что продюсерский центр использовал музыкальные произведения в порядке реализации смежных прав на фонограммы упомянутых музыкальных произведений, приобретенных у общества с ограниченной ответственностью "Мистерия Рекордс" по договору от 06.12.2007 N 03/08-2007 о передаче неисключительных смежных прав на использование исполнения и фонограммы в составе аудиовизуального произведения - кинофильма "Монтана", и это не привело к нарушению прав общества на музыкальные произведения.

Вывод судов свидетельствует о неправильном применении норм об авторском праве на музыкальные произведения, включенные в аудиовизуальное произведение (сложный объект), и о смежных правах на фонограммы.

При рассмотрении данного дела о нарушении прав на музыкальные произведения путем воспроизведения их в аудиовизуальном произведении, созданном в 2007 году, суду следовало руководствоваться Законом Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон об авторском праве), действовавшим до 01.01.2008, а в части пресечения нарушения в виде распространения контрафактных экземпляров кинофильма - частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 13 Закона об авторском праве заключение договора на создание аудиовизуального произведения влечет за собой передачу авторами этого произведения изготовителю аудиовизуального произведения исключительных прав на воспроизведение, распространение, публичное исполнение, сообщение по кабелю для всеобщего сведения, передачу в эфир или любое другое публичное сообщение аудиовизуального произведения, а также на субтитрирование и дублирование текста аудиовизуального произведения, если иное не предусмотрено в договоре.

Авторы произведений, вошедших составной частью в аудиовизуальное произведение, как существовавших ранее (автор романа, положенного в основу сценария, и другие), так и созданных в процессе работы над ним (оператор-постановщик, художник-постановщик и другие), пользуются авторским правом каждый на свое произведение.

Согласно статье 30 Закона об авторском праве авторский договор о передаче исключительных прав разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам.

Вопреки требованиям указанных норм продюсерский центр как лицо, организовавшее создание кинофильма, не приобрело у создателя или правообладателя права на использование музыкальных произведений "Натали", "Ностальгия", которые созданы ранее кинофильма и не являются произведениями, специально созданными для него или для включения в этот сложный объект, - исключительные права на них переданы обществу.

Композитор кинофильма Аркадий Укупник (один из авторов аудиовизуального произведения) не является автором музыкальных произведений "Натали", "Ностальгия".

Неправомерна ссылка судов на то, что продюсерский центр использовал лишь фонограмму, а не сами музыкальные произведения.

Согласно статье 4 Закона об авторском праве фонограмма - любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков.

Звуковая дорожка аудиовизуального произведения не является фонограммой.

Права изготовителя фонограммы признаются и действуют независимо от наличия и действия прав авторов произведений, записанных на фонограмму, и являются смежными с авторскими правами.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об авторском праве производитель фонограммы осуществляет свои права в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором записанного на фонограмме произведения.

Заключая лицензионный договор от 06.12.2007 N 03/08-2007, продюсерский центр приобрел право на использование фонограммы в составе кинофильма, что создало техническую возможность включить сами музыкальные произведения, существующие в иной объективной форме, в состав аудиовизуального произведения (сложного объекта). Доказательств же того, что производитель фонограммы приобрел у правообладателя музыкальных произведений права на их использование в самостоятельном аудиовизуальном произведении с возможностью заключения сублицензионного договора, суду не представлено.

Таким образом, действия продюсерского центра являются нарушением исключительного права общества на названные музыкальные произведения, поэтому оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Вопрос о применении ответственности (ее видах, объеме) за допущенное нарушение подлежит разрешению в суде первой инстанции при новом рассмотрении спора. При этом суду следует оценить адекватность способов защиты последствиям нарушения.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 17.06.2008 по делу N А40-12753/08-15-18, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2008 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.12.2008 по тому же делу отменить.