Правовое регулирование коммерческой концессии

Г.А. Соколов, толкуя буквально нормы главы 54 ГК РФ, приходит к выводу, что к существенным условиям договора коммерческой концессии следует относить объем и состав комплекса исключительных прав, которые предоставляются пользователю правообладателем; сферу предпринимательской деятельности, а также вознаграждение2. Вместе с тем, в состав комплекса исключительных прав входят: право на использование товарного знака, знака обслуживания, а также на иные объекты исключительных прав, потому что данные основания относятся к основным критериям для квалификации договора коммерческой концессии.

Как указывает А.А. Еремин, кроме предмета, существенным условием договора коммерческой концессии является не только предмет, но и вознаграждение (цену договора), которое выплачивается правообладателем пользователю за переданный комплекс исключительных прав3. Вознаграждение может иметь различную форму выражения: разовые и периодические платежи, отчисления от выручки, наценку на оптовую стоимость продукции, а также, исходя из ст. 1030 ГК РФ, и в любых других формах, установленных договором. На практике, чаще всего используется система, которая состоит из двух частей:

1. паушальный платеж (выплачивающийся одноразово);

2. роялти (платеж, выплачивающийся периодически)1.

С одной стороны, ст. 1030 ГК РФ, императивно устанавливает обязательность платы, при этом, существует диспозитивность формы ее осуществления. С другой стороны, в данном случае неприменимо правило об аналогии, которое закреплено в п. 3 ст. 424 ГК РФ, поскольку характер передаваемых прав - уникален. Однако индивидуальность относительно формы и размера вознаграждения может быть утрачена, если правообладатель использует однотипные схожие договоры по отношению к нескольким пользователям. Также, следует обратиться к п. 4 ст. 1027 ГК РФ, согласно которому, к коммерческой концессии применяются правила о лицензионном договоре. Исходя из п. 5 ст. 1235 ГК РФ, в случае, если отсутствует условие о размере вознаграждения, лицензионный договор необходимо считать незаключенным. Таким образом, толкуя логически нормы законодательства, можно заметить, что закрепленное императивно условие о выплате вознаграждения, безусловно, придает ему существенный характер.

А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой считают, что условие о сроке действия договора относится к существенным условиям договора коммерческой концессии. Так, на практике, предприниматели заключают договор коммерческой концессии с правообладателями на 1 год, после окончания действия которого - разрывают договорные отношения. Очевидно, что большинство сфер предпринимательской деятельности за период 1 года не выходят даже за точку безубыточности, соответственно, можно сделать вывод, что первоначально не стояла цель долгосрочного сотрудничества с правообладателям. После получения коммерческой тайны, способов и методов ведения бизнеса, пользователь может использовать эти сведения на законном основании в собственной деятельности, что, в свою очередь, затрагивает интересы правообладателя, понижая реальную ценность комплекса исключительных прав.

Несмотря на активное обсуждение, возникающее при определении вопроса предмета и объекта договора коммерческой концессии, отметим необходимость его детальной и максимальной конкретизации, указывая полный объем правомочий по использованию комплексом исключительных прав, а также прав, которые являются непосредственно с ними связаны и являются сопутствующими (например, деловая репутация).

Руководствуясь ст. 1028, установлено, что договор коммерческой концессии требует заключения в письменной форме. В ином случае, данный договор является недействительным (ничтожным). В договоре должно быть указаны следующие положения:

1. вид договора

2. место и дата заключения

3. момент вступления в силу договора

4. стороны договора

5. юридический адрес, банковские реквизиты

6. предмет договора, права и обязанности сторон по договору

7. основания привлечения к ответственности сторон по договору

8. условия изменения и расторжения договора

9. другие условия, определяемые по принципу свободы гражданско-правового договора.

10. права, передаваемые по договору коммерческой концессии, на использование комплекса исключительных прав, принадлежащие правообладателю, подлежат государственной регистрации, согласно действующему законодательству, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). Если данное требование не соблюдается, то предоставление объектов интеллектуальной собственности следует считать несостоявшимся. К объектам интеллектуальной собственности, которые подлежат предоставлению в рамках договора коммерческой концессии, исключительно в силу факта государственной регистрации, относятся: товарные знаки, селекционные достижения, патенты.

Достаточно много сложностей и споров возникает у предпринимателей на практике. Так, особенно интересным, на наш взгляд, является дело, связанное с толкованием заключенного договора, а именно: относится ли заключенный договор к коммерческой концессии или к договору о предоставлении информации и сведении, имеющих коммерческую ценность.

Речь идет о деле А45-13334/2014, которое рассматривалось Арбитражным судом Новосибирской области1. Согласно материалам дела, истцом (правообладателем) ООО «Айкудеми Интернешнл» («Айкудеми») был передан ответчику (пользователю) ООО «Студия передовых технологий» («Студия») комплекс исключительных прав, включающий в себя:

- результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат правообладателю;

- право использовать в своей предпринимательской деятельности принадлежащие правообладателю сведения и информацию производственного, технического, экономического, организационного и иного характера, которые могут использоваться им в коммерческой деятельности, в том числе охраняемые режимом коммерческой тайны, конфиденциальные сведения, являющиеся ноу-хау правообладателя;

- а также предоставить в процессе обучения персонала пользователя в соответствии с настоящим договором сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, использовании имиджа (brand name) правообладателя.

Собственно, правообладатель свои обязанности выполнил, но пользователь, через определенный промежуток времени перестал платить установленные платежи, обосновывая это тем, что совокупность прав была передана в рамках договора коммерческой концессии, но так как данный договор не был зарегистрирован в силу закона, в Роспатенте, то он является ничтожной сделкой по п.2 ст. 1028 ГК РФ. Очевидно, что истец занимает прямо противоположную позицию, считая, что данный договор не является коммерческой концессией, поскольку отсутствует передача права на товарный знак.

Заметим, что изначально суды квалифицировали спорный договор как коммерческую концессию и, ссылаясь на отсутствие регистрации в Роспатенте, признали все-таки его ничтожным. Однако, дело дошло до экономколлегии Верховного суда, которая приняла решение1 отменить решение суда 1-ой инстанции, постановление (определение) суда апелляционной инстанции, постановление (определение) суда кассационной инстанции полностью и отправить дело на новое рассмотрение.

В итоге, в рамках нового рассмотрения дела, Арбитражный суд Новосибирской области пришел к выводу о том, что товарный знак, действительно был передан правообладателем пользователю, но не в рамках заключенного договора, который является сутью спора. Кроме того, заключенный договор между пользователем и правообладателем нельзя отнести к договору коммерческой концессии, поскольку отсутствует обязательное условие - передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания.

Подводя итог, следует отметить, что крайне важно понимать существенные условия договора коммерческой концессии, а также условия, носящие обязательный характер, в силу ст. 1027 ГК РФ. Поскольку именно при соблюдении данных условий будет определяться правовая природа договора: будет считаться договором коммерческой концессии или нет.

2.3 Специфика ответственности сторон по договору коммерческой концессии

Как известно, содержание договора составляют условия, по которым сторонами было достигнуто соглашение. Кроме этого, существует и определенный перечень прав и обязанностей пользователя и правообладателя, установленный законодательством, закрепленный в 54 главе ГК РФ, который также составляет содержание договора. При этом, имеет место быть как императивные нормы права (например, п. 1 ст. 1031 ГК РФ), так и императивные (например, п. 2 ст. 1031 ГК РФ).

Из статьи 1027 ГК РФ следует, что стороны по договору коммерческой концессии, в первую очередь, коммерческие организации, а во вторую, граждане, которые имеют зарегистрированный статус индивидуального предпринимателя.

При этом, существует довольно широкий перечень организаций, имеющих иную организационно - правовую форму, которые также заинтересованы в использовании в своей деятельности договора коммерческой концессии, но, в соответствии с п. 3 ст. 1027 ГК РФ, ограничены в этом праве.

Так, например, В.В. Кванина, в своей статье1 приходит к выводу, что высшие учебные заведения также могут выступать в качестве правообладателя коммерческого обозначения, тем самым реализуя свое право на осуществление предпринимательской деятельности для целей, предусмотренных учредительными документами и разрешенными законодательством.

Аналогичная ситуация касается некоммерческих организаций, а также лиц, которые занимаются социальным предпринимательством1, а также вузов, которые имеют прямой интерес для оказания образовательных услуг по договору коммерческой концессии, не нарушая установленные стандарты. В связи с этим, видится необходимым сформулировать более точное понятие сторон по договору коммерческой концессии. В нашем понимании, п.3 ст. 1027 ГК РФ должен звучать так: «по договору коммерческой концессии, сторонами могут быть юридические лица, осуществляющие предпринимательскую и иную, не запрещенную законом, приносящую доход деятельность, а также граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей».

Раскрывая обязанности, возникающие из договора коммерческой концессии, в первую очередь, необходимо отметить п. 1 ст. 1031 ГК РФ, а именно: обязанность правообладателя по передаче пользователю как технической, так и коммерческой документации, а также предоставление необходимой информации для осуществления предоставленных прав. В добавок к этому, на правообладателе лежит обязанность по проведению инструктажа пользователя, а также работников последнего по вопросам осуществления переданных прав.

При этом, законодательно не регламентирован срок, порядок и объем предоставления указанной информации. Ряд исследователей высказывались за принятия отдельного специального закона, без внесения изменения в главу 54 ГК РФ. На наш взгляд, перечень действительно следовало бы определить, дополнив главу 54 ГК РФ положениями, касающимися:

1. информации, которая должна быть предоставлена правообладателем пользователю;

2. срок предоставления такой информации;

3. порядок и механизм ее предоставления.

Определяя перечень информации, видится наиболее целесообразным следующий перечень (который должен быть предоставлен до заключения договора коммерческой концессии):

1. объем исключительных прав;

2. финансовая отчетность (включая сведения о хозяйственной деятельности, в первую очередь, правообладателя, во вторую очередь, остальных пользователей по предлагаемому договору коммерческой концессии), за трехлетний период;

3. сведения о рассматриваемых делах о банкротстве (правообладателя и других пользователей);

4. непосредственно проект договора коммерческой концессии. Данная мера может послужить реальным решением одной из проблем, связанной с отсутствием закрепленного в законе механизма, направленного на противодействие недобросовестности сторон по договору коммерческой концессии, а также процесс раскрытия данных пользователю на преддоговорном этапе.

Вместе с этим, видится необходимость предусмотреть для пользователя отказаться от исполнения договора коммерческой концессии полностью или частично в одностороннем порядке, дополнив ст. 1037 ГК РФ, в случае, если правообладатель, нарушая п.1 ст. 1031 ГК РФ, не предоставил пользователю техническую, коммерческую, иную информацию, которая необходима для фактического применения прав по договору коммерческой концессии (включая невыполнение обязанности по предоставлению инструкций работникам пользователя, связанных с осуществлением переданных прав).

В добавок к этому, несоблюдение конфиденциальности в отношении секрета производства может быть основанием привлечения к имущественной ответственности (путем возмещения убытков, которые были причинены).

Также, важно отметить, что в силу договора коммерческой концессии, исходя из положений ст. 1032 ГК РФ, на пользователя возложена обязанность по информированию покупателей (заказчиков), способом, который является для последних наиболее очевидным, о том, что используются коммерческое обозначение, товарный знак или иное средство индивидуализации.

Кроме этого, подчеркнем, что совокупность ограничений прав сторон, установленных в ст. 1033 ГК РФ не является исчерпывающей. При этом, в ней содержатся условия, которые могут быть признаны ничтожными и недействительными по требованию антимонопольного органа, если таковые нарушают антимонопольное законодательство (например, это касается обязательств пользователя по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг только определенному кругу покупателей или заказчиков, имеющим место нахождение/жительства на определенной территории, установленной договором). Кроме этого, данная статья активно используется органами антимонопольной службы в рамках судебной практики, поскольку, довольно часто возникают споры по поводу осуществления деятельности сторонами по договору коммерческой концессии, которые приводят к ущемлению прав третьих лиц.

Положения ст. 1034 ГК РФ устанавливают особенности ответственности по договору коммерческой концессии как для пользователя, так и для правообладателя. Самостоятельно, пользователь несет ответственность за качество товаров, работ и услуг, которые им выполняются. Это положение вытекает из того, что сторонами договора являются юридически независимые лица.

Отметим интересную особенность установления солидарной ответственности лицензиата и лицензиара, исходя из положения п.2 ст. 1489 ГК РФ. Так, ответственность будет солидарной, в случае предъявления требований к лицензиату, непосредственно как к изготовителю товара. Видится, что данная мера ответственности является превентивной и служит способом предотвращения деятельности недобросовестных лицензиатов, обеспечивая при этом охрану интересов потребителей.

По мнению С.С. Габоева, существует характерного рода справедливость положений законодательства, которая позволяет в определенных случаях привлечь к ответственности как пользователя, так и правообладателя, который, в свою очередь, может нести и солидарную, и субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям. Исследователем было предложено предусмотреть возможность ограничения ответственности правообладателем, если он докажет, что пользователем были совершены действия, связанные с ограничением осуществления контроля за соблюдением качества предоставляемых товаров, оказанных работ и услуг.

В частности, рассмотрим пример, по условиям которого, пользователь занимается продажей товаров, произведенных непосредственно самим правообладателем. С.С. Габоев считает, что продажа товаров пользователем является простой, если они были произведены правообладателем самостоятельно, который является профессионалом в своей среде.

Следовательно, в этом случае, субсидиарную ответственность для правообладателя, закрепленную ст. 1034 ГК РФ, целесообразнее было бы заменить на солидарную ответственность, которая, между прочим, соответствует ст. 14 Федерального закона от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», исходя из которой, причиненный вред, вследствие недостатков товара по выбору потерпевшего, недостатков работы или услуги, должен быть возмещен исполнителем.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, полагаем, что целесообразнее было бы установить солидарную ответственность правообладателя к пользователю по предъявляемым требованиям о несоответствии качества товаров, которые реализуются пользователем с использованием средств индивидуализации, а также результатов интеллектуальной деятельности, входящих в комплекс исключительных прав согласно договору коммерческой концессии, сохраняя при этом субсидиарную ответственность правообладателя относительно работ и услуг, выполняемых пользователем.

В этом случае, и пользователь, и правообладатель несут солидарную ответственность по требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя (аналогичная ситуация с лицензионным договором).



3. Заключение, исполнение и регистрация договора коммерческой концессии: особенности правового регулирования

3.1 Особенности правового регулирования заключения и исполнения договора коммерческой концессии

С учетом изменений, затронувших 54 главу ГК РФ, а также введением в действие части четвертой ГК РФ (вступила в силу с 1 января 2008 года, с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2015 № 431- ФЗ, которые вступили в силу с 1 января 2017 года), считаем крайне актуальным рассмотреть особенности правового регулирования, возникающие при заключении и исполнении договора коммерческой концессии, а также более детально остановиться на регистрации договора коммерческой концессии во второй разделе данной главы.

Необходимо отметить, что наиболее интересным для рассмотрения являются правоотношения, которые осложнены иностранным элементом и требуют разрешения возникающих правовых коллизий.

Коллизионное право (collision/conflict law) в узком смысле следует понимать как совокупность коллизионных норм, закрепляющих путем разрешения или предотвращения юридических коллизий между законами различных государств, определяя при этом, право какого государства необходимо применять по отношению к конкретному правоотношению, одновременно являясь частью международного частного права 1.

Для того, чтобы выбрать право, применимое к договору коммерческой концессии, имеющему связь с каким-либо иностранным элементом, необходимо обратиться к положениям 68 главы ГК РФ, которая регламентирует применение права к имущественным и личным неимущественным отношениям.

Исходя из положений, указанных в ст. 1186 ГК РФ право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, ГК РФ, а также других законов (ст. 3 ГК РФ) и обычаев, которые признаются на территории Российской Федерации.

Следует обратить внимание на то, что в случае, когда иностранное лицо выступает правообладателем по договору коммерческой концессии, совершенно очевидно возникают вопросы, которые необходимо рассмотреть на преддоговорной стадии во избежание дальнейших проблем.

Иностранный правообладатель, желающий открыть для себя Российский рынок, в первую очередь, сталкивается с дилеммой формы ведения бизнеса на данной территории. Будь то, открытие дочернего предприятия или предприятия с иностранными инвестициями, как формируется налогооблагаемая база, как распределяются дивиденды и другие вопросы, затрагивающие организацию классических бизнес- процессов на территории иностранного государства.

Для открытия новых рынков, правообладатель правомочен регистрировать новые юридические лица в иностранном государстве (включая их в свою сеть), а также заниматься инвестированием собственных средств в уже созданные проекты.

Важно понимать, что для создания юридических лиц, учредителями которых являются представители иностранных государств, на территории Российской Федерации действуют особый порядок, отраженный в Федеральном законе от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 160 ФЗ).

В силу ст. 20 данного закона, для вновь созданных юридических лиц, которые представляют собой ничто иное, как коммерческие организации с иностранными инвестициями, обязательной является государственная регистрация, определяемая Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Следовательно, коммерческая организация, имеющая в своем активе иностранные инвестиции, будет являться созданной после внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Отметим, что для создания общества с ограниченной ответственностью, имеющего в составе одного или нескольких иностранных учредителей, также необходимо руководствоваться Федеральным законом № 160 ФЗ.

Важно понимать, что наличие иностранных инвестиций никаким образом не снимает с организации обязанности по уплате налогов. Затрагивая вопрос выплаты дивидендов, непосредственно получения дохода, стоит привести ст. 7 НК РФ, которая для международных договоров, в которых одной из сторон является Российская Федерация, в случае противоречия нормам, закрепленным российским налоговым законодательством, устанавливает их легитимное применение.

Крайне внимательно необходимо отнестись к содержанию понятия «личный закон юридического лица», поскольку в соответствии с местом учреждения юридического лица, происходит определение его правоспособности (выступая с позиции одной из сторон по договору).

Заметим, что на основании личного закона юридического лица также определяются:

1. статус организации в качестве юридического лица;

2. порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятие на себя гражданских обязанностей;

3. способность юридического лица отвечать по своим обязательствам.

Необходимо подчеркнуть, что при заключении внешнеэкономических сделок, презюмируется факт владения стороной по договору информацией, которая содержится в государственном торговом реестре, по месту где юридическое лицо было зарегистрировано. Информация об иностранных юридических лицах необходимо искать в национальных торговых палатах, в которых также хранятся данные об объектах интеллектуальных прав, которые принадлежат этим лицам.

Из положения, закрепл?нного в ст. 1027 ГК РФ, мы выяснили, что право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя определяется по праву страны, где такое физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. Если это правило не может быть применено ввиду отсутствия обязательной регистрации, применяется право страны основного места осуществления предпринимательской деятельности.

Из нормы, закрепленной в ст. 1201 ГК РФ, мы видим, что физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя определяется по праву страны, где такое физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. Если это правило не может быть применено ввиду отсутствия обязательной регистрации, применяется право страны основного места осуществления предпринимательской деятельности.

Нормы трудового законодательства, которые установлены на территории Российской Федерации, а также иные акты, содержащие нормы трудового права имеют свое распространение на весь спектр трудовых правоотношений с участием как иностранных граждан, лиц без гражданства, так и организаций, учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства и международных организаций, а также иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Налаживание деловых отношений с иностранным правообладателем обеспечивает импорт конкурентоспособных технических решений, эффективных способов по осуществлению деятельности предпринимателей в Российской Федерации. Что, несомненно, может послужить основой для создания и развития собственных интеллектуальных продуктов, посредством моделирования технологий, которые ранее были недоступны российскому рынку.

С одной стороны, практическая ценность таких понятий, как: «честное партнерство», «деловая репутация», прямым образом влияют на инвестиционную привлекательность страны для иностранных инвесторов, с другой, нельзя сбрасывать со счетов уровень правосознания общества, посредством которого также определяется качество инвестиционного климата - одна из приоритетных задач государства.

Одной из мер, являющейся гарантом для иностранного инвестора, а также коммерческой организации с иностранными инвестициями следует считать норму права, закрепленную в ст. 9 Федерального закона № 160-ФЗ, которая устанавливает 7-ми летний период «устойчивости» по отношению к законодательству, ухудшающему положение инвестора1.

В связи с этим, видится логичным продолжить дискуссию, существующую в профессиональных кругах на тему введения для иностранного инвестора режима наибольшего благоприятствования (вместо существующего в настоящий момент национального режима, ст. 4, Федеральный закон № 160-ФЗ).

В силу ст. 1210 ГК РФ, у сторон существует возможность выбрать право, подлежащее применению, по соглашению между собой (в отношении прав и обязанностей по договору). Применимое право может быть распространено как на весь договор в целом, так и к отдельным его частям.

Если сторонами не было определено право, то в этом случае, применимое право будет определяться из нормы ст. 1211 ГК РФ.

Важно отметить, что проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее Проект ФЗ № 47538- 6)1, предложенный Э.П. Гавриловой, был отражен в Федеральном законе от 30.09.2013 № 260-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации». Тем самым, поставив точку в вопросе определения применимого права как для пользователя, так и для правообладателя.

Договор коммерческой концессии, осложненный иностранным элементом, помимо уже рассмотренных норм коллизионного права, также может содержать нормы положений международных документов, которые традиционно применяются в схожем договоре «франчайзинга» за границей, однако не имеют силу международных договоров для Российской Федерации. К ним можно отнести:

1. Модельный закон о раскрытии информации о франшизе (Рим, УНИДРУА, 2002),

2. Руководство ВОИС по франчайзингу (THE WIPO Guide on Franchising, 1994),

3. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА, 1994) и другие.

Для примера, рассмотрим Принципы международных коммерческих договоров - Принципы УНИДРУА (далее - Принципы). Так, в соответствии с этими Принципами:

1. их применение возможно по обоюдному соглашению сторон;

2. если стороны договорились, что из договор будет регулироваться следующими положениями: «lex mercatoria», а также «общими принципами права», либо аналогичными положениями - Принципы также будут использоваться;

3. будут применяться при невозможности установления соответствующей нормы применимого права;

4. могут быть использованы при толковании унифицированных правовых документов, носящих международный характер;

5. могут применяться для разработки модели национального или международного.

Вместе с этим, не стоит забывать о тщательном анализе и проверке международных норм, прежде чем их применять, во избежание противоречия национальному законодательству.

Так, например, ст. 1.2. Принципов, предусматривает свободу формы договора, в то время как положение ст. 1028 ГК РФ устанавливает обязательную письменную форму заключения договора, а также обязательную государственную регистрацию.

Аналогичным образом обстоит ситуация с договорами коммерческой концессии (когда предоставляется право на товарный знак), в которых присутствует иностранный элемент, имеющий регистрацию по Мадридской системе, логично возникает вопрос о необходимости соблюдения установленной ст. 1028 ГК РФ формы и государственной регистрации.

Отвечая на этот вопрос, необходимо обратить внимание на извещение, которое было направлено Генеральному директору ВОИС, в рамках процедуры, предусмотренной Правилом 20 bis (6) (b) Общей инструкции к Мадридскому соглашению и протоколу, тем самым определив, что имеющаяся запись о лицензиях в Международном реестре не имеет силы на территории Российской Федерации. Соответственно, для товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением, которые передаются в рамках договора коммерческой концессии, также требуется государственная регистрация в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, с учетом условий, изложенных в российском законодательстве. Кроме этого, при заключении договора коммерческой концессии, необходимо иметь в виду положения международных договоров, которые могут иметь отличия с национальным законодательством. В случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора (ст. 7 ГК РФ).

Так, например, это касается Сингапурского договора, который был принят в 2006 году (на основании Договора по товарным знакам - TLT), вступивший в силу для Российской Федерации - 18 декабря 2009 года.

В частности, в ст. 27 Сингапурского договора говорится о том, что Российская Федерация в отношении государствами-участниками Сингапурского договора и Договора по товарным знакам, вправе использовать только положения Сингапурского договора, а положения Договора по товарным знакам могут быть применимы только для стран-участников, подписавших этот договор и не являющихся участниками Сингапурского договора, одновременно. Данный механизм был разработан, поскольку часть положений Сингапурского договора кардинальным образом отличаются от положений Договора о товарных знаках, а часть положений была взята практически без изменений, при этом, оба договора по-прежнему решают главную задачу - регулирования предоставления лицензий на товарные знаки. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в соответствии со ст. 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. При этом, в случае предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии, договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

3.2 Особенности государственной регистрации договора коммерческой концессии

Исходя из положения, закрепленного в ст. 1028 ГК РФ, при отсутствии государственной регистрации, договор коммерческой концессии считается незаключенным. При этом, вопрос о необходимости государственной регистрации договора, в рамках которого осуществляется распоряжение исключительными правами на зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности, а также средства индивидуализации не вызывает серьезных разногласий, очевидно, что использование данного механизма, необходимо рассматривать как превентивную меру в борьбе с недобросовестными контрагентами, которые злоупотребляют правом.

Следует отметить, что в зарубежных странах отсутствует единая точка зрения по вопросу обязательной государственной регистрации данного договора.

При этом, большинство стран придерживается общей позиции по обязательной регистрации договоров, которые касаются отчуждения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, однако, что касается лицензионных договоров (к которым относится договор коммерческой концессии - п.4 ст. 1027 ГК РФ), то подход к их регистрации различен.

В настоящий момент, выделяется четыре основных подхода по регистрации лицензионного договора:

1. обязательная регистрация;

2. по желанию сторон;

3. уведомительная регистрация;

4. смешанная форма.

Так, например, в США подлежат регистрации только лицензионные договоры на изобретения, созданные в рамках финансирования из средств федерального правительства.

Обязательная регистрация лицензионных договоров не предусмотрена в Германии, однако, она может быть осуществлена по желанию сторон. Важно заметить, что отсутствие государственной регистрации никак не влияет на действительность самого договора, в рамках которого передается комплекс исключительных прав, соответственно можно сделать вывод о декларативном значении рассматриваемой процедуры.

Регистрация лицензионных договоров обязательна в таких странах, как: Франция, Великобритания, Швейцария. В Японии процесс регистрации лицензионных договоров несколько отличается от общепринятого в европейских странах. В первую очередь, это касается высокой степени контроля за экспортом наукоемких изобретений и технологий, а при импорте, данный механизм направлен на соблюдение добросовестной конкуренции на внутреннем рынке Японии.

Право множества государств делает немаловажный акцент на защите национальных бизнесменов от условий, с помощью которых зарубежные лицензиаты могут занять доминирующие позиции на рынке лицензиата, тем самым уменьшив доход последнего, а также устанавливает определенные возможности по продаже лицензий отечественных лицензиатов за рубеж с наибольшей выгодой1.

В СССР, лицензионные договоры закреплялись в ст. 23 Закона СССР от 31 мая 1991 года № 2213-1 «Об изобретениях в СССР»2. Лицензия могла носить как исключительный, так и неисключительный характер. Лицензионный договор подлежал обязательной государственной регистрации в Госпатенте СССР (ст. 9 Закона). Отсутствие государственной регистрации - означало недействительность лицензии.

В более раннем источнике, Положении о товарных знаках (утвержденном приказом Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий от 25 июня 1962 года № 144 а), также предусматривается обязательная государственная регистрация (в Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР), отсутствие данной регистрации - влечет недействительность договора.

При дальнейших изменениях законодательства, подход обязательной государственной регистрации лицензионного договора не изменялся, в настоящий момент, это положение закреплено части четвертой ГК РФ, ст. 1232.

На наш взгляд, договор коммерческой концессии нельзя назвать разновидностью лицензионного договора, поскольку, представляет собой не что иное, как один из существующих способов распоряжения исключительными правами, которые содержат в себе права на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности.

Одними из первых правил, затрагивающих регистрации договоров (1995 г.), была предусмотрена проверка Комитетом по патентным и товарным знакам документов, которые были представлены для регистрации договоров, на соответствие установленному законодательству того периода времени. В более поздних правилах регистрации договоров (2003 г.), законодателем была предусмотрена менее тщательная проверка предоставленных документов: только наличие предоставленных документов, которые должны соответствовать определенным требованиям, в отличии от соответствия предоставленных документов установленным требованиям законодательства в целом.

В данный момент времени, в соответствии с действующим законодательством, проверка осуществляется непосредственно соответствию условиям регистрации. Данная тенденция, направлена, в первую очередь, на упрощение процедуры, позволяет сократить сроки регистрации, а также повторяет зарубежный опыт, отраженный в международном законодательстве.

Частью четвертой ГК РФ (ст. 1232, ст. 1233) в российском законодательстве был закреплен договор залога исключительного права на средство индивидуализации и результат интеллектуальной деятельности, который представляет собой самостоятельный вид договора по распоряжению исключительным правом как на средство индивидуализации, так и на результат интеллектуальной деятельности.

Принимая во внимание международный опыт государственной регистрации лицензионных договоров, следует понять, существует ли возможность предоставления исключительного права на использование комплекса интеллектуальных прав, передаваемого в рамках договора коммерческой концессии.

Ввиду того, что в российском праве договор коммерческой концессии законодательно был закреплен с момента введения в действие части второй ГК РФ (1996 г.), целесообразнее изначально рассмотреть вопрос государственной регистрации лицензионного договора, а уже затем выделить присущие признаки договора об исключительной лицензии.

В профессиональном сообществе нередко возникает вопрос, касающийся возможности предоставления нескольких исключительных лицензий в отношении одного средства индивидуализации или результата интеллектуальной деятельности, кроме этого, существует мнение, что в российском законодательстве не предусмотрено параллельное предоставление как исключительных, так и неисключительных прав, содержащих в себе правомочия по использованию в отношении одного предмета лицензионного договора.

В связи с этим, необходимо четко прослеживать различие между предметом и объектом договора, поскольку очень часто приходится сталкиваться со сложностью определения объема отчуждаемых (предоставляемых) прав.

Норма права, закрепленная в п. 3 ст. 1237 ГК РФ, в которой говорится о возможных различных способах использования лицензионных договоров в отношении определенного средства индивидуализации или результата интеллектуальной деятельности части их использования может применяться по аналогии по отношению к договору коммерческой концессии. Так, в рамках комплекса исключительных прав, предоставляемых по договору коммерческой концессии (в который входят результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), правообладатель имеет право предусмотреть различные условия использования с разными пользователями. Отсюда следует, что в отношении одного и того же зарегистрированного комплекса исключительных прав правообладателем могут быть предоставлены отнюдь не равнозначные права по отношению к пользователям.

В том случае, если договор совершен в надлежащей форме, но стороны (или одна из сторон) уклоняется от его регистрации (в силу п. 2 ст. 165 ГК РФ), суд правомочен вынести решение о принудительной регистрации указанного договора, которое служит основанием для государственной регистрации.

Сведения, которые предоставляются для регистрации договоров коммерческой концессии и субконцессии, изменения к ним, а также порядок подачи соответствующих заявлений указан в Приказе Минэкономразвития России от 10 июня 2016 № 3712.

В соответствии с п. 13 Административного регламента, касающегося государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности при наличии установленного требованиям Роспатента пакета документов должна осуществляться в срок, не превышающий 45 рабочих дней. При этом, Административным регламентом установлен перечень оснований для отказа:

1. отсутствие заявления;

2. заявление представлено не на русском языке;

3. заявление не поддается прочтению;

4. в заявлении не содержится информация о номере документа, удостоверяющего исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности;

5. заявление, представленное в электронной форме, содержит нарушения правил использования электронной подписи.

Кроме этого, в случае если заявителем был получен отказ в регистрации договора по привед?нным выше причинам, согласно рассматриваемому Административному регламенту, заявителю следует подавать новое заявление, прикладывая необходимый перечень документов, срок рассмотрения которого также ограничен 45-ю рабочими днями, отрицательно сказываясь на быстроте и оперативности введения в гражданский оборот исключительных прав на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности.

Во время подачи заявления о государственной регистрации договора коммерческой концессии (лицензионного договора) крайне важно определить, имеет ли место быть переход исключительного права на средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности без договора, например, в результате правопреемства, чтобы одновременно подать необходимые документы и не ждать 45 рабочий дней от государственного органа их запроса (к таким документам можно отнести: свидетельство о праве на наследство или разделительный баланс).

В случае, если государственная регистрация отсутствует, переход исключительного права, в соответствии с п. 6 ст. 1232 ГК РФ, следует считать несостоявшимся. Важно понимать, что момент перехода права не устанавливается фактом государственной регистрации. Особенно ярко это можно проследить на процессе перехода права в соответствии с передаточным актом. Предположим, что передача права осуществляется на вновь созданное юридическое лицо, соответственно заявление о регистрации данного перехода может быть подано только после подтвержденной внесенной записи в Едином государственном реестре юридических лиц.

Обязанность правообладателя об уведомлении Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) изменений, которые относятся к государственной регистрации товарных знаков, а также знаков обслуживания установлена в ст. 1505 ГК РФ. При этом, данного рода обязанность не предусмотрена для объектов патентного права, в то время как обязанность по первоначальной государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации имеется (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Тем не менее, сведения об изменении записей в государственных реестрах, которые касаются объектов патентного права публикуются в официальном бюллетени Роспатента. Соответственно, можно сделать вывод, что в отличие договора коммерческой концессии, где изменения подлежат государственной регистрации в силу закона, изменения сведений, касающихся объектов патентного права относительно государственной регистрации, носят императивный характер и зависят исключительно от желания патентообладателя.

Заметим, что в ГК РФ не закреплены меры правового воздействия в случае, если требования о государственной регистрации изменений договора коммерческой концессии не соблюдаются. Данное расхождение может повлечь за собой определенную правовую неясность, поэтому некоторыми специалистами предлагается установления санкции, аналогичные требованию о государственной регистрации договора коммерческой концессии - признания договора ничтожным (п. 1 ст. 1028 ГК РФ).

При этом, по-прежнему остается незатронутым вопрос о том, изменения какого характера подлежат обязательной государственной регистрации - в 54 главе ГК РФ об этом ничего не сказано.

В п. 1 ст. 1036 ГК РФ закреплено, что изменения в договор коммерческой концессии могут быть внесены в соответствии с главой 29 ГК РФ, которая регламентирует условия изменения и расторжения договора, однако не содержит специальной нормы, которая могла бы быть применима к договору коммерческой концессии. Следовательно, нам ничего не остается сделать, как обратиться к ст. 432 ГК РФ (Основные положения о заключении договора) и производить государственную регистрацию изменений в договоре коммерческой концессии при внесения изменений в существенные условия договора коммерческой концессии (предмет договора, объем передаваемых прав, условие о размере вознаграждения и форма, в которой оно выплачивается), а также в иные условия, которые стороны самостоятельно определили, как существенные.

Наряду с государственной регистрацией договора коммерческой концессии, это правило аналогичным образом применимо и к договору коммерческой субконцессии, а также его изменениям.

Однако, на практике имеют место быть ситуации, для которых отсутствует специальное регулирование, в частности по поводу услуг государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом, предоставляемых Роспатентом.

В качестве примера, рассмотрим изменение договора, которое направлено на продление срока его действия.

Так, в настоящий момент, существует заблаговременный порядок подачи заявления для продления лицензионного договора. В пользу лица, который подает заявление (заявитель) должна решаться ситуация, при которой соответствующий пакет документов бы направлен вовремя (согласно дате проставления почтового штемпеля), однако, в силу технических обстоятельств, был доставлен в Роспатент позднее срока действия договора (в соответствии с п. 2 чт. 194 ГК РФ).

Несколько иное решение имеют вопросы, связанные с возможным отзывом в одностороннем порядке договора о распоряжении исключительным правом, а также договора коммерческой концессии с этапа прохождения государственной регистрации.

Так, в силу п. 3 ст. 165 ГК РФ, если имеет место быть уклонение одной из сторон договора от регистрации сделки, совершенной в надлежащей форме и требующей государственной регистрации, суд имеет право вынести решение о регистрации такой сделки (при наличии требования второй стороны).

Кроме этого, суд имеет право понудить заключить договор для стороны, которая уклоняется от заключения договора (при этом, для которой заключение договора является обязательным в силу закона), в том случае, если вторая сторона обращается в суд с соответствующим требованием (п. 1 ст. 421 ГК РФ).

Вышесказанное, говорит нам о том, что в случае наличия спора, решение о регистрации договора будет принимать не Роспатент, а суд. Данная позиция отражена в судебной практике, а также раскрывается в Рекомендациях, касающихся регистрации договоров о распоряжении исключительным правом.

При этом, не совсем корректным является подход, при котором, одна из сторон направляет заявление об отзыве в Роспатент, не уведомляя об этом другую сторону. Кроме этого, у заявителя существует возможность получить все экземпляры договора коммерческой концессии, что автоматически лишает вторую сторону доказательств в суде при добросовестном исполнении ранее согласованных обязательств по договору (пример: оплата периодических платежей за предоставление права использования средства индивидуализации или результата интеллектуальной деятельности).

Ввиду того, что одним из основных условий договора коммерческой концессии является предоставление права на использование товарного знака (знака обслуживания), а также принимая во внимание практическую необходимость снижения бюрократических барьеров при обращении уже зарегистрированных средств индивидуализации и результатов интеллектуальной деятельности в гражданском обороте, имеет место быть введение уведомительного характера государственной регистрации предоставления права для знака обслуживания, товарного знака по договору коммерческой концессии.

Поскольку пользователю, по договору коммерческой концессии, передаются права на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности, то уведомительный порядок регистрации предоставления права использования, логично предоставить на уже зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности (в частности, регламентированном лицензионным договором).

В связи с этим, возникает предложение по внесению для договора коммерческой концессии положения о начале действия с момента его заключения, если сторонами не предусмотрено иное.

Следовательно, указанный выше порядок распространяется и на последующие изменения условий договора (как для лицензионного договора, так и для договора коммерческой концессии) в соответствии со ст. 452 ГК РФ. С момента заключения сторонами соглашения о внесении изменений в условия договора, данные изменения вступают в действие, если сторонами не предусмотрено иное.

Таким образом, для реализации вышесказанных положений, потребуется привидение в соответствие положений главы 54 и части четвертой ГК РФ. При этом, видится очевидным сохранение обязательной государственной регистрации залога, отчуждения и перехода исключительного права на средства индивидуализации и результат интеллектуальной деятельности без договора к другим лицам, а также оставление без изменений положения о том, что именно в момент государственной регистрации отчуждения исключительного права на средство индивидуализации и результат интеллектуальной деятельности - непосредственно происходит переход этого права.



Заключение

Как мы выяснили, вопросы, связанные с распоряжением правами на средства индивидуализации, а также результаты интеллектуальной деятельности достаточно широко отражены в гражданском законодательстве. Однако, существует определенное количество правовых пробелов, которые необходимо устранить.

При этом, важно понимать, что процесс развития предпринимательства, в основе которого лежит договор коммерческой концессии (включая случаи, когда и правообладателем выступает не иностранная компания, а российское юридическое лицо), очень тесно связан с правоприменительной практикой.

Также необходимо отметить, что не стоит останавливаться на регулировании и развитии национального рынка франчайзинга, не обращая внимания на возможности, которые предоставляются Российской Федерации за ее пределами. Поскольку большинство документов, разработанных международными организациями носят скорее рекомендательный, нежели обязательный характер, однако созданы целой отраслью франчайзинга для установления понятных правил игры, как для пользователя - при выборе франшизы с открытыми финансовыми показателями, так и для правообладателя - при отборе достойного и надежного франчайзи.

В результате исследования сделаны следующие теоретические выводы и практические рекомендации:

1. Для унификации законодательства и в связи с получением широкой распространенности понятия «франчайзинг», представляется целесообразным в главе 54 и части четвертой ГК РФ произвести замену трудного для понимания понятия «договор коммерческой концессии» на термин «франчайзинг».

2. Предлагается из п. 2 ст. 1027 ГК РФ исключить термин «деловая репутация», которая предоставляется к использованию в определенном объеме, при этом предусмотреть для пользователя права по защите деловой репутации правообладателя, что позволит должным образом устранить проблему защиты деловой репутации юридического лица - правообладателя, поскольку последний, в конструкции договора коммерческой концессии может о соответствующем нарушении никогда не узнать.