Право на товарні знаки та торгові марки

1) які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою;

2) які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності. Дані позначення, окрім тих, які можуть ввести покупця в оману щодо товару, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. на які зважаючи на їх специфіку не може бути представлене виняткове право користування, зокрема: що полягають частково або повністю з географічних назв, які можуть бути сприйняті як вказівки на місце знаходження виробника товару;

3) які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв) [2], що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку;

4) які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди;

Для реєстрації торговельної марки в Україні необхідно подати заявку до Державного Департаменту інтелектуальної власності при Міністерстві Освіти і науки України. Заявником, може бути фізична особа (громадянин України), організація або іноземна організація, а також іноземець - фізична особа. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу. Заявка повинна стосуватися одного знака бути складена українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікація товарів і послуг. У заяві про реєстрацію знака необхідно вказати заявника (заявників) та його адресу. Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний: заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить; подати в заявці кольорові зображення вказаного знака. Кількість примірників таких зображень встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, ним можуть висуватися й інші вимоги [9].

За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості класів передбачених Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг(МКТП) якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги. Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом з заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу Заявка підписується заявником або його представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним), скріпляється печаткою підприємства або організації. До заявки також додається державний збір за подачу заявки. Заявка на реєстрацію торговельної марки подається в Укрпатент, який перевіряє відповідність заявки встановленим вимогам, класифікує перелік товарів і послуг відповідно до міжнародної класифікації і направляє заявнику рішення про встановлення дати подачі заявки. Далі по заявках Укрпатент проводить експертизу на відповідність вимогам, що пред'являються до торговельних марок, а також перевіряє тотожність і схожість з раніше заявленими і зареєстрованими в Україні торговельними марками. За наслідками експертизи ухвалює рішення про реєстрацію і видачу свідоцтва або про відмову в ньому. При позитивному рішенні необхідно сплатити мито за видачу свідоцтва. Після оплати мита торговельна марка вноситься в Державний реєстр торговельних марок України, далі Департамент проводить публікацію про реєстрацію в офіційному бюлетні і видає заявнику свідоцтво на торговельну марку. Свідоцтво діє 10 років з дня подачі і може бути продовжено на наступні 10 років до закінчення попереднього терміну дії [9].

Якщо торговельна марка не використовується повністю або використовується частково на території України щодо товарів і послуг, вказаних в свідоцтві протягом 3 років від дати публікації або від іншої дати після публікації, то дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково рішенням суду на підставі звернення зацікавлених осіб.

3.2 Реєстрація торговельних марок в розвинутих країнах світу. Юридичний механізм узагальненої марки в рамках Європейського Союзу

Реєстрації марки передує її вивчення, що виключає використання назв і логотипів, які вже використовуються іншими фірмами. Таке вивчення, як правило, проводиться спеціалізованими фірмами, що надають консультаційні послуги з питання промислової власності. Звичайно, за це доводиться платити, але гра коштує свічок, оскільки вдається уникнути дублювання і навіть судових справ з приводу використання вже діючої марки. Іноді великі компанії стикаються з тим, що вибрана ними назва торговельної марки вже використовується якою-небудь малою фірмою. В цьому випадку з цією фірмою можуть вестися переговори про поступку назви за певну ціну, яка звичайно складає 1-3% від величини оборотів фірми-продавця.

Коли потрібно зареєструвати торговельну марку за кордоном, консультаційна фірма працює з відповідними органами інших країн, щоб уникнути дублювання в назві торговельної марки і оцінити можливість успіху просувної марки в тій або іншій країні, враховуючи місцеві умови, історичні, культурні і мовні особливості. Це пов'язано з тим, що деякі назви можуть звучати в інших країнах немилозвучно, двозначно і викликати асоціації, на які власники торговельної марки зовсім і не розраховували. Так, споживач коньяку марки "Наполеон" у Франції, навіть не будучи в душі бонапартистом, розуміє історичний сенс даної назви. Для споживачів даного коньяку в інших країнах Європи його назва часто не має того ж сенсу, а в країнах Азії - може бути і зовсім незрозумілим. При впровадженні торговельної марки на ринок іншої країни слід враховувати місцеві звичаї і звички і психологічні особливості споживачів. Французький експерт Ж.-Н. Капфере, приводить приклад проникнення на ринок Росії в кінці 90-х років сигарет однієї найбільш відомих в світі марок - ПАТ (British American Tobacco). Керівники фірми вирішили використовувати широко відому на російському ринку марку "Ява", випустивши на ринок сигарети під маркою "Ява Золота", які мали набагато більший успіх, чим сигарети марки ПАТ. Ж.-Н. Капфере вважає таку політику цілком виправданою в країні, для якої "питання національної величі і національної гордості вельми чутливі". І в цілому, використання місцевих, добре відомих торговельних марок може розглядатися як один з найбільш успішних способів проникнення на зарубіжні ринки, оскільки відомі марки народжують у споживачів відчуття приналежності до місцевої культури. Фахівці вважають, що у принципі ніщо не заважає використовувати ідентичні марки для абсолютно різних продуктів. Так, у Франції марка Montblanc ("Монблан") одночасно використовується для авторучок і десертного крему. Проте слід пам'ятати, що власник широко відомої марки може розцінити її використання, що завдає йому збитку паразитизм зі всіма витікаючими з цього наслідками. Отже при виборі назви торговельної марки слід вибирати ще невикористані поняття. Назва торговельної марки не повинна вводити майбутнього покупця в оману щодо походження або особливостей продукції. Торговельна марка може мати різну форму: найчастіше це словесна назва, але нею можуть бути і абстрактні малюнки (шеврон у фірми "Сітроен") або різні зображення (крокодил у фірми "Лакост"). Класичним став приклад появи лева, що гарчить, в перших кадрах фільмів, знятих компанією Metro-Goldwyn-Mayer, який став торговельною маркою цієї компанії. Останнім часом широке розповсюдження, особливо в країнах Північної Європи, одержують так звані "нюхові" марки. В деяких випадках використовуються також звукові марки - невеликі музичні уривки на початку радіо або телепередачі можуть розглядатися як торговельні марки. Творці торговельної марки повинні проявляти максимум уяви, щоб добитися головного - відмінності його марки від інших [22].

Після реєстрації торговельна марка набуває цінності, яка може бути об'єктом тих або інших операцій. Після реєстрації в своїй країні торговельна марка може бути зареєстрована і в інших країнах. Так, реєстрація торговельної марки у Франції, здійснювана Національним інститутом промислової власності (IN PL), дає можливість користуватися захистом, який передбачається різними міжнародними конвенціями, - Паризькою конвенцією по охороні прав промислової власності (що полегшує реєстрацію в 160 країнах), Мадридським протоколом (розповсюджується на 66 країн) і т.д. В даний час у Франції зареєстровано 92366 торговельних марок [14].

В 1996 р. в рамках Європейського союзу (ЄС) був введений юридичний механізм єдиній для всіх 15 країн-учасниць узагальненої марки, яка повинна реєструватися в Управлінні по гармонізації на внутрішньому ринку OHMI), розташованому в іспанському місті Аліканте. Реєстрація торговельної марки в OHMI обходиться в 1100 євро, при цьому сама процедура займає близько двох років, протягом яких вивчається представлене досьє, здійснюється його переклад на 11 офіційних мов ЄС [18, c. 23]. За три з невеликим року з моменту введення єдиної узагальненої марки в ОНMI було зареєстроване 140 тис. торговельних марок, з яких 2/3 припадає на частку підприємств з країн ЄС. Це більше, ніж передбачалося при створенні OHMI, що також зумовило затягування процедури реєстрації. Серед країн ЄС перше місце по числу зареєстрованих марок займає Німеччина (17%), за нею слідує Великобританія. Франція займає лише п'яте місце. Серед підприємств країн, що не є членами ЄС, найбільшу частку (28%) займають фірми США, за ними з великим відривом слідують японські (3%) і швейцарські (близько 2%) компанії. Найбільша частка торговельних марок (12%) доводиться на підприємства електроніки і інформатики, друге місце займають фірми, які надають юридичні послуги, третє місце - компанії, що займаються ресторанною справою. Активна участь фірм, особливо американських, в процесі реєстрації торговельних марок в OHMI, пояснюється тим, що вони прагнуть закріпитися не тільки на нинішньому, але і на майбутньому ринку ЄС, який значно розшириться після майбутнього вступу в ЄС нових країн [14].

Досить цікавою є процедура реєстрації товарного знаку в Російській Федерації. Виняткові права на товарний знак в Російській Федерації виникають лише після його реєстрації в уповноваженому державному органі. Використання замість товарного знаку незареєстрованого позначення допускається, але ніяких виняткових прав в цьому випадку не виникає. В Росії орган, який реєструє товарні знаки, є Федеральна служба по інтелектуальній власності, патентам і товарним знакам (Роспатент). Кожен товарний знак реєструється відносно певних товарів і послуг, розподілених по класах (чим більше класів, тим дорожча реєстрація). Всього таких класів на сьогодні 45 (34 товарів і 11 послуг), вони встановлені Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТУ). Далеко не будь-які тексти і зображення можуть бути зареєстровані як товарний знак. Тут є цілий ряд обмежень передбачених ст. 1483 Цивільного кодексу Російської Федерації. Одне з обмежень таке: не може бути зареєстровано як товарний знак позначення, що увійшло у загальний вжиток для вказівки товарів певного вигляду, такими товарами є, наприклад, термос, макінтош, ксерокс. Є обмеження відносно прямої вказівки на вигляд, якість і властивість товару. Наприклад, не можна зареєструвати товарний знак «комп'ютер» для обчислювальної техніки. Але при цьому можна зареєструвати такий товарний знак для інших класів, наприклад, для одягу, за умови, проте, що він не буде помилковим для подібних товарів, тобто вводити споживача в оману щодо товару або його виробника.

Розробка і подальша реєстрація товарного знаку має декілька чітко виділених етапів: постановка мети позиціонування товару на ринку; визначення основних елементів знаку як символів галузі або фірми; вибір з ряду виконаних серій ескізів позначення двох-трьох варіантів для проведення фокус-групи та ін. Свідоцтво на товарний знак видається в РФ строком на 10 років. Надалі воно може бути за відповідною заявою в реєструючий орган і сплати відповідного державного мита продовжено ще на 10 років, і так необмежене число раз. Організація може самостійно подати заявку на реєстрацію. Після подачі заявки Роспатент проводить попередню експертизу і виносить ухвалу про ухвалення до розгляду матеріалів заявки по товарному знаку. За реєстрацію знаку в Роспатенте стягується державне мито. Реєстрація товарного знаку може проводитися протягом 1,5 років з дати подачі заявки. Роспатент виносить ухвалу про реєстрацію, або про відмову в реєстрації товарного знаку. У разі винесення позитивної ухвали товарний знак вноситься в Державний реєстр товарних знаків і знаків обслуговування РФ і публікується в бюлетені "Товарні знаки", що видається Роспатентом. На зареєстрований товарний знак видається свідоцтво, що засвідчує пріоритет товарного знаку, виняткове право власника на товарний знак відносно товарів, вказаних в свідоцтві. Видача свідоцтва проводиться протягом трьох місяців з дати реєстрації товарного знаку в Державному реєстрі. Реєстрація товарного знаку діє протягом десяти років, починаючи з дати надходження заявки в Патентне відомство. Термін дії реєстрації товарного знаку може бути продовжений за заявою власника кожного разу на десять років [10].

Найбільш загальноприйнятим способом захисту товарного знаку є його реєстрація в Реєстрі товарних знаків, і велике число країн ставить цю реєстрацію умовою захисту товарних знаків. Спочатку знак повинен бути зареєстрований, і як тільки він зареєстрований, він охороняється, і його власник має право перешкодити іншим особам в його використанні. Проте реєстрація не є єдиним способом захисту товарного знаку. У деяких країнах також охороняються незареєстровані товарні знаки, проте це менш надійна форма захисту, оскільки незареєстрований товарний знак не захищений до тих пір, поки він не придбав достатню впізнаванність і репутацію на ринку, на що може піти значний час після первинного випуску на ринок. Якщо пропонуються на ринку продукти під новим товарним знаком, про який ніхто не знає, цей товарний знак буде дуже вразливим. Можна претендувати на захист, що надається законами про недобросовісну конкуренцію, проте в цьому випадку найбільш важливим моментом є те, що знак повинен набути репутацію.

Попереджувальне маркування є спеціальним позначенням, що свідчить про те, що товарний знак зареєстрований. Як знаки попереджувального маркування в світовій практиці набули поширення буквені поєднання "ТМ" (скорочення від trademark), "SM" (скорочення від service mark), а також слова "Trademark", "Registered Trademark", "зареєстрований знак", "Marque deposee", "Marca registrada". Нанесення такого позначення є правом, а не обов'язком власника знаку, що підкріплюється статтею 5D Паризької Конвенції [2]. У Російській Федерації правовласник може проставляти поряд з товарним знаком попереджувальну маркіровку (знак охорони) у вигляді латинської букви "R" або латинської букви "R" в колі або словесного позначення "товарний знак" або "зареєстрований товарний знак, вказуючу на те, що вживане позначення є товарним знаком, зареєстрованим в Російській Федерації. Маркування "ТМ" згідно законодавству РФ не має правового захисту, таке маркування виконує лише інформативну функцію.

Для порівняння можна звернути увагу на особливості реєстрації торговельної марки в Китаї Реєстрація товарних знаків, та знаків обслуговування є важливою частиною ведення бізнесу в Китаї. Китай є стороною багатьох міжнародних конвенцій з питання стандартизації загальних процедур і умов міжнародного захисту торговельних марок. Це такі документи, як "Докладні угоди про міжнародні класифікації товарів і послуг", що виділяють 42 різні категорії, по яких класифікуються практично всі можливі продукти і послуги, "Мадридські правила міжнародної реєстрації марок", які стандартизують і приводять у відповідність з єдиним форматом реєстрацію марок в різних країнах, і "Паризька конвенція про захист інтелектуальної власності", яка є угодою між її учасниками про захист прав на зареєстровані торговельні марки на рівних підставах. Китай розробляє поправки до своїх нормативно-правових актів, що стосуються питань захисту права інтелектуальній власності. Також обумовлено, що Китай зобов'язується діяти відповідно до угод про заходи захисту торговельної інтелектуальної власності і про розгляд спорів. І це серйозно робить Китай членом світової спільноти із зобов'язаннями по захисту права власників торговельних марок зі всього світу. Існують критерії, за якими визначається, чи підлягає торговельна марка міжнародному захисту.

Вони зводяться до того, чи можна підтвердити, що бізнес здійснюється більш ніж в п'яти країнах і, отже, торговельна марка, або фірма, сприймається як міжнародний символ. Проте той факт, що, наприклад, зареєстрована марка "Ресторани Червоний Півень" в Техасі, не дає право вимагати заборони використання марки "Ресторани Червоний Півень" в Шеньчжені до тих пір, поки не буде доведено, що "Червоний Півень" є міжнародна мережа ресторанів, і що опонент отримує незаконні доходи від використання цього імені. Навіть у такому разі було б краще зареєструвати це ім'я в кожній країні, де товари або послуги продаються під цією маркою. Для міжнародних торговельних марок існує процедура "Пріоритетної реєстрації", яка дозволяє поводитися із заявою про реєстрацію марки в іншій країні протягом шести місяців після того, як вже зареєстрували цю марку в якому-небудь місці.

Процедури по реєстрації будь-якої торговельної марки, яка не була раніше зареєстрована де-небудь, що мають місце в Китаї, будуть автоматично припинені, якщо буде отримано пріоритетну заяву про реєстрацію такої ж торговельної марки, зареєстрованої в іншій країні протягом шести місяців до даного звернення. Процедура реєстрації торговельної марки порівняно проста і недорога. Визначивши під яку категорію потрапляє продукція або послуга, можна подавати на реєстрацію торговельну марку, яка може включати як фірмовий знак, так і найменування компанії. Розмір мита за реєстрацію залежить від категорії товарів (послуг). На первинному етапі, якщо перевірка в центральному бюро товарних знаків в Пекіні покаже, що така марка ще не зареєстрована під даною категорією, приймається рішення про попереднє затвердження і публікується офіційне оголошення про це. Деякі слова і графічні зображення не можуть використовуватися як торговельні марки, наприклад слово "Китай" або найменування інших держав або місць, деякі загальновідомі поняття і тому подібне. В разі реєстрації торговельна марка стане інтелектуальною власністю. Наприклад, "Ресторан Червоний Півень" в Шеньчжені зареєстрував свою торговельну марку під категорією "ресторани" для використання в Китаї. Це не означатиме, що використання аналогічної торговельної марки сірників "Сірника Червоний Півень" вважатиметься порушенням прав власника першої торговельної марки, оскільки категорія, під якою зареєстрована друга марка "займисті матеріали і матеріали", що світяться, - інша. І в цьому є здоровий глузд і справедливість. Після ухвалення рішення про попереднє твердження торговельної марки проходить 12-місячний період очікування до моменту її твердження і реєстрації, коли торговельна марка нарешті стає інтелектуальною власністю. Існують певні заходи захисту на той випадок, якщо хто-небудь копіює торговельну марку протягом періоду очікування. Порушнику направляється попередження про те, що марка в даний момент знаходиться в процесі реєстрації і вимагати припинення її використання. Якщо порушення не припиняться, то збитки викликані цим можуть бути визначені після затвердження і реєстрації марки, і обчислюватимуться з моменту даного попередження.

Набагато легше підстрахуватися і виконати необхідні процедури по реєстрації торговельної марки заздалегідь, чим вирішувати проблеми після того, як вони виникли. Вести справу в суді також набагато легше, якщо відповідно вже є свідоцтво про реєстрацію торговельної марки. Так прикладом є випадок, коли одна французька компанія з міжнародною сферою діяльності почала імпортувати свою продукцію до Китаю для продажу на внутрішньому ринку. Вона найняла місцевого агента в Шанхаї для організації імпорту. Компанія почала досить швидко проникати на ринок з масою продуктів під одним товарним знаком. Товарообіг компанії досяг $250.000 в місяць. Проте компанія звільнила місцевого агента за порушення в роботі. Тоді цей колишній агент зареєстрував товарний знак компанії в місті Циндао і оформив в Бюро товарних знаків в Пекіні документи про право його інтелектуальної власності на дану торгову марку. Після остаточної реєстрації товарного знаку на своє ім'я, він звернувся до суду міста Циндао з позовом про накладення арешту на партію товару, що імпортується з Франції до Шанхаю, і арешті банківських рахунків компанії і її нового агента в Шанхаї. Позов був задоволений. Товари, з яких складалася партія, що належить французькій компанії, були такими, що швидко псуються. Їх вартість складала $250.000. Для вирішення даної справи і анулювання реєстрації торговельної марки було потрібно терміновий виліт французьких юристів з Парижа до Шанхаю, Циндао і Пекін. Прямі витрати, пов'язані з дозволом справи, склали $500.000, без урахування додаткових витрат, зв'язаних із затримкою постачань і виконанням існуючих зобов'язань. Питання не в тому, що французька компанія піддалася явному шахрайству, а в тому, що таку небезпеку легко могли забути. Звичайна вартість професійних послуг з реєстрації торговельної марки в Китаї складає біля US$2000, з невеликими щорічними реєстраційними платежами.

Також існує порядок міжнародної реєстрації товарних знаків, що регулюється Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, відповідно до неї громадяни кожної Договірної країни можуть забезпечити в

усіх інших країнах-учасницях цієї угоди охорону своїх знаків, що застосовуються для товарів чи послуг і зареєстровані в країні походження, шляхом подання заяв на зазначені знаки до Міжнародного бюро інтелектуальної власності, згаданого в Конвенції, яка засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, при посередництві відомства зазначеної країни походження.

Таким чином можна дійти висновку, що реєстрація торговельної марки є основною процедурою, яка надає суб'єкту господарювання виключне право на її використання при виробництві продукції. Проте в кожній країні існує своя процедура реєстрації торговельної марки, що звичайно створює перепони для підприємств в поширенні своєї продукції в інших країнах. Саме тому сьогодні існує тенденція синтезу правових норм національних законодавств різних країн в єдині міжнародно-правові документи, що регулюють питання реєстрації права інтелектуальної власності на товарні знаки.

РОЗДІЛ 4. ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОВАРНИЙ ЗНАК

4.1 Загальні положення щодо захисту права інтелектуальної власності на товарні знаки

Інтелектуальна власність є інформацією, що має цінність завдяки тому, що в неї закладені творчі ідеї. Ця інформація містить комерційну цінність.

Основними юридичними інструментами захисту прав інтелектуальної власності є патенти, авторські права, товарні знаки, промислові зразки, вказівки на географічну приналежність. У багатьох країнах також захищається комерційна таємниця, що є нерозкриваною інформацією, яка дає конкурентні переваги її власникові. Перші міжнародні угоди у сфері прав інтелектуальної власності - Паризька конвенція по захисту промислової власності і конвенція Берна по захисту літературних і художніх творів - з'явилися в 1880-і рр. З тих пір вони неодноразово переглядалися, з'явилися і інші угоди. За їх виконанням стежить Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОЇС), що в 1967 р. підрозділом ООН. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків була підписана в 1891 р. Близько 100 років її дія розповсюджувалася тільки на європейські країни. Але після підписання додаткового протоколу до угоди (1989 р.) процедури почали влаштовувати більшість країн, і число учасників угоди почало рости. Зокрема, до Мадридського протоколу приєдналися США, Великобританія і Японія, які довго відмовлялися стати членами Мадридської угоди. Україна є учасником Мадридської угоди з 1991 р., а протоколу до нього - з 2000 р [18, c. 43].

Існування будь-якої, навіть високорозвинутої системи правового захисту тих або інших об'єктів, втрачає свій сенс, якщо їх власникам не буде забезпечена реальна можливість здійснювати захист своїх прав. В зв'язку з цим, завжди існує необхідність чіткого врегулювання на законодавчому рівні питань, пов'язаних з реалізацією власником свого права на захист. Тому, висвітлюючи проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки міжнародних норм, не можна обійти увагою вивчення тієї правової ситуації, яка склалася в чинному вітчизняному законодавстві по захисту права власності на товарний знак.

Аналіз зарубіжної законодавчої і судової практики свідчить про те, що для здійснення ефективного захисту прав власника позначення, що охороняється законом, законодавець повинен визначити принаймні які саме дії слід вважати порушенням його прав, передбачити дієвий механізм по припиненню досконалого правопорушення, надати власникові можливість отримати компенсацію втрат майнового і немайнового характеру, а також забезпечити останньому можливість приймати заходи по запобіганню подальшому порушенню його права власності на знак з боку третіх осіб. Основні міжнародні документи, норми яких стосуються правової охорони товарних знаків, або взагалі не вказують в яких формах може бути неправомірне використання товарного знаку (Угода TRIPS), або містять надзвичайно узагальнений перелік тих дій, здійснення яких слід розцінювати як порушення прав власника свідоцтва на знак (Директива ЄС про товарні знаки). При цьому жоден з них не містить вказівок на те, чи слідує взагалі країнам-учасницям передбачати вищезазначений перелік у власному законодавстві. Як наслідок, в зарубіжній законодавчій практиці відсутній єдиний підхід до врегулювання цього питання. Але у всіх випадках загальним є те, що навіть за умови існування такого переліку, він не носить вичерпного характеру.

У деяких країнах правові норми, регулюючі досліджувані відносини, є простим відтворенням ст. 5 Директив ЄС по товарних знаках, присвяченою вирішенню даної проблеми. Такий підхід характерний, зокрема, для німецького законодавства. Якщо проаналізувати зміст заборонених можливостей власника знаку, які викладені в п.3 § 14 Закону Німеччини "Про товарні знаки", то порушенням прав власника на позначення, що охороняється, слід вважати: нанесення тотожного або схожого позначення на товарах або їх упаковці; пропозиція товарів під таким позначенням, введення в обіг або зберігання з цією метою; пропозиція або надання послуг під таким позначенням; експорт і імпорт товарів під таким позначенням; використання такого позначення в діловій документації або рекламі. Інші форми порушення права на знак зустрічаються в тих країнах, де при розробці відповідних правових норм законодавець виходить перш за все з узагальнення власної судової практики. Прикладом можуть бути Кодекси інтелектуальної власності Франції, згідно яким порушенням прав власника товарного знаку визнається: абсолютне (повне) або часткове відтворення знаку; нанесення знаку на продукцію, на яку третя особа не має права наносити таке позначення; імітація знаку; незаконне використання знаку; зберігання, продаж або виставляння на продаж товару або послуги, позначеної підробленим знаком; заміна позначеною знаком товару або послуги, а також знищення чужого товарного знаку [18, c. 54].

4.2 Способи охорони інтелектуальної власності на товарний знак, здійснювані українськими та іноземними компаніями

Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власникові зареєстрованого позначення надаються надзвичайно широкі можливості реагувати на порушення його права власності на знак з боку третіх осіб. Відповідно до цього Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва вважається порушенням його прав, тягне відповідальність згідно норм чинного законодавству України [7]. Таким чином, національний законодавець не обмежується вказівкою на які конкретні види порушень права власності на знак, з одного боку, є позитивним чинником, оскільки власник має реальну можливість протидіяти дуже широкому кругу незаконних дій. Разом з цим, така законодавча позиція ускладнює правозастосовуючу практику, оскільки досить часто навіть самі власники не усвідомлюють, що ті або інші дії, здійснені третіми особами, вже зачіпають їх виняткові права на зареєстроване позначення. Враховуючи ці обставини, для вдосконалення практики застосування даної законодавчої норми необхідно доповнити її приблизним переліком конкретних форм порушення права власності на знак, передбачених, зокрема, Директивою ЄС про товарні знаки. Це дозволить здійснювати швидший і ефективний захист прав власників знаків для товарів і послуг. Проте для запобігання можливим зловживанням такий перелік повинен містити обов'язкову вказівку на те, що "... посягання в будь-якій іншій формі, окрім тих, які прямо передбачені в законі, тягне відповідальність згідно чинному законодавству України". Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зобов'язує порушників права власності на зареєстрований товарний знак відшкодувати власникові свідоцтва на цей знак заподіяні збитки. Оскільки вищезазначений Закон не уточнює які саме збитки повинні відшкодовуватися у разі порушення права власності на товарний знак, для вирішення цього питання слід звернутися до загальних норм про відшкодування шкоди, які закріплені в Цивільному кодексі України [11 c. 258]

Стаття 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визнає будь-яке посягання на права власника свідоцтва порушенням його прав [7]. Отже, Закон не містить переліку дій, які можна вважати порушеннями. Він посилає до ст. 16, приводить перелік прав, якими наділяється власник свідоцтва і порушення яких тягне за собою цивільно-правову відповідальність. Закон не визначає, яку саме відповідальність повинен нести порушник права на товарний знак. У нім лише наголошується, що порушення прав на знаки тягне відповідальність згідно норм чинного законодавства України. Все ж таки Закон в п. 2 ст. 20 встановлює наслідки правопорушення. Зокрема, на вимогу власника дане порушення повинне бути припинене, а порушник зобов'язаний відшкодувати власникові свідоцтва заподіяні збитки. Закон наділяє власника правом вимагати від порушника усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знаку або позначення, схожого з ним до ступеня змішення, або знищення виготовлених зображень знаку або позначення схожого з ним до ступеня ототожнення. Вимагати відновлення порушених прав власника свідоцтва може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачене ліцензійним договором.

Приведені норми про захист права на товарний знак викликають окремі критичні зауваження. Вони, власне кажучи, не встановлюють належної відповідальності за порушення прав на названий знак. Перш за все, виникає питання: що слід розуміти під поняттям “Будь-яке посягання на права власника свідоцтва”. Термін «посягання» в приведеному контексті є нечітким, розмитим, в нього можна вкладати різний сенс, що може привести до неоднозначного тлумачення. Так, по словниках посяганням є «спроба оволодіти чим-небудь, заподіяти шкоду кому, чому-небудь, позбавити кого-небудь чого-небудь». Цим висловам відповідає слово «замах», оскільки вони, окрім бажання, наміри і тому подібне зробити певну дію, містять ще і значення старання, реальної спроби це зробити. Приведене свідчить не тільки про різноманітність змісту терміну «посягання», але і про те, що він не охоплює всіх дій, які можуть бути визнані порушеннями права на товарний знак. Посяганням завжди є намір, умисна дія. Але порушенням даного права можуть бути і ненавмисні дії. Тому в Законі слід чітко було б визначити, які конкретні дії визнаються порушеннями права на товарний знак, як це зроблено в законодавстві багатьох зарубіжних країн.

Так, згідно Закону Франції про товарні знаки як основні види порушень права на вказаний знак встановлені:

- Контрафакція - відтворення чужого знаку, зареєстрованого для тотожних або схожих товарів і послуг;

- Обманна імітація - схожі відтворення чужого знаку, здатного викликати небезпеку змішення між оригіналом і імітованим знаком;

- Використання знаків без дозволу зацікавлених осіб і застосування імітованих товарних знаків;

- Оманливе маркування: використання особою, що не має має рацію, в комерційних цілях сьогодення, оригінального знаку іншої особи для позначення ним своїх товарів і послуг;

- Підміна товарів і послуг: постачання товарів або пропозиція послуг інших, ніж ті, які були заявлені в зареєстрованому знайомий;

- Незаконне зберігання контрафактних, обманним шляхом маркірованих і імітованих товарних знаків, продаж, введення в обіг, постачання або пропозиція постачання товарів або надання послуг, позначених вказаними знаками [15, c. 54].

Закон Японії про товарні знаки окрім загальновизнаних дій тих, що є порушеннями права на такі знаки, визнає ними також:

- Дії, пов'язані з володінням вказаним або схожими товарами з метою передачі або доставки, на яких або на упаковці яких використовується зареєстрований або схожий знак;

- Дії, пов'язані з володінням товарами, містять зображення зареєстрованого або схожого знаку, з метою його використання на вказаних або схожих товарах;

- Дії, пов'язані з передачею, постачанням або володінням з метою передачі або постачання товарів, що містять зображення зареєстрованого або схожого знаку в цілях сприяння його використанню на вказаних або схожих товарах;

- Дії, пов'язані з виробництвом або ввезенням товарів, що містять зображення зареєстрованого або схожого знаку, з метою його застосування або сприяння використанню на вказаних або схожих товарах;

- Дії, пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням або ввезенням предметів, використовуваних виключно для виробництва товарів, що містять зображення зареєстрованого знаку або схожого з ним [15, c. 66].

Цікаву норму про порушення прав на товарний знак містить Закон США про товарні знаки. Будь-яка особа, без дозволу власника проводить, підробляє, копіює або імітує зареєстрований товарний знак і використовує таке виробництво, підробки, копії або імітації на етикетках, написах, відбитках, упаковці, обгортці, сумках, або у зв'язку з продажем, пропозицією продажу, розповсюдженням або рекламою товарних послуг або у зв'язку з чим використання може викликати помилку, змішування або ввести в оману може бути притягнуто до цивільно-правової відповідальності. Такі деталізовані норми, що визначають перелік дій, які визнаються порушеннями права на вказані знаки, що містять і інші закони про товарні знаки.

Приведені норми зарубіжного законодавства про товарні знаки щодо дій, які визнаються порушеннями прав на них, свідчать, що вказані протиправні дії не можуть бути охоплені одним терміном «посягання», як це зроблено в Законі України про товарні знаки. Проте важливо не тільки визначити перелік вказаних правопорушень, але і встановити ефективну відповідальність за них. Посилання Закону України про товарні знаки з чинним законодавством здається декілька наївною. Це не є відповідальністю за порушення прав на названі знаки. Коли Закон зобов'язує припинити порушення або навіть відшкодувати заподіяні ним збитки, то це не є відповідальністю. Якщо, наприклад, боржника примушують повернути борг, то хіба це відповідальність. Це - лише примушення виконати зобов'язання. Та все ж чинне законодавство передбачає юридичну відповідальність за порушення прав на товарні знаки. Нею може бути кримінальна, адміністративна або цивільно-правова.

Законодавство України не передбачає кримінальної відповідальності за назване порушення. Встановлювати відповідальність за порушення прав на товарні знаки, очевидно, необхідно з кримінальної відповідальності. Зараз істотно зросла кількість порушень вказаних прав. Насиченість ринку товарами спонукає порушників шукати винахідливі способи скористатися чужим товарним знаком, який отримав широке визнання у споживачів. Це зумовлює необхідність підсилити відповідальність за такі порушення, у тому числі і кримінальну. Так, остання встановлена законами про товарні знаки Франції, Німеччини, Російської Федерації і інших країн. Закон Німеччини за порушення прав на знаки передбачає позбавлення волі на строк до трьох років або грошовий штраф. Якщо проведено промисловим способом, то термін позбавлення волі може досягати п'яти років. За законом Австралії 1995 штраф складає за одну продану, виставлену для продажу, виготовлену з метою торгівлі або одиницю товару, що імпортується, маркіровані підробленим товарним знаком, 500 доларів, але не більше 50 000 доларів. За законом Австрії про товарні знаки за неправомірне використання зареєстрованого товарного знаку або позначення, схожого з таким знаком, для позначення товарів і послуг, щодо яких знак зареєстрований, або однорідних товарів і послуг, пропозиція до продажу або введення в обіг маркірованих таким чином товарів карається штрафом до 360 денних ставок [18, c. 86].

З приведеного вбачається, що в зарубіжних країнах законодавство про товарні знаки встановлює строго відповідальність за порушення прав на них в порівнянні із законодавством України. Обґрунтовувати більш беззубу ефективність системи захисту прав на товарні знаки за законодавством України тим, що в ній вказані права не порушуються або їх порушення не має масштабний характер, було б більш ніж наївно. Права на товарні знаки в Україні мають потребу надійного і ефективного захисту. Останній повинен мати на меті не тільки відновлення порушених прав. Адже відшкодування заподіяних збитків по юридичній природі є не що інше як відновлення порушених прав. Захист прав на товарні знаки повинен мати і каральний характер. Це повинно бути передбачено кримінальним і цивільним законодавством.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, які вирішуються в судовому порядку. Стаття 21 його встановлює: спори, зв'язані із застосуванням справжнього Закону, вирішуються судом в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Проте п. 2 даної статті приводить перелік тих спорів, а саме які розглядаються судами:

- Встановлення власника свідоцтва;

- Укладання і виконання ліцензійних договорів;

- Порушення прав власника свідоцтва [7].

Розпорядження та захист права на товарний знак в адміністративному порядку є спеціальним порядком захисту.

Загальним порядком захисту порушених прав на товарний знак вважається їх цивільно-правовий захист, що реалізовується в рамках загального, тобто судового порядку. В даний час всі спори, пов'язані з порушенням даних прав відносяться до компетенції судів, що вирішують всі спори, пов'язані з підприємницькою діяльністю. За угодою сторін можлива передача суперечки на розгляд третейського суду.

Таким чином, провівши аналіз способів правового захисту права інтелектуальної власності на товарні знаки, можна зробити висновок, що з поширенням застосування торговельної марки виникла необхідність її захисту власниками від різного роду посягань, в тому числі антиконкурентних дій, з боку інших суб'єктів підприємницької діяльності. На сьогоднішній день в світовій практиці існує багато способів захисту права на товарні знаки, проте на думку автора ключову роль повинно грати встановлення жорстких санкцій, в тому числі й передбачених кримінальним законодавством, яке б забезпечило надійний захист від фальсифікації та іншого роду антиконкурентних дій.

ВИСНОВКИ

На підставі вищевикладеного матеріалу можна зробити висновок, що торговельна марка, як окремий елемент права інтелектуальної власності має глибоке історичне коріння, та існувала ще в стародавні часи. ЇЇ виникнення пов'язане з розвитком товарних відносин, коли на ринку з'явилася велика кількість товаровиробників, які потребували якогось засобу індивідуалізації свого товару, таким засобом стала торговельна марка. На той час вона мала примітивну форму та мала лише одну функцію - показати приналежність товару до певного товаровиробника. З розвитком ринкових відносин відбувся розвиток товарної марки та трансформація її функцій, торговельна марка почала характеризувати не тільки приналежність товару, а й стала ознакою якості товару, та почала відігравати функцію реклами товару, гарантії його якості.

Після поширення використання торговельної марки як засобу просування товару на ринку, виникла необхідність правового регулювання відносин, що пов'язані з її використанням. Перші нормативні акти, що закріплювали правовий статус торговельної марки лише регулювали відносини щодо її застосування, але не містили механізмів її захисту від недобросовісної конкуренції. З часом недоліки законодавства були усунуті, та було закріплено процедуру набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка полягала в аналізі всього об'єму торговельних марок, які були зареєстровані у відповідному порядку, та усуненні можливості її копіювання іншими суб'єктами господарської діяльності.

Сьогодні правове регулювання права інтелектуальної власності на торговельну марку здійснюється як на національному так і на міжнародному рівні. Міжнародні нормативні акти закріплюють загальні положення щодо використання права інтелектуальної власності на товарні знаки, та на торговельну марку зокрема та встановлюють процедуру реєстрації товарних марок на міжнародному рівні. Національним законодавством регулюються відносини щодо використання торговельної марки в середині кожної країни, при цьому, порядок її реєстрації та використання відрізняється, також відрізняються вимоги встановлені до суб'єктів підприємництва при набутті права власності на торговельну марку, та строки, на які видається свідоцтво на виключне право її використання. За загальним правилом право інтелектуальної власності на торговельну марку суб'єктами міжнародного підприємництва повинне реєструватися в кожній країні, де вона буде використовуватись, окремо та відповідно до положень національного законодавства кожної країни, в країнах де дана торговельна марка не зареєстрована суб'єктом міжнародного підприємництва, будь-який суб'єкт підприємництва має право зареєструвати дану марку, та використовувати її як законний володілець даного права.

Саме через випадки недобросовісної конкуренції, які полягають в копіюванні торговельних марок суб'єктів підприємництва, що мають свідоцтво яке надає їм виключне право її використання, іншими суб'єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність захисту виключного права інтелектуальної власності на торговельну марку його законними володільцями. На сьогодні існують заходи щодо надання можливості реалізації права на захист та охорону права інтелектуальної власності на товарні знаки, вони визначаються як внутрішніми так і міжнародними нормами права. Метою цих заходів є визначення найбільш ефективного способу захисту права на товарні знаки. Сьогодні існують міжнародні установи, в яких законний володілець права на торговельну марку може оскаржити незаконні дії, які перешкоджають чи порушують дане право. На національному рівні захист здійснюється органами визначеними законодавством.

Проте, існування будь-якої, навіть високорозвинутої системи правового захисту тих або інших об'єктів, втрачає свій сенс, якщо їх власникам не буде забезпечена реальна можливість здійснювати захист своїх прав. В зв'язку з цим, завжди існує необхідність чіткого врегулювання на законодавчому рівні питань, пов'язаних з реалізацією власником свого права на захист. Тому, висвітлюючи проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародними нормами, не можна обійти увагою вивчення тієї правової ситуації, яка склалася в чинному вітчизняному законодавстві по захисту права власності на товарний знак. Так сьогодні не існує чіткого визначення відповідальності за порушення права на товарні знаки, а положення, які передбачають дану відповідальність не забезпечують достатньої його охорони, та передбачають лише заходи економічного та адміністративного впливу.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що правове регулювання статусу торговельної марки попри її глибоке історичне походження, на сьогодні ще не є досконалим, і потребує подальшого розвитку та модернізації для забезпечення більш ефективних способів та методів правового регулювання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Законодавство

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР з наступними змінами та доповненнями [Електронний ресурс] URL - http://iportal.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 10.08.2013)

2. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року з наступними змінами та доповненнями [Електронний ресурс] URL - http://iportal.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 27.08.2013)

3. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року з наступними змінами та доповненнями [Електронний ресурс] URL - http://iportal.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 27.08.2013)

4. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року з наступними змінами та доповненнями [Електронний ресурс] URL - http://iportal.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 27.08.2013)

5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з наступними змінами та доповненнями [Електронний ресурс] URL - http://iportal.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 10.08.2013)

6. Господарський кодекс України 16.01.2003 № 436-IV знаступними змінами та доповненнями [Електронний ресурс] URL - http://iportal.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 27.08.2013)

7. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 № 3689-XII з наступними змінами та доповненнями [Електронний ресурс] URL - http://iportal.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 27.08.2013)

8. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16.06.1999 № 752-XIV з наступними змінами та доповненнями [Електронний ресурс] URL - http://iportal.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 27.08.2013)

9. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг затверджені Міністерством юстиції України від 2 серпня 1995 р. N 276/812 з наступними змінами та доповненнями [Електронний ресурс] URL - http://iportal.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 27.08.2013)

Література:

10. Алієв М.О. “Реєстрація торгової марки (товарного знака), процедура і терміни” [Електронний ресурс] - URL: http://ua.unite.com.ua/process.php (Дата звернення: 27.09.2013)

11. Андрощук Г.А. “Правова охорона загальновідомих товарних знаків: зарубіжний досвід і вітчизняна практика” // “Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук. Статей” / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького, - К: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: ТОВ “Видавництво” “Юридична думка”, 2010. - 577 с.

12. Андрощук Г.А., “Історія формування правової охорони товарних знаків” [Електронний ресурс] - URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3808 (Дата звернення: 29.08.2013)

13. Бондаренко С.О., Право на торговельну марку. Класифікація торговельної марки [Електронний ресурс] - URL: http://www.tm24.com.ua/ua/details/page_28/ (Дата звернення: 27.09.2013)

14. Всесвітня організація інтелектуальної власності “Останні статистичні данні в галузі інтелектуальної власності” [Електронний ресурс] - URL: http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2013/article_0021.html (Дата звернення: 23.08.2013)

15. Герц в А.А., “Порівняльне право про торговельні марки” // Навчально-методичний посібник Х: ТОВ “Видавництво” 2013 - 110 с.

16. Головлєва Є.Л., “Торговельна марка: теорія та практика управління. Навчальний довідник”: ТОВ “Вершина” 2012 - 176с.

17. Закалюжна Л.В., “Розвиток торгової марки в Україні” // Вісник Харківської академії мистецтва та дизайну - Харків, 2002. - 310 c.

18. Кожарська І. О., “Охорона знаків для товарів та послуг в Європейському співтоваристві” // Інтелектуальна власність. - №6. - 2008. - С. 44