Захист права інтелектуальної власності на торгівельні марки в господарських судах України

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Правова охорона торговельних марок в Україні

1.1 Джерела права інтелектуальнї власності стосовно торговельних марок

1.2 Поняття та види торговельних марок

1.3 Умови надання правової охорони знакам для товарів і послуг

1.4 Способи захисту прав на знак для товарів і послуг

2. Захист прав на торговельні марки в господарських судах України

2.1 Система і структура господарських судів

2.2 Порядок звернення до господарських судів України

2.3 Вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг

2.4 Проблеми судового розгляду справ у спорах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності

• 3. Використання спеціальних знань при захисті прав на торговельну марку в господарському судочинстві
• 3.1 Поняття та види спеціальних знань
• 3.2 Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на торговельні марки
• 3.3 Проведення судових експертиз у спорах, пов'язаних із визнанням свідоцтва на торговельну марку недійним
• 3.4 Проведення судово-експертних досліджень у спорах щодо порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку

Висновки

Рекомендації

Список використаних джерел

ВСТУП

інтелектуальний власність захист

У наш час бурхливо розвивається економіка, заснована на знаннях, в якій інтелектуальна власність стає основною з рушійних сил. Саме інтелектуальна діяльність та її результати -- інтелектуальна власність набувають пріоритетного значення в усій системі суспільно корисної діяльності людей. Саме ці чинники уже визначають стратегію і тактику соціально-економічного розвитку будь-якої країни світу, у тому числі України.

XXI століття є епохою суцільної інтелектуалізації. В одних країнах її рівень уже досить високий, в інших цей процес лише розпочався, у третіх ще не починався. Але жодна країна світу, якщо вона хоче успішно розвиватися, процесу інтелектуалізації уникнути не зможе. Це об'єктивний, закономірний процес розвитку сучасної цивілізації.

Актуальність теми. Зростання ролі й значення інтелектуальної власності зумовлює необхідність належного забезпечення її правової охорони. Водночас, найбільш ефективним способом захисту інтелектуальної власності, в тому числі й права на торговельну марку, на сьогодні видається судовий захист. Враховуючи чисельність існуючих зареєстрованих та незареєстрованих, на території України, торговельних марок, зростання випадків недобросовісної конкуренції, зловживання правом та ряду інших порушень добрих звичаїв ділового обороту, саме захист порушених прав у порядку господарського судочинства є достатньо актуальним та потребуючим детального вивчення.

Торговельні марки є реалією сьогоднішнього українського ринку, бо завдяки своїй здатності відрізняти товари і послуги одних суб'єктів господарювання від інших викликають потрібні асоціації у споживача та надають можливість правовласнику отримувати конкурентні переваги у ринкових відносинах.

У чинному законодавстві Україні використовуються три терміна, якими позначається один і той самий об'єкт інтелектуальної власності: торговельна марка, знак для товарів і послуг, товарний знак.

Цивільний кодекс України (далі - ЦК України) містить кодифіковані загальні норми прав інтелектуальної власності на торговельні марки та визначає сам термін «торговельна марка», згідно ст. 492 торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Україна. Закони. Цивільний Кодекс України: [закон № 435-IV : принятий Верховною Радою 16 січня 2003 р. : станом на 15 січня 2011 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - ст. 144. - (Актуальний закон). - із змінами.

Суть права на використання торговельної марки полягає в можливості її необмеженого комерційного використання для позначення товарів і послуг, що виробляються, реалізуються та надаються, а також у виключному праві власника прав перешкоджати, забороняти чи дозволяти використовувати це позначення іншим особам.

В Україні на цей час створена достатня законодавча база для охорони прав на торговельні марки, яка в цілому відповідає вимогам, які встановлені міжнародними правовими актами та дозволяє реалізувати механізми набуття, використання та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності. Однак на сьогодні важливим є подальше удосконалення чинного законодавства щодо питань, пов'язаних із забезпеченням ефективного захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема правозастосовної практики.

Останнім часом, як результат економічного розвитку країни, спостерігається зростання кількості спорів з питань інтелектуальної власності, переважно це спори щодо знаків для товарів і послуг, що розглядаються в судовому порядку.

Право на захист є самостійним суб'єктивним правом, яке виникає у суб'єкта як правова можливість тільки в момент порушення або оспорювання належних йому прав та законних інтересів на всіх стадіях від створення знака для товарів і послуг до його введення у господарський обіг.

Властивості і специфіка знаків для товарів і послуг стосовно маркованих ними товарів обумовлюють певні особливості проведення процедури розв'язання спорів, пов'язаних із правовідносинами, що виникають у процесі їх створення й використання.

Так, особливістю спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, є те, що переважно вони не можуть бути вирішені судом без залучення фахівців-експертів. Без проведення експертних досліджень висновок суду, наприклад, про наявність/відсутність подібності до ступеня змішування об'єктів права інтелектуальної власності позивача та відповідача і, як наслідок, наявності/відсутності порушення виключного права позивача вважатиметься необґрунтованим, оскільки зробленим за неповно з'ясованими обставинами і матеріалами справи. Доказова інформація, отримана в результаті проведення судових експертиз, дає можливість суду швидко й обґрунтовано виносити рішення при розгляді спорів.

Існує дві основні категорії справ стосовно інтелектуальної власності: щодо існування права (за позовами фізичних і юридичних осіб до патентного відомства) і його порушення (за позовами фізичних і юридичних осіб до інших суб'єктів господарювання).

Сьогодні в нашій країні склалась непроста ситуація з такими справами враховуючи, що кількість місцевих судів, у тому числі і господарських в Україні досить велика, суди розміщені по всій території держави, при цьому не всі судді мають спеціальну підготовку у сфері інтелектуальної власності, а тому вирішення питань, пов'язаних із розглядом в апеляційній і касаційній інстанціях, затягуються, оскільки для розгляду,наприклад, касаційних справ, сторонам іноді доводиться долати дуже великі відстані. Тобто ситуація ускладнюється саме тим, що Україна - це велика територія з багатомільйонним населенням, що є причиною існування чималої кількості справ.

Саме у зв'язку з цим, виникла ідея про спеціалізацію суддів у системі господарських судів України, де розглядається переважна кількість справ у сфері інтелектуальної власності і для цього у Вищому господарському суді України була створена Судова палата з розгляду справ у спорах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені судові палати в апеляційних господарських судах, запроваджено спеціалізацію у місцевих господарських судах.

У цілому фахівці (Паладій М., Москаленко В., Дорошенко 0., Філатов 0., Дубинський М. та інші) оцінюють створену в Україні систему судового захисту прав інтелектуальної власності, як досить ефективну, враховуючи, що ті проблеми, які виникають при розгляді таких справ в нашій державі вирішуються завдяки серйозній, ефективній, наполегливій діяльності судової палати Вищого господарського суду України з інтелектуальної власності, керівників судових органів та завдяки існуванню судової експертизи в цій сфері.Паладій М. Удосконалення державної системи правової охорони інтелектуальної власності - важлива складова інноваційного розвитку // Інтелектуальна власність, 2010. - N2 4. - с. 9-21.

Москаленко В. Про поглиблення спеціалізації суддів та деякі питання вдосконалення процесуального законодавства // Інтелектуальна власність, 2007. - N2 2. - с. 39-41.

Про судових експертів та інтелектуальну власність// Інтелектуальна власність, 2010. - N2 1. - с. 4-16.

В той же час, у системі судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні залишаються певні проблеми, що виникають під час застосування законодавчих норм у ході судового розгляду спорів щодо прав інтелектуальної власності на торговельну марку, які потребують свого вирішення для подальшого розвитку і нормального функціонування створеної системи.

Предметом дослідження є система нормативних актів, які регулюють відносини щодо судового захисту прав та проведення у їх межах експертних досліджень щодо знаків для товарів і послуг, а також спеціальна література, наукові збірники праць, періодичні видання щодо знаків для товарів і послуг та практики господарських судів.

Мета і завдання дослідження. Основна мета полягає в тому, щоб на основі аналізу законодавчих актів, які регулюють правовідносини щодо знаків для товарів і послуг, а також теоретичних положень вітчизняної та зарубіжної науки та практики їх застосування розглянути основні теоретичні й методологічні засади судового захисту порушених прав на знаки для товарів та послуг в Україні, визначити особливості здійснення експертного дослідження, вимоги до нього, та виробити рекомендації стосовно вдосконалення системи охорони та судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні, призначення та виконання експертного дослідження залежно від предмету судового розгляду у процесі вирішення спорів щодо знаків для товарів і послуг

Реалізація поставленої в магістерській роботі мети потребує вирішення наступних завдань:

- розглянути особливості правового статусу знаків для товарів і послуг та зміст їх основних функцій;

- дослідити сутність правової охорони та умов охороноздатності знаків для товарів і послуг;

- визначити та проаналізувати основні види спорів щодо знаків для товарів і послуг;

- проаналізувати практику правозастосування господарських судів України;

- підвести підсумки й розробити висновки та пропозиції з метою вдосконалення механізму судового захисту та проведення експертного дослідження прав на знаки для товарів і послуг в Україні.

Нормативною базою магістерської роботи є міжнародне законодавство у галузі інтелектуальної власності, зокрема Паризька конвенція з охорони промислової власності; Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, Ніццька угода про міжнародну класифікацію знаків тощо, а також національне законодавство в галузі інтелектуальної власності: Конституція України, Цивільний Кодекс України, закони “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про захист від недобросовісної конкуренції”, “Про судову експертизу” та інші, а також практика правозастосування господарських судів України.

Теоретичну основу дипломної роботи склали роботи сучасних фахівців України та близького зарубіжжя, які працювали над даною проблемою.

Дослідженням проблеми захисту прав інтелектуальної власності в різні періоди займалися такі видатні вчені, як: Б. Антимонов, Г.О. Андрощук, В.С. Дроб'язко, Р. О. Денисова, В.О. Жаров, О.С. Йоффе, О.А. Підопригора, А.П. Сергєєв, О. Д. Святоцький, Р. О. Стефанчук, Р. Б. Шишка ,Т.В. Аверьянової , Г.К. Авдеєвої, Р.С. Бєлкіна, А.І. Винберга, В.М. Галкіна, В.Г. Гончаренка, А.Г. Давтяна, А.А. Ейсмана, Ю.К. Орлова, Г.В. Прохорова-Лукіна, І.В.Решетнікової, Т.С. Демченко та інші.

В дипломній роботі використані, зокрема, роботи В.О. Жарова, І.Ю. Кожарської, Г.О. Андрощука, О.В. Лєвічевої, О.А. Підопригори, О.О. Дорошенко, І.А.Кириченко, Т.С. Демченко, В.М. Мельникова, А.А. Шестимирова та інших.

При виконанні роботи використовувались такі наукові методи, як спеціально-юридичний, логічний, історико-правовий, порівняльно-правовий та метод системно-структурного аналізу.

Історико-правовий - сприяв виявленню історичних закономірностей розвитку торговельної марки. За допомогою спеціально-юридичного методу досліджувалися зміст та сутність господарських правовідносин у сфері судового захисту прав і охоронюваних законом інтересів учасників цих правовідносин, визначалась роль і ступінь спеціалізації учасників цих судових процесів.

Застосування порівняльно-правового методу надало можливість виявити та проаналізувати особливості практики розгляду спорів щодо прав інтелектуальної власності на торговельну марку, напрацьованої господарськими судами України у порівнянні з іншими видами спорів.

Логічний метод обумовив послідовність викладення матеріалу дослідження, понять та висновків.

Основним результатом дослідження є будівництво цілісної системи вирішення господарським судом спорів щодо об'єктів права інтелектуальної власності, визначення можливостей подальшого удосконалення діяльності господарського суду в цьому напрямку.

Структурно робота складається з 3-х розділів, присвячених дослідженню сутності торговельних марок, особливостей господарської юрисдикції, специфіці вирішення господарськими судами відповідних спорів та використання спеціальних знань при розгляді справ щодо захисту прав на торговельну марку в Україні.

1. Правова охорона торговельних марок в Україні

1.1 Джерела права інтелектуальної власності стосовно торговельних марок

Кожна людина в сучасному світі стикається з торговельними марками безліч разів на добу: купуючи товари в магазині чи спостерігаючи їх рекламу на вулиці, в транспорті чи по телебаченню. Орієнтуючись саме на торговельні марки, споживач обирає для себе той товар, серед інших йому подібних товарів, який найбільше влаштовує його за своїми якісними характеристиками та ціною. На сьогодні торговельна марка є важливим інструментом, за допомогою якого товар впроваджується та поширюється на ринку. Але торговельні марки не є здобутком нашого часу.

Точно зафіксувати дату появи перших торговельних марок не видається можливим. Однак, відомо, що торговельні марки,використовувались виробниками цегли, шкіри, зброї та інших речей ще в стародавні часи у вигляді літер чи інших символів, які зображувались на товарах, щоб вказати на виробника. Таким чином, на той час торговельні марки не виконували своєї сучасної функції - сприяти розповсюдженню товарів на складно організованому ринку, вони лише фіксували взаємозв'язок між товаром та його виробником.

Більш широкого розповсюдження отримали торговельні марки в епоху середньовіччя, коли виникли перші гільдії ремісників та купців. Кожен ремісник відповідав за якість товару, який він виробляв і який повинен був позначати своїм клеймом (торговельною маркою). Така практика дозволяла з одного боку захистити суспільство від можливості придбати позбавлені маркування товари, якість яких нічим не підтверджена, а з іншого боку надавала можливість гільдіям контролювати якість продукції, яка вироблялась ремісниками-членами даної гільдії.

Таким чином, подібні позначення виконували вже не лише роль вказівки на джерело походження товару, але й виступали гарантією якості виробленої продукції. Така ситуація існувала протягом тривалого часу аж до минулого століття.

З розвитком масового виробництва та розширенням торгівлі у виробників товарів та торговців виникла необхідність виділити власні товари із загальної маси однорідних товарів, зробити їх такими, які можна було б легко впізнати як продукцію певної якості. Саме в цей період торговельні марки набули сучасного змісту та значення і стали розглядатись як засіб індивідуалізації та реклами товарів. Але, не зважаючи на широке використання торговельних марок, вони, як і раніше, не користувались правовим захистом. Це фактично позбавляло особу, яка використовувала торговельну марку для своїх виробів, можливості захистити його від підробки. Існуюча проблема потребувала вирішення на законодавчому рівні.

Однією з перших європейських країн, яка прийняла закон про торговельні марки, була Франція. Закон Франції про торговельні марки датується 1867 роком. Пізніше юридичний захист торговельним маркам було надано також в США (1870 рік) та Німеччині (1874 рік). З часом закони цих та інших країн в сфері охорони торговельних марок неодноразово змінювались, враховуючи нові світові тенденції щодо захисту прав на торговельні марки.

Окремо хотілося б прослідкувати еволюцію охорони торговельних марок в російське законодавство, що поширювалось і на територію України, оскільки українські землі на той час перебували у складі Російської імперії.

Перший Закон "Про товарні клейма" було прийнято в Росії ще в 1830 році. Закон не містив чіткого визначення товарного клейма, не передбачав умов виникнення прав на нього, не були визначені також права володільця такого позначення.

Більш досконалий Закон "Про торговельні марки (фабричні та торгові марки та клейма)" вступив в дію в 1896 році. Ст.1 вищезгаданого Закону в якості торговельної марки визнавала "будь-які позначення, які виставляються промисловцями та торговцями на товарах або упаковці чи посуді, в яких вони зберігаються, для відмежування їх від товарів інших промисловців або торговців”.

Використання торговельної марки було обов'язковим для маркування виробів із золота та срібла, тютюнових та горілчаних виробів тощо.

У всіх інших випадках особа сама вирішувала використовувати їй в своїй діяльності торговельну марку чи ні. Право на торговельну марку виникало на основі його реєстрації в Міністерстві торгівлі та промисловості або без такої реєстрації, якщо торговельна марка складалась виключно із позначення прізвища власника підприємства або найменування фірми.

Після утворення Радянського Союзу відносини в сфері використання торгівельних марок регулювались Постановою ЦВК та РНК СРСР "Про торгівельні марки" від 12 лютого 1926 року. Відповідно до цієї Постанови, використання торговельної марки було правом, а не обов'язком підприємства. Право на торговельну марку виникало з моменту його державної реєстрації в Комітеті у справах винаходів.

Постановою ЦВК та РНК СРСР «Про виробничі марки та торговельні марки» 1936 року поряд з торговельними марками було введено таке поняття як торгова марка. Торговою маркою могли користуватись торговельні підприємства, які займаються реалізацією виробів, виготовлених на їх спеціальне замовлення. Свідоцтво на право виключного використання торговельної марки видавалось на строк, вказаний заявником, без будь-якого обмеження певним періодом часу.

Існуючі положення були суттєво змінені в 1962 році Положенням про торговельні марки, затвердженим Комітетом у справах винаходів та відкриттів.

Цим Положенням було закріплено обов'язок підприємств мати та користуватись зареєстрованими в установленому порядку торговельними марками. Строк дії свідоцтва на торговельну марку обмежувався 10 роками з правом його продовження. Вперше правову охорону отримали знаки обслуговування, які за своїм правовим статусом прирівнювалися до торговельних марок.

В 1974 році Державним комітетом СРСР у справах винаходів та відкриттів було розроблено нове Положення про торговельні марки.Положення Про товарні знаки від 8 січня 1974 р., затверджене Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів / Збірник нормативних актів з винахідництва та раціоналізації. - М., 1983. - с. 232

Суттєвих змін до вже існуючих норм цим Положенням внесено не було. Дія вищезгаданого нормативного акту поширювалась на територію України до затвердження в 1992 році Указом Президента Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Президент України; Указ, Положення від 18.09.1992 № 479/92 «Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» /Збірник указів Президента від 30.09.1992 р., № 3

Слід зазначити, що в цілому в радянський період торговельні марки не отримали належного визнання. Основна увага як в правовій регламентації, так і серед науковців приділялась об'єктам патентного права, тобто винаходам, промисловим зразкам та раціоналізаторським пропозиціям. Ймовірно, така ситуація була цілком закономірною. За відсутності конкурентної боротьби між підприємствами за ринки збуту продукції торговельні марки не відігравали великої ролі ні для самих виробників, ні для споживачів і тому дослідження в даній сфері майже не проводились. З переходом до ринкових відносин ситуація кардинально змінилась.

В Україні на сучасному етапі законодавча база по охороні торговельних марок знаходиться в стадії становлення, але можна стверджувати, що загалом права правовласників торговельних марок в Україні охороняються відповідно до міжнародного законодавства. Конституція України (ст.ст. 41, 54) надає громадянам право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; гарантує громадянам захист інтелектуальної власності. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (далі ВВР).- 1996. - N2 ЗО. - Ст. 141.

Відповідно до статті 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Стаття 155 Господарського кодексу України також відносить торговельні марки (знаки для товарів і послуг) до об'єктів права інтелектуальної власності у сфері господарювання.. Господарський кодекс Українивід 16 січня 2003 року N2436-IV

Крім зазначених загальних норм юридичний захист торговельних марок в Україні забезпечується спеціальним Законом України "Про охорону прав на для товарів і послуг" від 15.12.1993, а також рядом відомчих нормативних актів, затвердженим Державним патентним відомством України та Міністерством освіти і науки України згідно з їх компетенцією.

В Україні діють також інші законодавчі акти, які певною мірою торкаються регулювання відносин, пов'язаних з використанням торговельних марок. Мова йде, зокрема, про Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993Закон України від 21 грудня 1993 р . .N2 3759-ХП "Про телебачення і радіомовлення" //ВВР. -1994. -.N2 10. - Ст.43. , Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7.06.1996. Закон України від 7 червня 1996 р . .N2 236/96-ВР "Про захист від недобросовісної конкуренції" // ВВР. - 1996. -.N2 36. - Ст. 164. , Закон України "Про захист прав споживачів" від 15.12.1. Закон України від 15 грудня 1993 р . .N2 3682-ХІІ "Про захист прав споживачів" //ВВР. - 1994. - N2 1. - Ст. 171. , Закон України "Про режим іноземного інвестування"від19.03.1996 . Збірник нормативних актів з питань промислової власності / За ред. В.Л.Летрова, В.О.Жарова. - К.: Вища школа, 1998. - С.269-273. Ариевич Б.А., Асламова В.Ф., Григорьев А.Н., Трифонов Б.В. тощо.

Досліджуючи історію становлення та розвитку законодавства про торговельні марки, не можна залишити поза увагою численні міжнародні договори та угоди в цій сфері. Їх важливість полягає перш за все в тому, що, будучи частиною національного законодавства, вони заповнюють існуючі прогалини в регулюванні суспільних відносин, пов'язаних з використанням торговельних марок. Особливе значення це має для країн, законодавство яких знаходиться в стадії становлення. Крім того, міжнародні угоди стимулюють розвиток національних законодавств країн-учасниць, враховуючи світові тенденції охорони торговельних марок, сприяють процесу уніфікації законодавств різних країн, а також забезпечують захист прав іноземців та осіб без громадянства в державах, на територію яких поширюється дія вищезгаданих нормативних актів.

Враховуючи численність міжнародних договорів та угод, які стосуються захисту торговельних марок, в даній роботі увагу буде приділено лише тим, учасницею яких є Україна.

Одним з основних документів в цій сфері є Паризька конвенція по охороні промислової власності від 20 березня 1883 року Паризька конвенція по охороні промислової власності від 20 березня 1883 р. в ред. 14 липня 1967 р. з поправками, внесеними 2 жовтня 1979 р. / Збірник нормативних актів з питань промислової власності / За ред. В.Л.Петрова, В.О.Жарова. - К.: Вища школа, 1998. - С.322-355.

¹¹Закон України від 12.09.1991 р. № 1543-XII«Про правонаступництво України» // ВВР. - 1991р., № 46, ст..617. Конвенція діє на території України у відповідності із Законом України "Про правонаступництво України" від 12.09.1991, цим Законом Україна підтверджує "свої зобов'язання за міжнародними договорами, укладеними УРСР до проголошення незалежності України, а також визнає себе правонаступником прав і обов'язків за міжнародними договорами Союзу РСР, які не суперечать Конституції України та інтересам республіки (ст.ст. 6,7). Уряд України своєю заявою від 26.08.1992 також проголосив про приєднання України до вищезгаданої Конвенції. Для Укpaїни вона діє у тому вигляді, в якому її було переглянуто в Стокгольмі 14 липня 1967 року і доповнено 2 жовтня 1979 року.

Слід відмітити, що крім закріплення принципу національного режиму та права пріоритету, Паризька конвенція містить також деякі загальні правила в галузі матеріального права, в тому числі ті, які стосуються захисту торговельних марок. Ці правила є обов'язковими для виконання державами - членами Паризького Союзу.

Ст. 1 Конвенції до об'єктів охорони промислової власності поряд з винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, фірмовими найменуваннями, вказівками про походження та найменування місця походження відносить і торговельні марки та знаки обслуговування .

Доречно підкреслити, що не всі науковці відносять торговельні марки до промислової власності. Так, О.А. Підопригора визначав промислову власність як сукупність результатів науково-технічної творчості, які можуть бути використані для потреб суспільства в будь-якій доцільній діяльності людей . Підопригора О.А., Підопригора 0.0. Право інтелектуальноївласностіУкраїни: Навч. посібник. -К.: ЮрінкомШтер, 1998.. Промислова власність в цьому розумінні включає лише об'єкти так званого патентного права, тобто ті, охоронним документом для яких є патент.

Торговельні марки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки походження чи найменування місця походження О.А. Підопригора виділяє в окрему групу правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг. Безумовно, така позиція заслуговує на увагу. Дійсно, вищезгадані об'єкти мають специфічну природу. Вони не є продуктами науково-технічної творчості, так само як і не відносяться до об'єктів авторського права.

До того ж торговельні марки та знаки обслуговування використовуються не лише промисловими підприємствами, а й більшою мірою в сфері торгівлі. З цієї точки зору термін "промислова власність" є неточним і з цим слід погодитись. Але необхідно врахувати й те, що торговельні марки, так само як і об'єкти патентного права, на сьогоднішній день використовуються в господарській діяльності майже всіма підприємствами, є частиною їх нематеріальних активів, можуть бути продані чи передані у тимчасове використання іншим особам, заставлені тощо. Іншими словами, вони є власністю певного суб'єкта господарювання і від того як ця власність буде називатись сутність її не зміниться.

Крім того, і в світовій практиці промислову власність розуміють саме в широкому значенні, включаючи до її складу разом з винаходами, корисними моделями і промисловими зразками також і зазначені вище об'єкти. Тому, правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг слід розглядати як складову частину промислової власності, виділену серед інших об'єктів промислової власності в окрему групу, беручи до уваги притаманні їм специфічні риси.

Крім Паризької конвенції по охороні промислової власності Україна є учасницею Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торговельних марок від 14 квітня 1891 року.Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. в ред. 1967 р. із змінами, внесеними 2 жовтня 1979 р. / Збірник нормативних актів з питань промислової власності / За ред. В.П.Петрова, В.О.Жарова. - К.: Вища школа, 1998. - С.355-375. Для нашої держави ця Угода діє в редакції від 14 липня 1967 р. із змінами, внесеними 2 жовтня 1979 р..

Норми Мадридської угоди передбачають охорону торговельної марки у країнах-учасницях без реєстрації її в кожній з цих країн за умови міжнародної реєстрації такої торговельної марки. Міжнародна реєстрація торговельних марок проводиться у Міжнародному бюро ВОІВ у Женеві. Така реєстрація надає володільцю торговельної марки ряд переваг. Вони полягають перш за все в тому, що після реєстрації торговельної марки в країні його походження заявник подає лише одну заявку. До того ж заявник сплачує мито в один орган - Міжнародне бюро. У разі необхідності подовження чинності реєстрації торговельної марки зазначені пільги зберігаються, а чинність реєстрації торговельної марки подовжується щоразу на 20 років .

В 1994 р. було укладено Договір про закони щодо торговельних марок, головною метою якого є спрощення процедури реєстрації торговельних марок. За станом на 15 квітня 1995 р. цей Договір підписали 42 держави, в тому числі Україна.. Договір про закони щодо торговельних марок 1994 р. / Збірник нормативних актів з питань промислової власності / За ред. В.Л.Петрова, В.О.Жарова. - К.: Вища школа, 1998. - С.441-465.

20 грудня 1998 р. щодо України набув чинності Найробський договір про охорону Олімпійського символу.Міжнародний договір. Найробський договір про охорону Олімпійського символу ООН; Міжнародний документ від 26.09.1981р. Це означає, що відтепер олімпійський символ не може бути використаний на території України в комерційних цілях (в тому числі в якості торговельної марки) без дозволу Міжнародного олімпійського комітету.

Важливим міжнародним документом, який стосується торговельних марок є також Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації торговельних марок (1957р.)Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р. . Цією Угодою заснована класифікація товарів і послуг з метою реєстрації торговельних марок і знаків обслуговування. Дана класифікація використовується як при міжнародній, так і при національній реєстрації.

1.2 Поняття та види торговельних марок

В національному законодавстві поняття торговельної марки (знака для товарів і послуг, товарного знака) визначено у п. 1 ст. 492 Цивільного кодексу України: торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Разом з цим, у ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надане таке визначення: знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.Україна. Закони. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон № 3689-XII: [принят Верх. Радою 15 грудня 1993 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1993. - № 44. - ст. 203. - (Актуальний закон). - із змінами.

У ст. 15(1) Угоди ТРІПС торговельна марка визначається як „будь-який символ або комбінація символів, що слугують для виділення товару або послуги з ряду інших товарів і послуг і здатні скласти товарний знак. Такі символи, зокрема словосполучення, що включають особисті імена, букви, числа, фігурні елементи і комбінації кольорів, рівно як і комбінації символів, можуть підлягати реєстрації як товарні знаки. Країни-учасниці можуть, як умова реєстрації, висувати вимогу про те, що знак повинен сприйматися зорово”.Угода про заснування Світової організації торгівлі СОТ; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994Офіційний вісник України від 05.07.2010 -- 2010 р., № 48, / № 33, 2010, ст. 970; № 84, 2010, ст. 298 /, стор. 226, стаття 1601, код акту 51720/2010

Із зазначених понять можна виділити наступні функції торговельних марок:

- індивідуалізуюча (розпізнавальна), полягає в тому, що знак забезпечує необхідну відмінність однорідних товарів (послуг) різних виробників, дозволяючи розпізнавати і запам'ятовувати за зовнішніми ознаками товари (послуги), які випускаються конкретним підприємством, тобто торгівельна марка характеризується відсиланням до певного товаровиробника. ;

- рекламна, полягає в тому, що на основі психологічного впливу на споживача, забезпечується стійкий інтерес до певного товару, що маркується знаком та його виробника, який забезпечує таку популярність, тобто знак є неодмінним елементом реклами, за допомогою якої встановлюється зв'язок товару з його виробником, при цьому знак виділяє з маси однорідних товарів саме цей товар;

- гарантійна, полягає в тому, щоб вказувати покупцеві на наявність тієї або іншої якості товару. Вибір покупця ґрунтується на очікуваних властивостях товару (колір, аромат, смак, маса, надійність, довговічність, зносостійкість тощо), тобто крім звичайної різниці одного товару від іншого торговельна марка гарантує споживачу певний набір корисних властивостей товару, його якість та репутацію на ринку;

- охоронна (захисна) - наявність знака фірми на товарі допомагає забезпечити правову охорону її товарів заданої якості на споживчому ринку в умовах конкуренції з товарами інших фірм.

Іноді виділяють обмежувальну функцію (торговельна марка забороняє іншим особам її використання без дозволу).

Ще одна функція знака полягає в тому, щоб дати можливість виробникам розпізнавати свої товари, коли вони вже перейшли в розпорядження інших власників, наприклад магазинів.

Крім того, знак виконує й інші допоміжні функції, в тому числі інформаційну, стимулюючу, психологічну, виховну.

Термін «товарний знак» традиційно використовується стосовно знаків, якими позначаються товари. Однак, в сучасній торгівлі споживачі мають справу не тільки з великим асортиментом товарів усіх типів, а також зі зростаючою різноманітністю послуг, які все частіше пропонуються в національному і навіть у міжнародному масштабі. Ось чому існує також потреба в позначеннях, які дають можливість споживачам зробити вибір серед різних служб, таких як страхові та туристичні компанії, фірми з прокату автомобілів, авіалінії, готелі, ресторани тощо. Ці позначення називаються знаками обслуговування і виконують в основному ту ж функцію зазначення походження і розпізнавальну функцію щодо послуг, що й товарні знаки щодо товарів.

Загальновизнано, що необхідність в охороні знаків обслуговування існує в тій же мірі, що й для товарних знаків, і сучасне законодавство у сфері охорони прав на торговельні марки надає охорону знакам для послуг таку ж як і знакам, що ідентифікують товари. Тому в подальшому, для зручного викладення матеріалу, в даній роботі буде застосовуватись терміни - товарний знак або торговельна марка - стосовно як товарів, так і послуг. Разом з тим, часто один знак реєструється як по класу товарів, так і по класу послуг.

Крім знаків для товарів та знаків для послуг існують колективні та сертифікаційні знаки. Колективним знаком може володіти колектив, який сам не користується колективним знаком, але члени якого можуть використовувати колективний знак. Колективним товарним знаком є знак союзу, господарської асоціації чи іншого добровільного об'єднання підприємств.

Колективний товарний знак повинен відповідати всім вимогам, що пред'являються для знаків для товарів та послуг. Проте правовий режим колективних товарних знаків має ряд особливостей:

- такий товарний знак може належати тільки об'єднанню підприємств. При цьому колективний товарний знак є об'єктом виключного права об'єднання як такого, а не права, що належить об'єднаним в його склад підприємствам спільно;

- використовувати колективний знак можуть тільки такі підприємства та організації, які входять в об'єднання, за якими по закону визнається можливість володіння індивідуальним товарним знаком. При входженні в склад господарського об'єднання, ці підприємства і організації стають користувачами колективного товарного знаку. Колективний товарний знак та право на його використання не можуть бути передані іншим суб'єктам, які не входять в об'єднання;

- підприємства, які входять в об'єднання можуть використовувати товарний знак в якості єдиного позначення свого товару так і разом зі своїм індивідуальним товарним знаком;

- обов'язковою умовою реєстрації колективного товарного знаку є наявність у товарів, які будуть позначатися цим знаком, єдиних якісних чи інших загальних характеристик;

- об'єднання, на ім'я якого зареєстровано колективний товарний знак, володіє правом контролю за його використанням.

Всі вищезазначені умови використання колективного товарного знаку закріплені в спеціальному правовому документі - уставі колективного товарного знаку. Він розробляється та затверджується самим об'єднанням та надається разом із заявкою на реєстрацію колективного товарного знаку.

Паризька конвенція містить положення про колективні знаки у статті 7bis. Ці положення, зокрема, зобов'язують приймати колективні знаки до реєстрації і охороняти їх в країнах інших, ніж країна, в якій заснований колектив, що володіє колективним знаком. Це означає, що в охороні не може бути відмовлено, коли зазначений колектив не заснований відповідно до законодавства країни, в якій запитується охорона. З іншого боку, в Конвенції чітко зазначені права кожної держави-учасниці визначати свої власні умови охорони і відмовляти в охороні, якщо колективний знак суперечить публічним інтересам.

Національне законодавство не містить спеціальних норм, які б визначали особливості правового режиму колективних товарних знаків та не має прямого визначення поняття колективного товарного знаку. Однак, у п. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» міститься норма «Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники». Україна. Закони. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон № 3689-XII: [принят Верх. Радою 15 грудня 1993 р.]. - ВідомостіВерховної Ради (ВВР). - 1993. - № 44. - ст. 203. - (Актуальний закон). - іззмінами.

Також, згідно з п. 2.1.31 Правил складання, подання та розгляду заявки на товарний знак (надалі - Правила), до заявки на отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг об'єднанням осіб, додається статут колективного знака. Угода про торговельні аспекти права інтелектуальної власності (TRIPS) / Торгові аспекти права інтелектуальної власності. Збірка вибраних міжнародних матеріалів. - К., 1999.

Пунктом 2.1.31 Правил надається можливість реєстрації знака як колективного, з урахуванням положень статті 7bis Паризької конвенції.

Основна відмінність між колективними і сертифікаційними знаками полягає в тому, що першими можуть користуватися тільки певні колективи, наприклад члени колективу, який володіє колективним знаком, тоді як останніми може користуватися будь-яка особа, яка дотримується встановлених стандартів.

Визначення „сертифікаційного знака” не однакове в усіх країнах. У США, наприклад, сертифікаційний знак може бути використаний не будь-якою особою, яка дотримується встановлених стандартів, а лише тими підприємствами, які уповноважені власником сертифікаційного знака використовувати цей знак.

Отже, у США відмінність між сертифікаційним знаком і колективним знаком менше виражена, ніж в інших країнах, вона відноситься лише до призначення цих двох типів знаків: сертифікаційний знак вказує на певні стандарти товарів або послуг, тоді як колективний знак - на приналежність його користувачів до конкретної організації.

Як колективні так і сертифікаційні знаки прямо не передбачені в національному законодавстві. Сертифікаційні знаки лише згадуються в контексті п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де встановлено положення про те, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

На сьогодні в Україні відомий лише один знак відповідності - національний знак відповідності. «Національний знак відповідності засвідчує відповідність позначеної ним продукції всім вимогам стандартів, які поширюються на цю продукцію. Він має форму незамкненого з правого боку основного кола із вміщеним всередині стилізованим зображенням трилисника, яке може бути виконано будь-яким технологічним способом (включаючи застосування голограми), що забезпечує його чіткість та розбірливість протягом усього терміну користування виробом. Знак відповідності наноситься безпосередньо виробником лише на ті види продукції, опис яких міститься в технічних регламентах з підтвердження відповідності. Причому його нанесення є обов'язковим» .

Cпіввідношення національного знаку відповідності із знаком відповідності (сертифікаційним знаком) в розумінні Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зроблений в юридичній літературі наступним чином:

«Безумовно, такий знак може сприйматись споживачами як гарантія відповідності маркованого продукту певним стандартам. Однак, даної властивості явно недостатньо для того, щоб виконувати функції сертифікаційного товарного знаку. Останній, не зважаючи на деякі особливості правового статусу, завжди є не лише гарантією якості, але також і розрізняльним позначенням, оскільки йому притаманна розрізняльна здатність. Національний знак відповідності позбавлений вказаної ознаки. Він виражений одним єдиним позначенням, яке застосовується відносно будь-якої продукції, виготовленої відповідно до затверджених стандартів, і не вказує на ті чи інші характерні риси маркованого продукту. З огляду на те, що національний знак відповідності до того ж не має конкретного власника та застосовується в імперативному порядку, розглядати його в якості товарного знаку представляється нам досить проблематичним» .Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз):монографія / Т.С. Демченко. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. - 184 с.

З вищевикладеного можна зробити висновок, що національний знак відповідності відмінний від визначення сертифікаційного знаку як у вітчизняному законодавстві так і у міжнародній практиці.

Взагалі, як в теорії, так і на законодавчому рівні колективним та сертифікаційним знакам не приділяється достатньо уваги, тому їх правовий статус залишається неврегульованим.

Чинне законодавство допускає до реєстрації як знаки для товарів і послуг різноманітні умовні позначення, що розрізняються між собою за формою відображення, сферою використання, колом користувачів та іншими ознаками.

За формою свого відображення знаки для товарів і послуг можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні, комбіновані тощо.

Пунктом 2 статті 5 Закону встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Об'єктом знака можуть бути також інші особливі види позначень, зокрема звукові, світлові, запахи, голографічні та рухові позначення тощо.

Проте, оскільки обсяг правової охорони Законом України визначається зображенням знака, такі позначення як звукові, запахи, світлові не можуть бути об'єктом знака в Україні. Це обумовлено тим, що їх неможливо відтворити зображенням .. Восканян Р.С. Охрана товарних знаков при переходе к рыночным отношениям //Патенты и лицензии.- 1997. - NQ 11. - С.5-9.

Згідно ст. 5 ЗУ „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі - Закон) та Загальних положень Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила) об'єктами правової охорони можуть бути такі знакиМіністерства освіти і науки України; Наказ, Положення від 10.01.2001р. № 10 «Про затвердження Положення про Держвний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг» // Офіційний вісник України від 15.02.2002 -- 2002 р., № 5, стор. 122, стаття 207, код акту 21289/2002:

- словесні у вигляді слів або сполучень літер;

- зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;

- об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;

- комбінації вищезазначених позначень;

- звукові (вид звука - музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше);

- світлові (характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості);

- колір чи поєднання кольорів (такі знаки реєструються при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації).

Також в інших країнах можуть використовуватись нюхові знаки, наприклад компанія продає свої товари (друкарський папір) з певним ароматом і споживач звикає до розпізнання товарів за їх запахом, або інші (невидимі) позначення, прикладами їх є позначення, що розпізнаються на дотик.

Розглянемо окремо кожний вид позначення.

1. Словесні позначення - це слова або сукупність букв, які мають словесний характер.

Словесні знаки зазвичай мають велику розрізняльну здатність і, порівняно із зображувальними, краще запам'ятовуються і відтворюються. Словесний знак краще пов'язувати з фірмовим найменуванням підприємства, що дозволяє створити серію товарних знаків для одного підприємства.

Словесні товарні знаки мають велику перевагу над зображувальними. Їх можна використовувати в рекламі на радіо, телебаченні, в особистій розмові, тобто у випадках, коли використання зображувальних знаків менш привабливе або певною мірою навіть ускладнене. Нерідко вони несуть у собі особливий смисловий зміст, що у поєднанні з вдалим звучанням слова чи короткої фрази здатне викликати у споживачів приємні асоціації.Шестомиров А.А. Товарные знаки. Учебноепособие/ Под ред. А.А. Шестомирова.- М., 1997. С.36.

Умовно словесні товарні знаки можна поділити на дві основні групи: знаки у вигляді звичайних, загальновживаних слів (слова природної мови, абревіатура слів, лозунги) та знаки у вигляді слів, утворених штучно (вигадані слова або сполучення слів). Звичайні слова легко запам'ятовуються проте мають меншу розрізняльну здатність ніж штучно створені.

Словесні знаки для товарів і послуг надзвичайно різноманітні. На більш ранніх етапах як такі найчастіше обиралися імена відомих людей, героїв художніх творів або міфологічних персонажів (Наполеон, Гамлет, Прометей), назви тварин, птахів, рослин, дорогоцінних каменів (Лев, Сокіл, Клен, Алмаз), найменування природних явищ, небесних тіл, географічних об'єктів (Світанок, Комета, Ай-Петрі) тощо.

Значного поширення набули також словесні знаки, що були взяті як похідні з давніх мов (Laktos, Sanorin). Нині такі найменування практично вичерпали себе, дедалі частіше використовуються знаки для товарів і послуг, які являють собою штучно утворені слова (неологізми). Вони вживаються для позначення нових речовин, препаратів, приладів і матеріалів, підкреслюючи новизну та оригінальність товару.Федоров А.І. Охорона прав на знаки для товарів і послуг. /А.І. Федоров, С. Маргащук // Інтелектуальна власність. - 2007. - № 2. - С.12-16.

Неологізми - це поєднання букв, які в ряді випадків не мають смислового змісту (фантазійні).

Законодавство більшості країн світу гарантує правову охорону позначенням, які представляють собою власні імена. Подібні знаки зустрічаються в практиці досить часто, наприклад Helena Rubinstein, Dior, Renault, Yves Rocher - всі ці широко відомі позначення є не чим іншим, як іменами чи прізвищами їх перших власників. Як правило, використання власних імен підлягає чіткій правовій регламентації, оскільки в даному випадку йдеться про основний спосіб індивідуалізації громадян, який не можна використовувати так само вільно як будь-які інші об'єкти. Вітчизняним законодавцем поки що не враховано цю обставину. На сьогоднішній день Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не дає відповіді на жодне з питань, які природно можуть виникнути при реєстрації власного імені та в процесі його використання Україна. Закони. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон № 3689-XII: [принят Верх. Радою 15 грудня 1993 р.]. - ВідомостіВерховної Ради (ВВР). - 1993. - № 44. - ст. 203. - (Актуальний закон). - іззмінами..

Деякі країни для реєстрації прізвищ в якості товарного знаку можуть встановлювати певні обмеження. Наприклад, згідно вимог законодавства Великобританії, прізвище не може бути зареєстроване як товарний знак, якщо воно зустрічається більш ніж 40 разів у телефонному довіднику того міста, в якому проживає людина, яка його носить.

Іноді, як товарні знаки реєструються словосполучення і навіть короткі фрази. Так, в 1994 році сумісним російсько-італійським підприємством «Пронто-Москва» за 16 класом «Друковані видання, періодичні газети» зареєстровано товарний знак «Из рук в руки», а Концерном «Белыйветер» (м. Москва) - словосполучення «Маленькие компьютеры для больших людей».

У міжнародній практиці відомі та були зареєстровані лозунги «WE TEACH ENGLISH TO THE WORLD» («Ми вчимо англійському по всьому світу») для підручників; «WE MAKE THE ROOMS THAT MAKE A HOME» («Ми робимо кімнати, які створюють будинок») для меблів; «GO FLY A KITE» («Давай запустимо паперового змія») для іграшок; «FREE TO READ, FREE TO WRITE, FREE TO EVERYONE» («Свобода читати, свобода писати, можливість спілкуватися з кожним») для комп'ютерних програм, що забезпечують доступ в глобальну інформаційну мережуВ.М. Мельников. Товарный знак в форме лозунга. // Патантное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы №2. - М., 2001 - С. 52.

Якщо слоган складається більш ніж з трьох-чотирьох слів, то при написанні в один рядок він якби зменшує свій знаковий потенціал, це може призвести навіть до відмови в реєстрації. В таких випадках рекомендується подавати на реєстрацію слоган в декілька рядків, використовувати оригінальний шрифт або в складі слогану використовувати зображення персонажів.

Словесні товарні знаки можуть бути відтворені стандартними символами (шрифтом) або з використанням оригінального виду шрифту.