Захист права інтелектуальної власності на торгівельні марки в господарських судах України

Словесні позначення, відтворені із застосуванням оригінальної графіки можуть втратити ознаки словесного позначення і сприйматися як комбіноване позначення, в якому непросто прочитати слово, що є основою цього позначення.

2. Зображувальні позначення можуть бути представлені у вигляді малюнків, символів, графічних композицій будь-яких форм тощо на площині.

Вони можуть мати вигляд:

- конкретних зображень (тварини, птахи, рослини, люди, неживі предмети);

- символів (квадрат, коло, зірка, лінії, фігури, або абстрактні зображення тощо);

- композицій орнаментального характеру;

- шрифтових одиниць та цифр у художній особистій трансформації (стандартні шрифтові одиниці та цифри не охороняються як товарні знаки);

- різне поєднання перерахованих вище елементів.

Розробляючи зображувальні товарні знаки, автори здебільшого використовують характеристики товару, підприємства або послуг, для яких створюється знак, і виражають їх за змогою зображенням чого-небудь типового або конкретного. Наприклад, зображення відомих пам'яток історії та культури, архітектурних споруд, географічних об'єктів, народних орнаментів, персонажі різних казок, зовнішнього вигляду самої юридичної особи чи виготовленої нею продукції.

Успіх зображувальних знаків значною мірою визначається їх простотою, помітністю, ефектністю та можливістю використання на різних матеріалах, а також смисловим навантаженням, а навпаки, дуже складні й перевантажені зайвими деталями знаки є малоефективними.Шестомиров А.А. Товарные знаки. Учебноепособие/ Под ред. А.А. Шестомирова.- М., 1997. С.36.

3. Об'ємні позначення являють собою фігури і/або їх композицій у трьох вимірах - довжина, висота та ширина. Об'ємним товарним знаком визнається також форма виробу, яка не пов'язана з певним його функціональним призначенням і дає змогу виділити вироби конкретного підприємства серед подібних до них товарів, наприклад, особлива форма пляшки для напою, упаковка для джему або тривимірна форма супінатора для кросівок. Однак об'ємний знак не може просто повторювати зовнішній вигляд предмета, а має містити якийсь новий елемент.

Найбільш поширений вид об'ємних товарних знаків - упаковка, яка відповідає характеру продукту, стилю підприємства, а також виконує рекламні функції. До об'ємних товарних знаків відносяться також флакони парфумів, коробки для цигарок тощо.

Слід зазначити, що об'ємне позначення може бути зареєстроване не тільки як товарний знак, а як промисловий зразок.

Національне законодавство містить положення про умови надання правової охорони об'ємним товарним знакам, згідно з яким забороняється реєстрація позначень, які відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності. Крім того, питання врегульовано Правилами складання, подання та розгляду заявки на товарний знак, згідно з якими до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак [п. 4.3.1.4 Правил]Держпатент України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг» Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпатенту N 72 ( z0416-97 ) від 20.08.97 Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011..

4. Комбіновані позначення - це комбінація зображувальних, словесних та об'ємних елементів.

Поєднання конкретного словесного позначення з художнім (зображувальним) елементом добре запам'ятовується, і слово, яке легко вимовляється, разом з виразним малюнком утворює комбінований товарний знак.

Слід зазначити, що комбіновані товарні знаки мають більшу розрізняльну здатність ніж словесні позначення у звичайному шрифтовому виконанні та мають перевагу над зображувальними, тому що мають словесний елемент, який легше рекламувати, наприклад, по радіо, тому найчастіше використовуються.

Одним із найпоширеніших видів комбінованих знаків для товарів та послуг є етикетки, в яких, як правило, поєднуються словесні та зображувальні елементи у певному кольоровому виконанні.

Увага до етикеток постійно зростає. Їм присвячують щорічні виставки і салони. Освітні заклади розробляють нові учбові програми з історії етикеток, їх дизайну, технології виготовлення, що направлені на високий ступінь захисту від підробок, правовому супроводженню .

Щоб сприйматися як єдине ціле, словесна та графічна частини комбінованого товарного знаку повинні бути взаємопов'язані композиційно і сюжетно. Товарний знак може бути зареєстрований у будь-якому кольорі чи кольоровому поєднанні.

5. Іншими видами позначень, що можуть бути зареєстровані як знаки, є: колір або поєднання кольорів як такі, рухові (мультимедійні) позначення, голографічні тощо.

Колір або поєднання кольорів як таке може бути зареєстровано як знак, якщо це не основний колір (чорний, білий та сім кольорів, що складають кольори веселки). Ці кольори визнані основою для створення всіх відтінків або тонів будь-якого кольору і тому не мають розрізняльної здатності для цілей реєстрації знаків.

Прикладом використання кольору, як такого, для маркування товарів може бути жовтий колір для обплетення електричного проводу або фіолетовий колір упаковки (етикетки) для шоколаду «MILKA».В.М. Мельников. Товарный знак в форме лозунга. // Патантное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы №2. - М., 2001 - С. 52

Рухові позначення (позначення зображення, що рухається) являють собою малюнок, зображення, слова, що рухаються. Зокрема, таким знаком може бути анімаційне зображення, геометрична фігура, що здійснює певні рухи у часі, які можна відтворити зображенням.

Останнім часом закони багатьох країн передбачають надання охорони особливим видам позначень, таким як звуки, запахи, світлові сигнали.

Звукові знаки являють собою різні звуки, зокрема музичні твори або їх фрагменти, шуми будь-якого походження, добре знані звуки та рідкі звуки, які є в природі (наприклад, звук дзвона, імітація гарчання лева), електронні звуки, яких немає в природі тощо.

Світлові, знаки являють собою світлові сигнали, символи, що відтворюються з певною послідовністю та тривалістю. Наприклад, композиція, утворена світловими символами у вигляді смужок різного кольору.

В Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не міститься ніяких положень щодо звукових та світлових знаків. Однак вони існують в п. 2.1.23., 2.1.24. Правил, згідно з якими «Якщо на реєстрацію заявляється звуковий знак, то зазначається вид звука (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше). Для позначення, в якому використовується музичний твір, в описі наводиться його нотний запис.

Якщо на реєстрацію заявляється світловий знак, то наводиться характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості».Держпатент України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг» Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпатенту N 72 ( z0416-97 ) від 20.08.97 Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011.

Прикладом запаху як торговельної марки може слугувати наприклад, запах пряжі, що нагадує аромат польових квітів, для виготовлення одягу, або запах рози для тканини, з якої вироблена постільна білизна за умови, що цей запах не зникає з часом протягом якого діє реєстрація такої торговельної марки.

З практичною метою країни можуть встановлювати обмеження щодо можливості реєстрації. Більшість країн допускають реєстрацію тільки тих позначень, які можна виконати графічно, тому що тільки вони можуть бути матеріально зареєстровані і опубліковані в бюлетені товарних знаків для інформування публіки про реєстрацію товарного знака.

Ряд країн допускає реєстрацію просторових (об'ємних) товарних знаків, зобов'язуючи заявника подати або тривимірне зображення просторового позначення (рисунок, фотографію або будь-яке інше зображення, яке можна надрукувати), або опис (або те і інше). Проте на практиці не завжди зрозуміло, що саме охороняється шляхом реєстрації просторового позначення.

Аналогічна проблема існує відносно слухових позначень. Секвенція нот, звичайно, може бути зареєстрована як образотворчий знак, проте ця реєстрація не надає охорону справленим музичним фразам, вираженим подібним способом. Насправді секвенція нот, у зареєстрованій формі, захищається від використання подібних зображень. Разом з тим, звукові знаки, безумовно, можуть служити і як товарні знаки. У США, наприклад, дозволяється реєстрація звукових знаків. На практиці це означає, що звук повинен бути записаний, а касета подана до Відомства США з патентів і товарних знаків для реєстрації.

Так само в деяких країнах ускладнюється процедура реєстрації запахів як торговельних марок.

Так, французька парфумерна компанія Eden SARL оскаржила в суді рішення патентного агентства Європейського Союзу, яке відмовило у задоволенні заявки зареєструвати як знак для товарів і послуг запах свіжої полуниці. Суд Європейського Союзу першої інстанції відмовив задовольнити вимоги компанії.

Суд мотивував своє рішення тим, що згідно із висновком експертів, полуниця не володіє одним чітко вираженим запахом, а різні її сорти можуть мати до п'яти різних ароматів. Ще одним фактором, що став основою для прийняття рішення стало відсутність всесвітньо визнаної класифікації запахів, яка дозволила б ідентифікувати знак за ознакою запаху. Французька компанія намагалась довести, що полуниця може мати різний смак, але запах в неї один - стійкий та триваючий, та знайомий усім споживачам з дитинства. Компанія планувала використовувати даний запах у виробництві мила, лосьйонів, лінії косметики і ароматизованих олівців.

Раніше були також спроби зареєструвати в якості торговельної марки запах лимону, ванілі та малини, проте потерпіли невдачу. В наш час, отримав правову охорону як торговельна марка - запах свіжоскошеної трави. Датська парфумерна компанія зареєструвала його в 2000 році і використовує для ароматизації тенісних м'ячів. Юридическая практика // Еженедельная профессиональная газета №45 (411) 8 ноября 2005 года.

За ступенем відомості знаки поділяють на звичайні та загальновідомі (добре відомі).

Звичайний знак - це будь-яке нове оригінальне позначення товарів (послуг), яке відповідає усім умовам надання правової охорони. Зокрема, необхідною умовою його охорони є державна реєстрація позначення.

Загальновідомим знаком визнається таке позначення, яке відоме широкому колу споживачів завдяки його використанню для позначення певних товарів.

Основний чинник виокремлення добре відомих знаків для товарів і послуг полягає в тому, що згідно ст. 6bis Паризької конвенції з охорони промислової власності таким знакам забезпечується правова охорона ще до реєстрації прав на них у Патентному відомстві України.

Відповідно до цієї статті учасники конвенції зобов'язалися «відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним».

Загальновідомі знаки стають привабливими не тільки для споживачів, але й для інших виробників. Використовуючи законодавство країн, які не охороняють добре відомі знаки, вони намагаються перенести престиж відомих знаків на свої товари, використовуючи ідентичне або схоже маркування. «Піратські» фірми збувають свої товари в таких самих або наближених до дизайну упаковок добре відомих знаків, щоб скористатися репутацією фірми, яка була придбана в результаті потужної, тривалої та коштовної реклами.

Посилений захист прав на добре відомі знаки для товарів і послуг зумовлений необхідністю боротьби з недобросовісною конкуренцією, а також охорони інтересів споживачів, які можуть сплутати щойно зареєстрований знак із добре відомим.

Крім Паризької конвенції положення щодо добре відомих знаків були закріплені в інших міжнародних угодах у сфері інтелектуальної власності. Так, зокрема, охорона загальновідомих торговельних марок передбачена угодою TRIPS (ст. 16.2), Директивою Ради ЄС про торговельні марки (ст. 4.2(d), а також Постановою Європейської комісії від 20.12.1993 р. про торговельну марку Співтовариства (ст. 8.2(с)).Перша Директива Ради 89/104/ЄЕС"Про наближення законодавства держав-членів,що стосується торгових марок" від 21 грудня 1988 року

Крім того, починаючи з 1995 року, працювала Комісія експертів по загальновідомим торговельним маркам ВОІВ, метою діяльності якої стало визначення єдиних критеріїв, за якими торговельна марка має визнаватись загальновідомою. В результаті діяльності Комісії у вересні 1999 року прийнято Спільну рекомендацію Генеральної Асамблеї ВОІВ та Асамблеї Паризького Союзу про положення щодо правової охорони загальновідомих торговельних марок (далі - Спільна рекомендація). Характерно, що Спільна рекомендація у передмові до неї названа «першим кроком на шляху реалізації політики ВОІВ щодо адаптації до змін у сфері промислової власності».

До Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» лише 22.05.2003 р. включено норми Спільної рекомендації стосовно охорони прав на загальновідому торговельну марку (ст. 25).

Слід звернути увагу, що український законодавець використовує термін «добре відома торговельна марка», а не «загальновідома торговельна марка». Можна підтримати думку деяких дослідників, що термін «добре відома торговельна марка» має більшу семантичну привабливість, ніж термін «загальновідома торговельна марка» саме тому, що перший термін має більший вплив на споживача, оскільки загальновідомість означає лише обізнаність широкого кола споживачів певної продукції про існування тієї чи іншої торговельної марки. Тоді як «добре відома торговельна марка» асоціюється у свідомості споживача з високою репутацією та довірою з боку значної частини населення.

У Законі (ст. 25) міститься посилання на ст. 6bis Паризької конвенції, суд та Апеляційна палата визначаються як органи, які можуть визнавати торговельну марку добре відомою в Україні, та надається перелік факторів, що можуть розглядатися при визначенні торговельної марки добре відомою в Україні, якщо вони є доречними.Шевелева. Добре відомі торговельні марки у світлі сучасних інформаційних технологій. // Інтелектуальна власність 4/2005 - С.15

В 2005 році був прийнятий Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 N 228 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2005 р. за N 471/10751).МОН України;Наказ Про затвердження Порядку визнання знака добревідомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальноївласностівід 15.04.2005 № 228Зареєстровано в Міністерствіюстиції України 5 травня 2005 р. за N 471/10751 Офіційний вісник України від 27.05.2005 -- 2005 р., № 19, стор. 193, стаття 1007, код акту 32298/2005

Згідно ст. 25 Закону при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства.

Відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень. Опитуванням має бути охоплено, принаймні, шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг.

Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням «цільової аудиторії».

У всіх випадках незаперечним має бути факт широкої відомості торговельної марки певному колу осіб, які мають відношення до виробництва, торгівлі чи використанню продукції позначеною цією торговельною маркою, якщо вона сприймається ними як така, що вказує на особливе джерело походження даної продукції.

Наприклад, стосовно доброї відомості знака, призначеного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл; стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді принаймні на такі питання: чи відомий їм знак; для яких товарів і/або послуг застосовується знак; яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується; з якого часу їм відомий знак; що для них є джерелом інформації про знак.

2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання та просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується.

Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві; коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак; цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

3.Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним.

Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії.

Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв'язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання.

4. Свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами.

Якщо знак уже визнаний добре відомим в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн.

5. Цінність, що асоціюється зі знаком.

Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.Шевелева. Добре відомі торговельні марки у світлі сучасних інформаційних технологій. // Інтелектуальна власність 4/2005 - С.15

Слід зазначити, що відношення фахівців до опитування населення як доказу відомості торговельної марки є неоднозначним. Фахівці, які виступають проти опитування як можливості об'єктивного підтвердження чи спростування широкої відомості торговельної марки, аргументують свою позицію тим, що отримані в результаті опитування дані не можуть вважатись достовірною інформацією, оскільки існує велика вірогідність їх перекручення на користь зацікавленої особи.

В цьому випадку йдеться не стільки про зазначення в результатах дослідження тих показників, яких в дійсності не було, скільки про використання дослідником при опитуванні деяких методів, які свідомо призведуть до отримання даних, необхідних зацікавленій особі.

Незважаючи на зазначені проблеми, в ряді країн, як і в Україні, опитування визнається одним із засобів доказування відомості торговельної марки, яке може стати основою рішення компетентного органу. Наприклад, в США, скандинавських країнах та Німеччині виходять з того, що за умови відповідності опитування певним критеріям, гарантується отримання реальних результатів.

На жаль, в Україні опитування як форма участі споживачів товарів чи послуг у визначенні їх популярності, якості, відомості торговельної марки, а також їх виробника ще не достатньо досліджені на науковому рівні соціологами, психологами, маркетологами, іншими фахівцями.

Багато фахівців вважають, що ступінь відомості торговельної марки у певному секторі суспільства є достатнім доказом відомості торговельної марки. Саме цей фактор вони вважають найважливішим для визнання знака добре відомим, тоді як інші перераховані вище фактори є досить відносними і тому мають оцінюватись обережно.

Так, у сучасному світі тривалість використання торговельної марки не завжди свідчить про наявність чи відсутність її загальної відомості. В сучасному суспільстві завдяки інформаційним технологіям торговельні марки можуть стати загальновідомими як протягом невеликого проміжку часу - від декількох років до декількох місяців, так і втратити з часом свою популярність і привабливість.

Всі докази щодо відомості торговельної марки повинні критично оцінюватись компетентним органом і розглядатись в сукупності, оскільки жоден з них, взятий окремо від інших, не може вважатись необхідним та достатнім доказом.

Знак, визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати, заноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, який ведеться останнім.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака, та його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Варто зазначити, що в ст. 6bis Паризької конвенції йдеться лише «про ідентичні або подібні продукти», в той час як в економічно розвинених країнах з'явилася необхідність захищати права на знамениті марки щодо товарів і послуг «відмінних від тих, для яких зареєстровано товарний знак». Ситуація змінилась з прийняттям Угоди TRIPS, згідно з ч. 3 ст. 16 якої, до торговельних марок, що охороняються щодо неоднорідної продукції, застосовуються положення ст. 6bis Паризької конвенції. Передумовою виникнення такої правової охорони є визнання торговельної марки знаменитою рішенням компетентного органу.

1.3 Умови надання правової охорони знакам для товарів і послуг

Допускаючи до реєстрації як знаки для товарів і послуг широке коло умовних позначень, українське законодавство вказує водночас на позначення, які не визнаються знаками для товарів і послуг. Воно виходить при цьому зі світової правової практики та міжнародних зобов'язань України.

Умови, яким повинно відповідати позначення для того, щоб бути здатним служити як торговельна марка, достатньо стандартні в усьому світі. В принципі слід розрізняти два різних типи умов.

Перший тип умов відноситься до основного призначення торговельної марки, а саме її функції відрізняти товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг інших підприємств. З цієї функції випливає, що торговельна марка повинна бути дистинктивною, або здатною відрізняти різні товари.

Другий тип відноситься до можливого негативного впливу торговельної марки, якщо вона вводить в оману, або якщо порушує публічний порядок чи мораль.

Ці типи (види) умов існують практично у всіх національних законах про торговельні марки. Вони також чітко викладені у статті 6quinquis В Паризької конвенції, в якій зазначено, що товарні знаки, які користуються охороною відповідно до статті 6quinquis А, можуть бути відхилені при реєстрації тільки в тому випадку, якщо «вони позбавлені будь-яких розрізняльних рис» або якщо «вони суперечать моралі чи публічному порядку і, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість». Міжнародний договір. Паризька конвенція про охорону промислової власності // Зібрання чинних міжнародних договорів України - 2005. - № 2.

Згідно ч. 1 ст. 5 Закону: «Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом».

Позначення, вважається таким, що суперечить публічному порядку, якщо у позначенні наявні, зокрема антидержавні, расистські лозунги; емблеми та найменування екстремістських організацій; зображення, що відтворюють насильство; зображення або імітація (спотворення) державних символів за умови, що включення їх до знаку може зачіпати інтереси (суперечити інтересам) держави тощо.

Публічний порядок - імперативні норми господарського законодавства та норми, що призначені захищати (охороняти) права споживачів. Тобто, вияви недобросовісної конкуренції або недобросовісні наміри вважаються такими, що суперечать публічному порядку.

Позначення вважається таким, що суперечить принципам гуманності і моралі, якщо позначення належить, зокрема до позначень порнографічного характеру, або містить заклики антигуманного характеру, в тому числі вияви расової нетерпимості, богохульні вирази, вирази «ненормативної» лексики, слова та зображення непристойного змісту, нецензурні слова та вирази, елементи релігійної символіки, якщо їх використання у знаку може зачіпати або ображати почуття віруючих тощо

Правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль встановлює Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 року № 1296-IV.Україна. Закони. Закон України Про захист суспільної моралі: закон № 1296-IV: [принят Верх. Радою 20 листопада 2003 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2004. - № 14. - ст. 192. - (Актуальний закон). - із змінами.

Цей Закон визначає суспільну мораль як систему етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість.

Відповідно до статті 2 цього Закону в Україні забороняється виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру. Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері культури та мистецтв.

Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством.

Мораль трактується філософами як система норм, що регулює поведінку людини та визначає її обов'язок перед іншими людьми і суспільством в цілому. В спеціальному законодавстві про торговельні марки норма стосовно заборони реєстрації знаків, які суперечать принципам моралі, покликана захистити споживачів від впливу назв товарів, семантика яких ображала б моральні принципи і релігійні почуття, яких дотримується та чи інша група суспільства.

Це застереження можна застосувати також до назв іноземного походження, власники яких нехтують лінгвістичними мовними особливостями країни збуту товару. Так на ринках України споживачів встигли «порадувати» своїми яскравими назвами мінеральна вода «BlueWater», сосиски «Perdu», дитяче харчування «Вledinа», вікна «Rehau», мило «Duru» тощо.

Підстави для відмови в наданні правової охорони викладені в ст. 6 Закону. Не можуть одержати правову охорону:

1. Позначення, які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Не допускається також будь-яка стилізація чи імітація (спотворення) державної символіки в знаках, наприклад непристойні зображення і емблеми органів державної влади або зображених політичних партій.

Наприклад, якщо знак є стилізованим зображенням малого Державного герба України у вигляді всміхненого дракона, то це суперечить суспільним інтересам, оскільки образ дракона в фольклорі асоціюється із силами зла і його об'єднання з державною символікою неприпустимо.

Крім офіційної державної символіки кожна держава визначає офіційними, тобто такими, що застосовуються в офіційних державних документах або на державному рівні певні печатки, пробірні, гарантійні, контрольні клейма. Тобто це положення не передбачає як підставу для відмови зображення у складі знака печатки будь-якої юридичної особи.

Позначення, які складаються лише з символів, не можуть виконувати функції знаків, оскільки вони мають офіційний характер і так чи інакше пов'язуватимуться споживачами з носіями цих символів, а також спроможні ввести споживачів в оману відносно походження продукції.

Крім того, згідно ст. 6ter Паризької конвенції охороняються позначення країн-учасниць Союзу і міжнародних міжурядових організацій (таких, як Організація Об'єднаних Націй).

Так, згідно Найробського договору про охорону олімпійського символу - п'ять переплетених кілець - він не може бути зареєстрований як торговельна марка.

Якщо елемент у вигляді офіційного контрольного, гарантійного, пробірного клейма, а також печатки або зображення офіційних нагород та інших відзнак входять до складу складного знака для товарів і послуг і не є домінуючими, необхідно мати підтвердження правомочності його включення в знак. Якщо таке підтвердження надається, то реєстрація проводиться з дискламацією, тобто цьому елементу не надається самостійна правова охорона, а тільки у складі даного знака.

Заборона застосування офіційних клейм і печаток, якщо вони призначені для маркування конкретних товарів, діє тільки у тому разі, якщо позначення, що збігаються або схожі з ними, призначаються для використання стосовно товарів, що є однорідними з товарами, на яких проставляються ці клейма і печатки.

Документом, що підтверджує застосування зображень офіційних нагород може бути, наприклад, копія диплома на медаль, отриману на офіційному конкурсі або виставці вин (якщо цю медаль нанесено на етикетку, подану на реєстрацію як знак для товарів і послуг). У разі підтвердження правомочності включення в знак таких елементів під час реєстрації вони дискламуються.

Можуть бути зареєстровані як знак для товарів і послуг позначення, що являють собою зображення нагород, реально не існуючих, у тому разі, якщо це зображення носить явно фантазійний характер.

2. Позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, які можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції. Розрізняльна здатність - це внутрішня властивість знака, обумовлена його зовнішньою формою і ступенем сприйняття.

Окремі елементи позначення знака можуть не мати розрізняльної здатності, проте, у комбінації з іншими елементами, загальна композиція знака може набути ознак розрізняльної здатності. При цьому, якщо окремий елемент позначення займає у ньому домінуюче положення, позначення в цілому вважається таким, що не має розрізняльної здатності.Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз):монографія / Т.С. Демченко. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. - 184 с.

Звичайно не мають розрізняльної здатності позначення, в яких відсутні ознаки індивідуальності, а також позначення, які через велику кількість (частоту) застосувань втратили ознаки індивідуальності.

Не мають розрізняльної здатності позначення, що:

1) складаються лише з одного елемента, занадто простого та часто вживаного (складаються лише з однієї літери, цифри або з комбінації літер та цифр, графічне відтворення яких має звичайне, не фантазійне виконання; лінії, прості геометричні фігури, які не мають характерного графічного виконання).

Однак, коли композиція зазначених елементів не є їх механічним з'єднанням, а створює органічне сполучення, яке дає якісно новий рівень сприйняття знака загалом, відмінний від сприйняття його окремих складових елементів, а букви, цифри та їх з'єднання виконано в характерній графічній манері, завдяки якій за композицією і графічним рішенням вони стають зображувальними знаками, знак підлягає реєстрації.

В кожному конкретному випадку необхідно оцінювати розрізняльну здатність фігури чи лінії або їх поєднання, а також приймати до уваги вид товару, його розмір, матеріал, з якого він виготовлений та спосіб нанесення торговельної марки. Наприклад, позиційні знаки, що на кожному екземплярі товару розміщуються в одному й тому ж певному місці - зображення алігатора на верхній лівій частині виробу фірми LA COSTA.

2) є занадто складними за композицією, тобто такими, що містять велику кількість елементів, не пов'язаних загальною ідеєю, і тому сприймаються як складний набір символів, літер, цифр, зображень тощо.

Наприклад, занадто велика кількість ліній з овалами та «завитками», розташованими поруч або, які находять одна на одну і не створюють певну композицію, або такі, що сприймаються як орнамент.Ошарова І. “Процедура реєстраціїтоварнихзнаківвУкраїні” / І. Ошарова. - Науково-практичний журнал “Інтелектуальнавласність” №1-2/2001, С.17-19

3) є надмірно стилізованими, які не здатні вирізнити товар (послугу) однієї особи серед інших;

4) є словесними позначеннями загальномовного фонду, які часто використовуються у складі знака, такі як - «International» (міжнародний), «General», «Sресіаl», «Люкс» тощо;

5) реалістичне або схематичне зображення товарів, що заявляються на реєстрацію як торговельні марки для позначення цих товарів.

Зображення товарів не має розрізняльної здатності в силу того, що однорідні товари виготовляються різними виробниками та надання одному з них права на виключне використання зображення товару позбавило б інших можливості використання такого ж позначення у рекламі, на упаковці, тощо, що тягне за собою зіткнення інтересів різних виробників.

Однак, якщо зображення товару чи його окремих складових частин дано в якому-небудь характерному виконанні, тобто якщо зображення набуває розрізняльні ознаки та його схожість з реалістичним зображенням перестає бути визначальним фактором сприйняття, то таке зображення може бути зареєстровано як торговельна марка;

6) є загальновживаними скороченнями.

Загальновживаними вважаються такі скорочення, які утворені шляхом відсікання, стягування чи поєднання слів, та застосовуються для всіх граматичних форм одного й того ж самого слова чи слів незалежно від року, числа, відмінка й часу, та які у певних галузях призначені для загального використання всіма і тільки в одному певному значенні.

До таких позначень належать, зокрема, скорочені найменування організацій, підприємств, галузей тощо та їх абревіатури, загальноприйняті скорочення, наприклад, сантиметр - см, науково-дослідний інститут - НДІ, український - укр., гривня - грн., науково-технічна інформація - НТІ, загальновживана абревіатура, наприклад: «ВАТ», «ТОВ», «АТЗТ», «СПД».Ошарова І. “Процедура реєстраціїтоварнихзнаківвУкраїні” / І. Ошарова.-Науково-практичний журнал “Інтелектуальнавласність” №1-2/2001.

3. Складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду вважаються такі назви, які використовуються усіма виробниками цих товарів чи особами, що надають ці послуги, в одному, відомому та визнаному усіма ними значенні та не потребують додаткового аналізу і доказів.

Реєстрація загальновживаного позначення на ім'я одного з виробників неправомірно обмежувала б інших виробників вільно використовувати його в цивільному обігу.

До позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду, належать також позначення, які використовувались як знак для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару різними виробниками (особами), увійшли у повсякденну мову як видова назва цього товару (використовуються як синоніми номенклатурної назви), тобто стали видовими поняттями, що відображають істотні ознаки певних товарів. Позначення настільки «зжилось» з товаром, який воно повинно було виділяти, що з певним часом перетворилось в його нову видову назву та стало вільним позначенням. Виникла так звана втрата знаком індивідуальності.

Це особливо характерно для торговельних марок, які використовуються для нових товарів, які тільки що з'явились на ринку. Наприклад, ескалатор, лінолеум, руберойд, целофан, вазелін, новокаїн, ескімо, нейлон тощо.

При цьому необхідно враховувати, що позначення, яке внесено до офіційних видань як видова назва товару з позначкою «застаріле слово», тобто яке у минулому було загальновживаним як позначення товару певного виду, проте в подальшому використання цього товару під такою назвою було припинено і забуто та зникло з повсякденної мови, то таке позначення може мати розрізняльну здатність. Наприклад, слово «яхонт» раніше використовувалось як назва певного виду дорогоцінного каменю (рубін). Проте, на сьогодні воно зникло з повсякденної мови як назва товару і є «застарілим словом» і може бути зареєстровано як знак.Шестомиров А.А. Товарные знаки. Учебноепособие / Под ред. А.А. Шестомирова. - М., 1997. С.36.

Позначення вважається загальновживаним як позначення товару (послуги) певного виду, якщо воно пов'язується лише з видовими ознаками і/або властивостями товару (послуги) та не пов'язується з ознаками і/або властивостями товару (послуги), які додатково надані йому (їй) ініціативною діяльністю певної особи.

Зокрема, загальновживаним позначенням як позначення товару (послуги) певного виду є: номенклатурна (загальна, родова, видова) назва товару (послуги), наприклад, автомобіль, олія соняшникова, пошив одягу; назва певного живого організму (сорту рослин, породи тварин, штаму мікроорганізму тощо), наприклад, пшениця «Миронівська», корова «Українська чорно-ряба»; штам мікроорганізму Staphilococcus «АТСС 6538»; назва певного іншого товару (послуги), яка добросовісно застосовується кількома незалежними одна від одної особами, наприклад, хліб «Український», вода «Лимонад», магазин «Дитячий світ», лікарські засобі «Аскорбінова кислота» .

4. Складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують (описують) на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, властивості тощо, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги тощо.

До таких позначень належать, зокрема прості назви товарів; прямі зазначення категорії якості товарів або такі, що їх описують; властивості товарів, в тому числі такі, що носять хвалебний характер; матеріал, або склад сировини; вагу; об'єм; ціну товарів; дату виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва; зображення нагород, що присуджені товарам; найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників; цілі або результат використання певних товарів і послуг; географічні терміни (топоніми), які певним чином описують географічне походження товару чи послуги. Такі позначення характеризують товар, а не індивідуалізують його. Прикладами таких позначень служать словесні знаки «Elegant», «Primat», «Premier».

При цьому на описовість зображення не впливає, на якій мові воно подано, наприклад: «Фітинг» -- вид товару; «elastic» -- якість і властивості товару; «Lux», «Super» -- якість товару, яка має хвальний характер; «ALO» -- склад товару; «20 штук» - кількість товару; «Formen» -- призначення товару; «Ціна 7 гривень» -- цінність товару; «Зроблено в Україні» -- місце виготовлення; 1998 -- дата виготовлення.

5. Позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Оманливі позначення (знаки) - позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Наприклад, вважаються оманливими позначення:

· з використанням зображення плоду-коробочки бавовни або з зазначенням - Natural для виробів із синтетичних волокон;

· з вказівкою MADE IN U.S.A. на етикетках для виробів, які насправді не мають ніякого відношення до США;

· комбінованого позначення (етикетки), до складу якого включено словесний елемент назва товару, призначеної для маркування конкретного товару, заявлене відносно інших товарів, (наприклад, етикетка для товару - мило, заявлена відносно всіх інших миючих засобів, вказаних у переліку товарів);

· які побічно вказують на вид конкретного матеріалу, з якого може бути виготовлено товар, а заявлені відносно товарів, виготовлених з інших видів матеріалів (наприклад, вигадане словесне позначення «PLASTICOL» для паперових виробів, яке, через наявність у ньому частини - PLASTIC - пластмаса, побічно вказує на те, що товар виготовлено з пластмасового матеріалу);

· «БАЛЕТ» із зображенням балерини для послуг театру драми тощо.

Проте, в деяких випадках позначення можуть містити фактично неправдиві відомості про походження товару або про товар або послугу, але через нереальність асоціацій не можуть бути визнані оманливими.

До такої категорії відносяться знаки, які не сприймаються пересічним споживачем як такі, що вказують на зв'язок між товаром і певним географічним місцем, або сприймаються як фантазійні відносно певного товару або послуги.

Наприклад, не визнаються оманливими через нереальність асоціацій позначення (знаки) «АНТАРКТИДА» для кондиціонерів, що виготовляються, в Україні або в Італії; «САХАРА» для послуг соляріїв; «БАЛЕТ» для товару - пудра косметична; «АРРLЕ» - для комп'ютерів тощо.

Позначення, що може ввести в оману споживача це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності.

До позначень, що можуть ввести в оману, відносяться й такі, в яких окремі компоненти можуть ввести в оману (наприклад, використання зображення географічної карти або відомого місця, архітектурних об'єктів або зображення людини у національному костюмі певної країни тощо).Федоров А.І. Охорона прав на знаки для товарів і послуг. /А.І. Федоров, С. Маргащук // Інтелектуальна власність. - 2007. - № 2. - С.12-16

Наприклад, один споживач добре знає, що Хартвел - одне з найбільших озер на південному заході США і одне з найпопулярніших місць відпочинку в Токкоа - невеликому місті в штаті Джорджія (США), інший споживач не знає й того, що Атланта - адміністративний центр того ж штату і центр культури і бізнесу афроамериканців. Таким чином, перший споживач потенційно може бути введений в оману знаком «Хартвел» на італійському товарі, а другий, через відсутність відповідних знань, не буде введений в оману і відносно знака «Атланта» на товарі з Туреччини .

Діями, що вводять споживача в оману, є також використання на товарі вказівки, наприклад про те, що упаковка печива містить менший вміст калорій, ніж інша (просто тому, що вона має меншу вагу).

Реальну можливість введення в оману споживача можуть мати як словесні, так і зображувальні позначення (знаки), а також комбіновані позначення (знаки).

Наприклад, позначення (знак) - «UKRAINIAN GIRL» в поєднанні з зображенням дівчини в національному українському костюмі поряд з дачним будиночком в карпатському стилі на фоні карпатського ландшафту, заявлене канадською фірмою відносно товару «одяг», може ввести споживача в оману щодо географічного походження товару. В даному випадку, як семантика знака «UKRAINIAN GIRL» - українська дівчина, так і зображувальна частина позначення - будиночок в карпатському стилі на фоні карпатського ландшафту, містять інформацію, що побічно вказує на зв'язок із географічним районом походження товарів - Україною.

Відповідно споживач сприйматиме товари, марковані таким позначенням, як вироблені в Україні, що може бути введенням в оману щодо місця походження товарів.Вачевський М.В. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / За ред. проф. М.В. Вачевського. - К.: ВД Професіонал, 2005. - 448 с.

6. Позначення, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

Загальновживані символи - це сталі символи, або умовні позначення (розпізнавальні знаки), що застосовуються в різних галузях науки і техніки, такі як позначення хімічних елементів, символи з різних систем одиниць, умовні, графічні позначення в принципових схемах, або умовне позначення якогось предмета, поняття, явища, величини, запроваджене певною наукою тощо.

Загальновживаним символом, зокрема, є: окрема літера, цифра, яка не має характерного графічного виконання; позначення, що символізує певну галузь господарства чи сферу діяльності, до якої належать товари чи послуги, зазначені у заявці; умовне позначення, що застосовується в певній сфері людської діяльності, зокрема, позначення хімічного елемента, символ з будь-якої системи одиниць, умовне та графічне позначення в принциповій схемі.

Такі позначення також могли спочатку виступати в якості торговельних марок, але в зв'язку з тим, що їх стали застосовувати незалежно один від одного різні виробники в одній і тій же галузі діяльності, вони втратили ознаки торговельних марок. Прикладами таких символів є- змія та чаша (в медицині), - пляшка, бокал, виноградна лоза (у виноробній справі), для підприємств швейної промисловості - швейна голка та ножиці.

Терміни - це слова або усталені словосполучення, за якими закріплено чітко окреслене спеціальне поняття в якій-небудь сфері знань (науці, технології, мистецтві, суспільному житті тощо) або слово чи вислів, що вживається в тому чи іншому середовищі, на певній території, людьми певного фаху, сукупність яких складає термінологію, або термінологічну систему, в якій зосереджено понятійний апарат даної науки чи галузі.

Загальновживаним терміном, зокрема, є: лексична одиниця, професійний термін, притаманні певній галузі науки і технології, а також слова або усталені словосполучення, які у певній галузі призначені для загального використання і є засобом професійного спілкування. Наприклад: «консоль», «антистрес», «анестетик», «антисептик», «кобальт», «манометр», «тензор» тощо.

Загальновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальновживані символи і терміни, проте можуть бути зареєстровані для товарів, не пов'язаних з цієї галуззю.

7. Позначення, які відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

До позначень, що відображають лише форму, яка надає товару істотної цінності, відносяться позначення, форма яких примітна лише своїм декоративним оформленням, і цінність товару підвищується лише тільки через зовнішню привабливість знака, а не через якість і популярність цього товару.

Форма товару вважається обумовленою його природним станом чи необхідністю отримання технічного результату, якщо вона випливає безпосередньо з його природи, технічної або практичної функції. Наприклад, звичайна форма електричної вилки з ріжками, стандартна форма флакону або пляшки є необхідними для виконання технічної та практичної функції цих товарів.Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз):монографія / Т.С. Демченко. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. - 184 с.

Ці позначення, крім оманливих, або таких що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.