Захист права інтелектуальної власності на торгівельні марки в господарських судах України

Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 Цивільного кодексу).

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зберігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, пропонування для першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак. Зберігання ж продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський оборот.

Відповідно до пункту 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. Виготовлення продукції неналежної якості новим власником знака не є підставою для визнання недійсним договору про передачу права власності на знак, укладеного з первісним власником, оскільки умова щодо якості товару не є змістом договору про передачу прав, на відміну від ліцензійного договору.

Відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним повинен залучатися Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому у разі, якщо позивачем з таких справ у позовній заяві названий Департамент не зазначено як відповідача, суд має за клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача за правилами статті 24 ГПК.

За змістом статті 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на Державний департамент інтелектуальної власності, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

У спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та даватися оцінка названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

У зв'язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

· обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, як-от обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

· можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Крім того, використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

У спорах про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг в Україні Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України повинен залучатися до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 Цивільного кодексу може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Відповідно до пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак визнається добре відомим на підставі рішення Апеляційної палати, яке може бути оскаржене у судовому порядку, а також за рішенням суду.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

У спорах про визнання знака добре відомим Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України повинен залучатися до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Для задоволення вимоги про захист прав на знак шляхом опублікування судового рішення в засобах масової інформації з метою відновлення ділової репутації суб'єкта підприємницької діяльності, права якого порушено, названа вимога повинна бути обґрунтованою.

У вирішенні відповідних спорів суди мають виходити з принципів розумності та достатності, зобов'язуючи відповідача опубліковувати судове рішення тільки в тому конкретному друкованому органі, в якому відповідачем в будь-якій формі розміщувалася реклама продукції з незаконним використанням знака, а не у ряді друкованих органів.

2.4 Проблеми судового розгляду справ у спорах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності

В Україні вже тривалий час зберігається тенденція до збільшення у господарських судах кількості справ у спорах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Так, якщо у 2004 році надійшло 49 скарг то у 2011 - 196. Найбільша кількість розглянутих справ у сфері інтелектуальної власності, як і раніше, пов'язана з вимогами про визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) з підстав їхньої невідповідності умовам надання правової охорони.

Ця статистика переконує, що законодавство України та організаційні заходи щодо підвищення професійної підготовки суддів й узагальнення судової практики зі справ цієї категорії, здійснені Вищим господарським судом, вже дозволяють власникам знайти в господарських судах належний захист прав і законних інтересів.

Як вважають фахівці в сфері інтелектуальної власності, в загальному вигляді право на захист можна визначити як надану правомочній особі можливість застосування заходів правоохоронного характеру з метою відновлення порушеного права цієї особи або право, що оспорюється.

Іноземні підприємства та організації також мають право звертатися до господарських судів з огляду на встановлену підвідомчість і підсудність господарських спорів за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Вони мають процесуальні права і обов'язки нарівні з вітчизняними підприємствами і організаціями України.

Ефективний захист прав інтелектуальної власності завжди потребував наявності спеціалістів найвищої кваліфікації і, до того ж, не лише фахівців у сфері права, але й у інших галузях знань.

Свідчення тому -- практика роботи касаційної інстанції, яка після перевірки застосування попередніми судовими інстанціями норм права, в тому числі й процесуального, вимушена внаслідок їх порушення скасовувати прийняті зі справи рішення та передавати їх на новий розгляд до судів першої чи апеляційної інстанції.

Безумовно, усі помилки в застосуванні норм процесуального права, які зустрічаються в судовій практиці, детально проаналізувати неможливо, але найбільш актуальні з них -- необхідно.

Структурно їх можна розділити на дві основні групи:

-- помилки, пов'язані з недоліками підготовки до подання позову;

-- помилки, що трапляються безпосередньо під час судового розгляду спорів.

Найактуальніші помилки першої групи пов'язані з неналежним викладенням позивачем змісту позовних вимог, обранням невідповідного засобу захисту порушеного права, невизначеністю об'єкта захисту, меж та виду порушення.

На стадії судового розгляду характерними є помилки, пов'язані з просуванням справи, призначенням і проведенням судових експертиз, оцінкою висновків експертів. Щодо невизначеності позовних вимог та неналежного оформлення їх зміни, то наочним прикладом наслідків цього є спір, з приводу можливого порушення прав власника зареєстрованого знака для товарів і послуг (словесне позначення «Акваторія»).

Так, ТОВ «Б» реалізовувало питну столову газовану воду з зазначенням на етикетці словесного позначення «Акватория» без дозволу ЗАТ «І», яке є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг (словесне позначення «Акваторія») для товарів відповідного класу. ЗАТ «І» звернулося до господарського суду з позовом та просило заборонити ТОВ «Б» використовувати назву товару «Акватория» у виробництві води питної столової газованої. Після порушення провадження у справі ЗАТ «І» збільшило позовні вимоги, зазначені в позовній заяві, та вимагало(дослівно): -- зобов'язати ТОВ «Б» вилучити з цивільного обороту питну столову воду «Акватория»; -- зобов'язати ТОВ «Б» вилучити з виробництва та знищити «всю наявну етикетку» питної столової води «Акватория». Далі позивач подав клопотання, у якому «збільшив позовні вимоги та додатково до вимог, викладених у позовній заяві», просив: -- винести рішення про знищення виготовлених етикеток з позначенням «Акваторія»; -- зобов'язати відповідача вилучити з цивільного обороту питну столову воду «Акватория». Архів ВГС України, матеріали справи № 17/130 за 2005р.

Після цього ЗАТ «І» письмово відмовилося від позовної вимоги щодо вилучення з цивільного обороту питної води «Акватория». Остаточно сформулювавши позовні вимоги, позивач подав до суду клопотання, в якому просив «додатково до позовних вимог, викладених у позовній заяві»: -- заборонити ТОВ «Б» використання позначення «Акватория» для товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі -- МКТП); -- винести рішення про знищення виготовлених етикеток з позначенням «Акваторія»; -- зобов'язати відповідача усунути з товару, його упаковки незаконно використане позначення «Акватория». Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, позов задоволено частково.

Проте Вищий господарський суд України за результатами перегляду цієї справи в касаційному порядку вимушений був прийняті судові рішення скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. При цьому суд касаційної інстанції, зокрема, виходив з того, що ЗАТ «І», керуючись статтею 22 ГПК України, до прийняття місцевим судом рішення зі справи неодноразово змінювало підстави та предмет позову. Проте, змінюючи предмет та (або) підстави позову, позивач мав дотримуватись приписів статей 54-57 ГПК України (щодо форми, змісту та порядку подання позовної заяви), а суду належало перевіряти відсутність порушення процесуальних прав відповідача, передбачених статтею 22 ГПК України, зокрема стосовно можливості подання доказів щодо нового предмета, підстав позову.

До того ж, з урахуванням особливостей даного спору господарським судам у кожному випадку належало з'ясувати, яке саме позначення («Акваторія» чи «Акватория») має намір застосувати ЗАТ «І», формулюючи позовні вимоги, а також, яких саме товарів (послуг) ці вимоги стосуються, оскільки 32 клас МКТП містить значно більший перелік товарів, ніж «води (напої), газовані води, напої безалкогольні».

Отже, ані судом першої інстанції, ані апеляційним судом приписи норм процесуального права в цій частині не виконано, межі позовних вимог ЗАТ «І» остаточно не визначено, що, своєю чергою, призвело і до порушення прав ТОВ «Б» як відповідача.

Дуже поширеною є практика оскарження сторонами ухвал суду, що не підлягають перегляду в апеляційному чи касаційному порядку. Інколи це є проявом активної позиції сторони, а інколи спрямоване на затягування судового розгляду спору.

Для спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, найбільш актуальним є питання оскарження ухвал суду про призначення судової експертизи, ці ухвали не підлягають самостійному перегляду в апеляційному та касаційному порядку. Проте доводи з цього приводу можуть бути використані під час апеляційного чи касаційного оскарження рішень судів по суті спору, а процесуальні порушення, якщо вони мали місце при призначенні та проведенні судової експертизи, можуть бути підставою для втрати експертним висновком доказового значення і врешті-решт призвести до скасування прийнятого судом рішення зі справи.

Розглядаючи питання про судові експертизи, необхідно зазначити, що для судової практики, як і раніше, залишаються актуальними питання, пов'язані з призначенням і проведенням судових експертиз з дослідження об'єктів інтелектуальної власності.

У зв'язку з цим слід акцентувати увагу на двох аспектах, а саме: на недоліках у діяльності суддів та, окремо, на недоліках у проведенні судових експертиз судовими експертами.

Серед характерних недоліків призначення судових експертиз господарськими судами можна виділити:

1) недоліки підготовки матеріалів для проведення експертизи;

2) недоліки оформлення ухвал про призначення експертизи.

Основним недоліком підготовки матеріалів є їх неповнота, яка полягає в тому, що не всі необхідні і достатні для проведення експертизи матеріали надаються експерту. Зокрема, до цього часу трапляються випадки ненадання сторонами та не витребування судом документів (свідоцтв, патентів), що встановлюють право власності сторін на об'єкти інтелектуальної власності, засвідчених копій матеріалів відповідних заявок про реєстрацію, доказів фактичного вчинення відповідачем порушення прав позивача.

Недоліки оформлення ухвал про призначення експертизи пов'язані переважно з неправильним формулюванням питань, що пропонуються експерту. Не всі учасники судового процесу розуміють роль та призначення експертизи, яка на підставі повно встановлених фактичних обставин справи має дати роз'яснення щодо питань, від яких безпосередньо залежить вирішення спору по суті, що неможливо без спеціальних знань.

Призначаючи судову експертизу в справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, сторони іноді пропонують, а суди відтворюють для роз'яснення судовим експертом питання про відповідність об'єкта інтелектуальної власності умовам надання правової охорони, хоча за такої постановки питання спрямовується на з'ясування питання права, а не факту, що є прерогативою судді як відповідної посадової особи -- носія спеціальних знань.

Є й випадки, коли як висновки експертів приймаються висновки спеціалістів, хоча вони надані поза межами проведення судової експертизи та без дотримання встановленої для неї процедури і зважаючи на це не є експертними.

Отже, висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і має оцінюватися судом за правилами, встановленими статтею 43 ГПК України, а суд -- за наявності визначених законом підстав, згідно з статтею 42 ГПК України, повинен призначити додаткову або повторну експертизу.

Переважна більшість розглянутих господарськими судами справ у спорах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, свідчить про достатньо високу кваліфікацію усіх учасників судового провадження. «Інтелектуальна власність» №2, 2006

3. Використання спеціальних знань при захисті прав на торгівельну марку у господарському судочинстві

3.1 Поняття та види спеціальних знань

Властивий людині багатогранний процес створення об'єктів промислової власності є процесом творчим і зачіпає практично всі сфери людського життя, тобто широке коло питань, які походять із різних галузей науки, мистецтва, виробництва тощо.

За таких умов цілком природно виглядає та обставина, що суддя вимушений залучати до участі у розгляді справи відповідних спеціалістів, а саме - експертів, оскільки його власних знань, які в цілому базуються на знанні норм права та вмінні їх застосовувати, найчастіше не вистачає для того, щоб прийняти по спірному питанню таке рішення, яке б відповідало обставинам самої справи.

Чинне законодавство не дає визначення поняття «спеціальні знання», традиційно у юридичні літературі під цим терміном розуміють систему теоретичних та практичних навичок у галузі конкретної науки або техніки, мистецтва чи ремесла, набутих шляхом спеціальної підготовки або професійного досвіду та необхідних для вирішення питань, що виникають у процесі кримінального або цивільного судочинства. При цьому до спеціальних знань не відносять загальновідомі, а також юридичні знання. Россинская Е.Р. Судебнаяэкспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовномпроцессе./ Е.Р. Россинская. - М., 2005. - С. 24.Белкин Р.С. Криминалистическаяэнциклопедия. / Р.С. Белкин. -М., 2000. - С. 79.Україна. Закони. Закон України «Про охорону праці»: закон № 2694-XII: [принятВерх. Радою 14 жовтня 1992 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1993. - № 49. - ст. 668. - (Актуальний закон). - із змінами.

Система правових норм, які регламентують організацію діяльності учасників правовідносин у галузі використання спеціальних знань у судочинстві утворює особливий правовий інститут, який складається з норм матеріального: Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення ( далі КпАП), законів «Про судову експертизу», «Про міліцію», «Про нотаріат», - процесуального: Кримінально-процесуальний кодекс (далі КПК), Цивільно-процесуальний кодекс (далі ЦПК), Господарсько-процесуальний кодекс (далі ГПК), Кодекс адміністративного судочинства (далі КАС), Положення про Міністерство юстиції України, міжнародних договорів, стороною у яких є Україна, відомчих нормативних актів, що стосуються організації та порядку проведення судових експертиз.

Цікавими є наступні моменти - по-перше, відповідно до вимог господарського законодавства суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. При цьому ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Зазначена процесуальна норма не дає підстав для вільного тлумачення закріплених нею положень. Отже, необхідно чітко усвідомлювати, що призначена по справі експертиза, навіть за умови, що її проведення було доручено найповажнішій установі, яка має у штаті найдосвідченіших спеціалістів, а відповідно і отриманий за цим призначенням висновок експерта, є лише одним із доказів, який не може мати наперед встановленої сили чи переваги над іншими доказами, а тому повинен оцінюватись судом урахуванням всіх обставин справи.

По-друге, зважаючи на щойно зазначену обставину, суддя повинен постійно пам'ятати, що проведення будь-якого експертного дослідження не може перетворюватися на самоціль і повинно мати місце лише у тих випадках, коли цього справді потребують обставини справи. Тобто, мова йде про те, що не можна призначити експертизу по справі суто автоматично, виходячи лише з того, що предметом розгляду за такою справою є об'єкт промислової власності. Таким чином, рішення суду щодо призначення експертного дослідження по справі має бути зрілим, обумовленим чітким усвідомленням предмету спору, аргументації сторін, що сперечаються, пов'язаної з ним, а також - необхідністю застосування спеціальних знань.

З цього випливає третє питання, яке стосується безпосередньо призначення і проведення судової експертизи.

Відповідно до вимог чинного господарського процесуального законодавства, суддя має правову можливість призначити експертне дослідження як в ході безпосереднього розгляду судової справи, так і в процесі підготовки до нього. Вирішення зазначеного питання потребує продуманого, а не формального відношення.

3.2 Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на торговельні марки.

У справах про оскарження рішень Державної служби інтелектуальної власності України з питань реєстрації знаків господарські суди не можуть встановлювати для роз'яснення судовим експертом питання про відповідність позначення, що є об'єктом торговельної марки, умовам надання правової охорони, оскільки за такої постановки питання судом з'ясовується питання права, а не питання факту. Постанова Пленуму Вищого Господарського суду України від 23.03.2012 №5 Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності

Для з'ясування даних про відповідність позначення або будь-якої комбінації позначень, що є об'єктом зареєстрованої торговельної марки, публічному порядку, принципам гуманності і моралі на роз'яснення судового експерта (експертів) можуть бути поставлені, зокрема, такі питання:

"Чи містить позначення або комбінація позначень зображення порнографічного характеру";

"Чи містить позначення або комбінація позначень антидержавні, расистські лозунги";

"Чи містить позначення або комбінація позначень емблеми та/або найменування екстремістських організацій, нецензурні слова, вислови тощо".

З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:

Ш є зображенням чи імітацією державного герба, прапора чи іншого державного символу (емблеми); офіційної назви держави; емблеми, скороченого або повного найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційного контрольного, гарантійного та пробірного клейма, печатки; нагороди чи іншої відзнаки;

Ш мала розрізняльну здатність на дату подання заявки або чи набула розрізняльної здатності внаслідок використання;

Ш складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

Ш складається лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

Ш є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги;

Ш чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати;

Ш складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

Ш відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;

Ш є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з кваліфікованим зазначенням походження товару;

Ш є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи;

Ш відтворює промисловий зразок, права на який належать в Україні іншій особі;

Ш відтворює назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

Ш відтворює прізвище, ім'я, псевдонім та похідні них, портрет чи факсиміле відомої в Україні особи.

У вирішенні спору про правомірність рішення Державної служби інтелектуальної власності України щодо реєстрації торговельної марки можливе також експертне дослідження наявності домінуючого положення в зображенні торговельної марки таких елементів, які становлять склад підстави для відмови у наданні знаку правової охорони.

У спорі про визнання свідоцтва недійсним на роз'яснення судового експерта залежно від обставин справи може бути поставлено питання про наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки, які відсутні в поданій заявці.

У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві. Україна. Закони. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон № 3689-XII: [прийнятий Верховною Радою 15 грудня 1993 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1993. - № 44. - ст. 203. - (Актуальний закон). - із змінами.

Ці питання повинні вирішуватися з урахуванням таких положень міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності:

- статті 2 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, якою, зокрема, встановлено Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р. :

(1) З урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'язує країни Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування.

(2) Кожна країна Спеціального союзу лишає за собою право використовувати Класифікацію як основну або допоміжну систему.

(3) Компетентні відомства країн Спеціального союзу включають в офіційні документи та публікації про реєстрацію знаків номери класів Класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак;

- статті 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків, якою визначено питання класифікації товарів і/або послуг:

1) Кожна реєстрація та будь-яка публікація, здійснена Установою, яка стосується заявки або реєстрації та яка зазначає товари й (або) послуги, зазначає товари й (або) послуги за назвами, згрупованими відповідно до класів Ніццької класифікації, з проставленим перед кожною групою номером класу цієї Класифікації, до якого належить ця група товарів або послуг, і представленими в порядку класів зазначеної Класифікації;

2) Товари чи послуги, які належать до одного класу або до різних класів

a) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в одному класі Ніццької класифікації.

b) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в різних класах Ніццької класифікації.

З огляду на викладені положення міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності для роз'яснення питання про спорідненість товарів і послуг з товарами і послугами, наведеними у свідоцтві на торговельну марку [міжнародний цифровий код - (511)] за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (Ніццька класифікація), судам слід призначати судову експертизу, доручаючи її проведення компетентним установам та спеціалістам у сфері інтелектуальної власності.

У частині другій статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. До кола цих факторів, який не є вичерпним, зокрема, належать: Україна. Закони. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон № 3689-XII: [прийнятий Верховною Радою 15 грудня 1993 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1993. - № 44. - ст. 203. - (Актуальний закон). - із змінами.

ь ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

ь тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

ь тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

ь тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

ь свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

ь цінність, що асоціюється зі знаком.

З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

До таких відомостей належать, зокрема, результати соціологічних опитувань, які проводяться Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України згідно з Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності. Міністерства освіти і науки України; Наказ від 15.04.2005р.№ 228 «Про затвердження Порядку визнання знака добревідомим в Україні Апеляційною палатою Державногодепартаменту інтелектуальноївласностіЗареєстровано в Міністерствіюстиції України 5 травня 2005 р. за N 471/10751 Офіційний вісник України від 27.05.2005 -- 2005 р., № 19, стор. 193, стаття 1007, код акту 32298/2005

3.3 Проведення судових експертиз у спорах, пов'язаних із визнанням свідоцтва на торговельну марку недійним

Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг,яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони, питання, що ставляться експерту при вирішення зазначеного питання наведені в Постанові Пленуму Вищого Господарського суду України від 23.03.2012 №5 Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності.

У спорі про визнання свідоцтва недійсним на роз'яснення судового експерта залежно від обставин справи може бути поставлено питання про наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки, які відсутні в поданій заявці.

Визнання Свідоцтва недійсним за умови видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, повинно розглядається з точки зору недобросовісності заявника. Демченко Т.С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні знаки: Монографія. - К.:ТОВ «Лазурит - Поліграф», 2008. - 94 с.

З точки зору Т.С. Демченко, за відсутності у вітчизняному законодавстві прямого посилання на недобросовісність заявника, підпункт «в» п.1 ст.19 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» можна було б тлумачити розширено, розуміючи під «порушенням прав інших осіб» не лише формально визнані права на об'єкти інтелектуальної власності, але й право будь-якої особи на чесну та розумно очікувану поведінку інших осіб в ділових відносинах.

Однак вітчизняна правозастосовна практика пішла абсолютно іншим шляхом, у випадках фактичної недобросовісної реєстрації товарних знаків права законних володільців таких позначень захищаються шляхом застосування правових положень про оманливі або такі, що можуть ввести в оману, позначення.

Більшість знаків для товарів та послуг, у судовому порядку визнаються недійсним на підставі невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони, відносно менша кількість позовів стосується підстави наявності у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці і найменше в Українських судах рішень про визнання Свідоцтва недійсним ґрунтується на умові видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Для вирішення зазначених питань судові експерти повинні керуватись загальною методикою проведення судових експертиз, яка визначає наступні основні і взаємопов'язані етапи (стадії) експертного дослідження:

1) підготовчий;

2) етап роздільного дослідження об'єктів судової експертизи;

3) етап порівняльного дослідження;

4) етап оцінки результатів дослідження і формулювання експертних висновків.

На підготовчому етапі експертом виконується наступне:

1) ознайомлення з процесуальним документом, що є юридичною підставою для проведення експертизи (постановою, ухвалою) і з'ясування задач, що підлягають вирішенню при проведенні експертизи;

2) огляд представлених матеріалів справи для визначення їх складу (переліку документів) в цілях встановлення відповідності представлених матеріалів перелікам, що є в них (в т.ч. перевірка наявності листів справи);

3) перевірка стану упаковки (чи є пошкодження та ін.) та огляд об'єктів дослідження (речових доказів і зразків);

5) висунення експертних версій і складання програми проведення досліджень;

6) підготовка інформаційної і апаратно-програмної бази.

Слід звернути увагу, що для правильного з'ясування задач конкретної експертизи, а також для подальшого дослідження має значення ознайомлення експерта з фабулою справи, викладеної в постанові (ухвалі), позовних заявах і відгуках на них, а також з відомостями, що відноситься до предмету експертизи, які є в матеріалах справи.

На етапі роздільного експертного дослідження вивчаються загальні, родові (групові) і окремі ознаки кожного об'єкту (матеріалів справи, досліджуваних об'єктів, зразків) в цілях виявлення їх властивостей і ознак, необхідних і достатніх для вирішення експертної задачі (задач).

Якщо на цьому етапі буде встановлено, що матеріали справи недостатні для вирішення поставленої задачі (наприклад, відсутні матеріали заявки на видачу свідоцтва на торговельну марку), то експерт в установленому порядку направляє клопотання про надання додаткових матеріалів.

Аналогічне клопотання направляється також в тому випадку, якщо на етапі роздільного дослідження буде встановлено, що представлені матеріальні носії (наприклад, фотознімки, ксерокопії) неповно або неточно відтворюють відповідні об'єкти.

В результаті роздільного дослідження виявляються комплекси ознак, які використовуються при подальшому порівняльному дослідженні. При цьому важливо, щоб виявлені у об'єктів (досліджуваних об'єктів, зразків) ознаки могли бути порівняні, тобто відображали однорідні властивості об'єктів.

У якості загальної ознаки торговельних марок згідно О.П. Сергєєва виступає новизна.

У цьому відношенні він зазначає: „То или иное обозначение может быть признано товарным знаком лишь в том случае, если оно позволяет потребителю без особого труда узнать нужную ему продукцию и не спутать ее с аналогичной продукцией других производителей. Поэтому необходимым условием правовой охраны товарного знака является его новизна. При этом данное требование вовсе не означает, что товарным знаком способно стать лиш оригинальное и ранее неизвестное условное обозначение. В качестве товарного знака в полне когут бать зарегистрированы известное слово, изображение или иной символ, которые, однако, еще никем не используются для обозначения именно тех. видов (классов) товаров, которые собирается производить (продавать) заявитель”. При цьому „...новизна товарних знаков определяется не относительно всех уже использующихся условных обозначений, а лишь в пределах тех. обозначений, которые применяются в отношении однородных товаров (работ, услуг)» .Сергеев А.П. Право интеллектуальнойсобственности в РоссийскойФедерации: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.

Родові ознаки торговельних марок визначаються їх належністю до певних позначень, які можна характеризувати за ознакою створення їх певними засобами.

На цій підставі розрізняються такі роди позначень:

1) знакові;

2) зображувальні;

3) звукові знаки (звуки);

4) нюхові знаки (запахи);

5) інші позначення (наприклад, тактильні);

6) комбіновані.

Ознаки торговельних марок досить добре описані у відомчих нормативних актах та літературі. Тому, на мою думку, не доцільно приділяти цьому питанню багато уваги.

Особливу увагу на цьому етапі слід приділити виявленню як ознак самого знаку так і ознак його окремих елементів, якщо знак є складним і складається з декількох елементів. При цьому визначальне значення має виділення домінуючого положення окремих елементів в знаку.

Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності.

Під домінуючим положенням елемента у складі знака слід розуміти превалююче просторове розташування такого елемента у площині зображення знака, а також головне (основне) смислове навантаження такого елемента, його переважний вплив на зорове та/або фонетичне сприйняття знака в цілому.Левічева О.Д. Експертиза об'єктів промислової власності. - К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2006 р. - 128 с.

Домінуюче положення певного елемента в зображенні знака може визначатися, зокрема такими факторами або їх сукупністю:

- геометричним розміром елемента;

- місцем розташування елемента у площині зображення знака;

- смисловим навантаженням елемента;

- впливом елемента на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому.

При проведенні роздільного дослідження використовуються загальнонаукові (опис, спостереження, експеримент, вимірювання і ін.), та інші методи судових експертиз, наприклад, окремо наукові (мікроскопія та ін.) і спеціальні (наприклад, методи судової фотографії).

Порівняльне дослідження об'єктів є найбільш важливим етапом, яке складається з послідовних порівнянь :

1) загальних ознак;

2) родових (групових) ознак;

3) окремих (особливих) ознак об'єктів.

При цьому важливо знаходити і враховувати взаємозв'язки і взаємообумовленості між ознаками різного рівня, а також можливі впливи одних властивостей об'єктів на прояв інших їх властивостей у відповідних ознаках.

Виявлення об'єктивних відмінностей між загальними ознаками об'єктів, робить непотрібним проведення порівняння родових (групових) і окремих ознак. Відповідно, виявлення суттєвих відмінностей при порівнянні родових (групових) ознак виключає необхідність порівняння окремих ознак. В обох цих випадках слідує категоричний висновок про відмінність об'єктів за відповідними ознаками.

Разом з тим, при проведенні порівняльного дослідження як правило виявляються як збіги, так і відмінності порівнюваних ознак об'єктів. Тому необхідно оцінити істотність порівнюваних ознак, а також пояснити природу виявлення їх збігів і відмінностей.

Розглянемо окремо кожну підставу для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг та методи, якими керується експерт при наданні висновку щодо невідповідності знака для товарів і послуг умовам надання правової охорони. При вирішенні таких питань судовий експерт повинен встановити збіжності або відмінності ознак позначення, що перевіряється з ознаками позначень, які не можуть отримати правову охорону згідно закону.

Відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначається через обставини, що правомірно склалися на дату дослідження судовим експертом знаку для товарів і послуг.Україна. Закони. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон № 3689-XII: [принят Верх. Радою 15 грудня 1993 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1993. - № 44. - ст. 203. - (Актуальний закон). - із змінами.

Під час перевірки досліджуваного знака для товарів і послуг на відповідність умові надання правової охорони - знак повинен не суперечити публічному порядку, принципам гуманності і моралі відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - позначення досліджується наУкраїна. Закони. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон № 3689-XII: [принят Верх. Радою 15 грудня 1993 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1993. - № 44. - ст. 203. - (Актуальний закон). - із змінами.:

- наявність у ньому антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій;

- належність знака до позначень порнографічного характеру, наявність у ньому лозунгів антигуманного характеру, слів та зображень непристойного змісту, нецензурних слів та виразів тощо;

- наявність у ньому позначень релігійного характеру.

Як свідчить зарубіжна судова практика, найбільші труднощі виникають при встановленні факту аморальності знака. Причиною є постійна зміна суспільних уявлень про норми моралі, внаслідок чого неможливо визначити чіткі критерії аморальності тих чи інших явищ або процесів. Тому в процесі перевірки позначення на відповідність нормам моралі присутня надзвичайно велика доля суб'єктивізму, тобто особистих уявлень експерта чи судді про те, що саме є аморальним.

Наприклад, Патентне відомство Німеччини прийняло рішення про відмову в реєстрації словесного товарного знака «CosaNostra», мотивуючи його тим, що заявлене позначення не має розрізняльної здатності та носить образливий характер, оскільки представляє собою назву загальновідомого кримінального синдикату.

Приймаючи до уваги тенденцію ліберального підходу до моральних аспектів, Федеральний патентний суд визнав позначення «CosaNostra» здатним виконувати функції товарного знака. Суд зазначив, що зважаючи на можливість маркування парфумів знаком «Opium» та наявність сигарет під назвою «AlCapone», позначення «CosaNostra» також цілком може бути охороноздатним. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз): монографія / Т.С. Демченко. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. - 184 с.

Найбільш вдалий підхід до встановлення факту аморальності знака застосував суд Великобританії, зазначивши в одному з своїх рішень, що патентне відомство не повинно виступати в ролі цензора, а тим більше встановлювати моральні норми. Воно повинно лише враховувати потенційну реакцію споживачів на реєстрацію того чи іншого позначення. Таким чином, основним завданням судового експерта при проведенні дослідження, має бути прогнозування суспільної думки стосовно конкретного найменування чи зображення, який буде позначати товари чи послуги.

Досить складним є питання дослідження позначень релігійного змісту та зображень культових споруд - церков, соборів, монастирів. Необхідно обов'язково враховувати товари і послуги для яких зареєстрований знак. Наприклад, застосування даних позначень для алкогольних та тютюнових виробів, може образити почуття віруючої частини населення.

До знаків, що не відповідають умові надання правової охорони згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» необхідно відносити позначення з «надписями и изображениями, имеющими вообще характер неуважения к святыне, богохуления и кощунства».Україна. Закони. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон № 3689-XII: [принят Верх. Радою 15 грудня 1993 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1993. - № 44. - ст. 5. - (Актуальний закон). - із змінами.

Відповідь на питання, чи буде досліджуваний знак ображати почуття віруючих, потребує аналізу ситуації по кожному конкретному знаку. Необхідно враховувати, ким є виробник товарів, чи має він безпосереднє відношення до якої-небудь релігійної організації, для яких товарів він застосовується і, нарешті, як співвідносяться символи, терміни, зображення, що складають знак, з товарами по відношенню до яких зареєстровано знак.

Наприклад, не буде вважатися образою для віруючих використання знаку «Пасхальне», «Різдвяне» для кондитерських виробів.

Взагалі, оцінка, що дається експертом при дослідженні таких позначень, в більшості залежить від його ерудиції, духовної розвиненості, тому в таких випадках експерт може звернутись до спеціалістів з цих питань.

Крім позначень релігійного змісту, позначення, які зображують імена, прізвища та портрети відомих історичних осіб для маркування товарів і послуг можуть також ображати їх честь, гідність та репутацію, тобто порушують їх особисті немайнові права.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містить прямої вказівки на заборону реєстрації релігійних символів, а також позначень, що вказують на особисті немайнові права відомих історичних постатей.Україна. Закони. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон № 3689-XII: [принят Верх. Радою 15 грудня 1993 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1993. - № 44. - (Актуальний закон). - із змінами.

Вітчизняне законодавство лише забороняє реєстрацію позначень, які відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди. Однак, при цьому нічого не говориться про захист особистих немайнових прав тих відомих осіб, які вже померли.

3.4 Проведення дослідження у спорах щодо порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку

Більшість питань, що ставляться на роз'яснення судової експертизи виникає під час розгляду спорів стосовно правомірності використання певної торгової марки. При цьому більшість кримінальних та цивільних справ стосуються, здебільшого, не контрафакції, тобто підробки власне товару, а саме застосування позначень, що схожі із зареєстрованими знаками інших осіб.

У процесі встановлення ступеня схожості конфліктних позначень визначається однорідність товарів і послуг, стосовно яких вони використовуються.

З огляду на положення міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності для роз'яснення питання про спорідненість товарів і послуг з товарами і послугами, наведеними у свідоцтві на торговельну марку за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків, судам слід призначати судову експертизу, доручаючи її проведення компетентним установам та спеціалістам у сфері інтелектуальної власності.

Перед експертом в таких спорах ставляться приблизно такі питання:

1) чи є Позначення 1 та Позначення 2 тотожними?

2) Чи є Позначення 1 та Позначення 2 схожими до ступеня змішування?

3) Чи використовуються Позначення 1 та Позначення 2 щодо однорідних товарів?

4) Якщо дані позначення є тотожними або схожими, то чи може ця тотожність або схожість призвести до змішування цих позначень, відповідних товарів, які реалізуються з використанням позначень?

Перелік запитань можна продовжувати і уточнювати, виходячи з практики розгляду спорів в судах, наприклад запитання щодо встановлення ознак добре відомого знака, співвідношення прав на знаки для товарів і послуг і промислових зразків тощо.

При вирішенні поставлених питань експерти, як правило звертаються до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та відповідної наукової та науково-практичної літератури.

Доцільно зазначити, що спеціальні знання судового експерта як професіонала у сфері інтелектуальної власності формуються не тільки в результаті спеціальної підготовки у цій сфері, а й за рахунок накопичених знань у різних сферах науки, техніки, економіки.

При вирішенні конкретних завдань експерт використовує базові знання, які і дають змогу кваліфікувати його в якості досвідченого спеціаліста в галузі інтелектуальної власності. До тих пір поки проведення судових експертиз носитиме епізодичний характер, обсяг знань експерта може вважатись достатнім для надання експертних висновків. Однак, у міру накопичення емпіричного матеріалу і його узагальнення, ускладнення завдань, що вирішуються, та їх різноманітності -- неминуче починають діяти взаємопов'язані діалектичні процесії диференціації й інтеграції знань.

Перший веде до звуження спеціалізації знань у галузі інтелектуальної власності, другий дозволяє об'єднувати знання різних її галузей, виробляти загальні методичні підходи до вирішення питань, що постають перед фахівцями у цій сфері.

У справах щодо порушення прав на знаки для товарів і послуг головним завданням є встановлення тотожності, подібності або схожості (настільки, що їх можна сплутати) позначень, що порівнюються. Тому, розробка методичних рекомендацій з проведення таких досліджень не тільки доцільна, а й необхідна. З огляду на це, нижче буде спроба викласти алгоритм встановлення тотожності та схожості (до ступеня змішування) знаків для товарів і послуг.

Щодо питання про тотожність знаків, то позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Як правило, вирішити питання щодо тотожності не викликає особливих труднощів - це є суто технічною порівняльною роботою.

Визначення ступеню схожості позначень, що може призвести до їх змішування є більш складним.

При встановленні схожості позначень можна умовно визначити такі етапи проведення дослідження, які відповідають загальній методиці проведення судових експертиз:

1. Підготовчий. Огляд та опис об'єктів, що надані на дослідження, знайомство з матеріалами справи.

2. Роздільне дослідження. Визначення виду досліджуваних позначень та їх основних ознак, а також перелік товарів і послуг для яких вони зареєстровані.

3. Порівняльне дослідження, яке включає: