Захист права інтелектуальної власності на торгівельні марки в господарських судах України

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bіs Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

1) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам. Одне й теж зображення може бути зареєстровано і як торговельна марка, і як промисловий зразок.

2) назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

Дана вимога направлена на захист власника авторських прав, оскільки використання таких позначень з однієї сторони забезпечує власнику торговельної марки отримання за рахунок автора додаткового прибутку, а з іншої сторони - нанести моральну та матеріальну шкоду інтересам автора твору чи іншого власника авторських прав.

3) прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Даний критерій дозволяє захистити особисті немайнові інтереси відомих осіб, з однієї сторони, та не суперечить принципам гуманності і моралі, з іншої, тому що використання прізвища відомої особи в зв'язку з торгівлею товарами може призвести до зниження його імені, репутації.

Хоча, безумовно, такі позначення є дуже привабливими для підприємців. Магнетизм відомого прізвища чи портрету на товарах притягує споживача, на нього впливають авторитет відомої особи, та попит на товари неспинно збільшується.

Cлід зауважити, що ст. 6 Закону виділяє окремо групу позначень, які не мають розрізняльної здатності, а нижче перераховані інші групи позначень, які також відносяться до таких, які не мають розрізняльної здатності.

Основна проблема полягає в тому, що вітчизняний законодавець вживає термін «позначення, які не мають розрізняльної здатності» не в якості узагальнюючого поняття для всіх вищезгаданих категорій позначень, а лише стосовно однієї групи - позначень без відмітних ознак.

Наявність такого правового положення характерна не лише для національного законодавства України, але також для зарубіжної законодавчої практики. В зв'язку з чим правова доктрина змушена вживати один і той самий термін - позначення, які не мають розрізняльної здатності - у двох значеннях: широкому (як узагальнюючого терміну для всіх груп позначень, які об'єктивно чи суб'єктивно не можуть виконувати функції торговельних марок) та вузькому (для вказівки лише на одну з вищеназваних груп у відповідності з нормами законодавства про торговельні марки).

Професор Сергєєв О.П. та Демченко Т.С. вважають, що найпростішим рішенням даної проблеми могло б бути введення до законодавства нового терміну, який більш чітко відображатиме сутність саме тих позначень, у яких відсутні «ознаки оригінальності та індивідуальності».Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз):монографія / Т.С. Демченко. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. - 184 с.

Зокрема, для вказівки на цю категорію знаків можна застосовувати термін «позначення, які не мають відмітних ознак». За таких обставин, доктрина буде оперувати двома термінами - «позначення, які не мають розрізняльної здатності» та «позначення, які не мають відмітних ознак». В результаті ми уникнемо некоректності тлумачення поняття «розрізняльна здатність» як в теоретичних дослідженнях, так і в правозастосовчій практиці.

Крім того, оманливі позначення, або такі, що можуть ввести в оману не відносяться до позначень, які не мають розрізняльної здатності, їх можна віднести до знаків з можливим негативним впливом, як наприклад, позначення що суперечать принципам гуманності та моралі.

Враховуючи вищевикладене та рекомендації ВОІВ щодо торговельних марок, можна викласти умови надання правової охорони, встановлені ст.ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в наступній редакції:

«1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення:

ь які суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі;

ь є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

ь які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки.

2. Не можуть одержати правову охорону позначення, які не мають розрізняльної здатності, а саме:

ь позначення, які не мають відмітних ознак та не набули таких внаслідок використання;

ь складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

ь складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

ь складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

ь відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності».

Згідно Річного звіту Державної служби інтелектуальної власності в Україні за 2011 рік до Установи надійшло 21091 заявок на знаки для товарів і послуг. Активність національних заявників у поданні заявок порівняно з попереднім роком практично не змінилася, іноземних - зросла на 9% (табл. 1, рис.1).

У звітному році зареєстровано 16677 свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Із загальної кількості зареєстрованих свідоцтв 12854 (77,1%) становлять реєстрації на ім'я національних заявників.

Станом на 1 січня 2012 р. зареєстровано 150077 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, є чинними 133411 Таблиця 1.

Таблиця 1. Надходження заявок та реєстрація свідоцтв на знаки для товарів і послуг за національною процедурою

Показник	2007	2008	2009	2010	2011
Надійшло аявок	23746	22371	17866	20603	21091
від національних заявників	19887	18497	14744	16711	16837
від іноземних заявників	3859	3874	3122	3892	4254
Зареєстровано свідоцтв	15375	15357	15137	16686	16677
на ім'я національних заявників	12130	11974	12027	13058	12854
на ім'я іноземних заявників	3245	3383	3110	3628	3823
Чинних свідоцтв на кінець року	78848	92837	105988	120133	133411



1.4 Спосиби захисту прав на знак для товарів і послуг

Торговельна марка є засобом індивідуалізації учасників цивільного обороту та виробленої ними продукції, є важливим та невід'ємним елементом ринкової економіки. Від інтенсивності використання засобів індивідуалізації у більшості випадків залежить успішність бізнесу, підприємницький імідж та розмір отриманого учасниками прибутку.

Необхідність забезпечення надійної правової охорони товарних знаків визнана вже досить давно. Власники товарних знаків послідовно відстоюють необхідність того, щоб такому важливому об'єкту промислової власності, який є стимулом для інвестицій, був забезпечений певний рівень юридичного захисту. Це особливо важливо для країн з перехідною економікою.

Відсутність належного рівня правової охорони та правового забезпечення товарних знаків стримує ініціативу підприємців та інвесторів міжнародного рівня, які мають змогу витрачати значні фінансові ресурси на просування високоякісної фірмової продукції.

Не менше зацікавлені у надійній правовій охороні своїх товарних знаків вітчизняні виробники. Все це сприяє розвитку економіки не тільки зовні, але і з середини. Звернемося до доповіді Комітету по патентах Сенату США, який був підготовлений у 1946 році для представлення у Сенаті Закону про товарні знаки, відомого як Закон Ленхема:

«Товарні знаки насправді є квінтесенцією конкурентної боротьби, тому що, даючи змогу покупцеві розрізняти товари, надають можливість вибору між конкуруючими товарами. Наявність товарного знака спонукає виробника до конкуренції, надавати діловій спільноті можливість використовувати переваги репутації та престижу, упереджуючи перехід споживача від тих, хто створив товарний знак до тих, хто не має до нього ніякого стосунку».Вачевський М.В. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / За ред. проф. М.В. Вачевського. - К.: ВД Професіонал, 2005. - 448 с.

Неправомірне використання знаків для товарів і послуг, а також інші дії, що заподіюють чи можуть заподіяти шкоду власникові прав на них, зумовлюють цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

На жаль, за останні роки порушення в даній сфері в зв'язку із загальним послабленням правопорядку в країні і розвитком приватнопідприємницької діяльності досягли невиданих раніше масштабів.

Український ринок буквально переповнений підробленими низькоякісними товарами, які імпортуються, а також виробляються всередині країни дрібними приватними підприємцями та фізичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю.

Відповідно до ст. 16 і 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням прав власника на знак для товарів і послуг визнається несанкціоноване застосування цього знака на товарах і при наданні послуг, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, на бланках та іншій документації. Ії ознакою є введення товарного знаку чи товару, позначеного цим знаком, в господарський обіг.

Якщо такої мети особа, яка використовує товарний знак чи товар, що маркованим чужим товарним знаком, не переслідує, його дії не створюють порушення. Україна. Закони. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон № 3689-XII: [принят Верх. Радою 15 грудня 1993 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1993. - № 44. - ст. 203. - (Актуальний закон). - із змінами.

Так, наприклад, саме по собі зберігання товару, маркованого чужим товарним знаком, коли зберігач лише надав складські приміщення для зберігання товару, який збирається пустити в обіг інша особа, порушенням прав власника товарного знаку зі сторони зберігача не являється. Навпаки, якщо зберігання продукції з товарним знаком, використовується без дозволу його власника, здійснюється з метою введення такої продукції в господарський обіг, воно визнається порушенням прав на товарний знак.

Захист прав на знаки для товарів і послуг здійснюється переважно в юрисдикційній формі в межах адміністративної, цивільно-правової та кримінально-правової процедур. Адміністративно-правовий захист порушених прав або прав, що оспорюються, полягає, по-перше, у звертанні із заявою про порушення правил добросовісної конкуренції до Антимонопольного комітету України чи його територіальних органів і, по-друге, у подачі скарги до вищого за належністю органу організації-порушника, якщо такий існує.

Основні правові засади охорони прав інтелектуальної власності викладені в Цивільному та Господарському кодексах України та спеціальному законодавстві з охорони прав інтелектуальної власності.

Захист прав інтелектуальної власності - це заходи, які застосовуються у випадках, коли права на той чи інший об'єкт інтелектуальної власності порушені чи оскаржені. Відповідно до норм чинного законодавства це передбачена законом діяльність із визнання, поновлення прав, а також усунення перешкод, що стають на заваді реалізації прав та законних інтересів суб'єктів права у сфері інтелектуальної власності.

Деякі автори дають поняття захисту прав інтелектуальної власності, як передбачену законом діяльність уповноважених державних органів по визнанню, поновленню прав, а також усунення перешкод, що стають на заваді реалізації прав та законних інтересів суб'єктів права у сфері інтелектуальної власності.

Однак, відповідно до ст. 19 ЦКУ, особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань.Україна. Закони. Цивільний Кодекс України: [закон № 435-IV : принят Верх. Радою 16 січня 2003 р. : станом на 15 січня 2011 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - ст. 144. - (Актуальний закон). - із змінами.

Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. При цьому, способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням.

Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами цивільного законодавства.

Тобто, захист може провадити не тільки спеціально уповноважені органи а і сама особа, права якої порушені. Наприклад, при порушенні прав на знак для товарів і послуг, за заявою власника свідоцтва може бути проведене спеціальне дослідження, з висновком про наявність схожості до ступеню змішування знаків. Після чого, правовласник може направити претензію порушнику про припинення незаконних дій.

Діяльність щодо захисту прав здійснюється у встановленому законодавством порядку, тобто із застосуванням належної форми, засобів і способів захисту. Захист прав на торговельну марку в судовому порядку є найбільш дієвим і ефективним для встановлення істини.

Слід зазначити, що основна кількість справ стосується знаків для товарів та послуг - це близько 90% від загальної кількості судових справ, пов'язаних з промисловою власністю.

Частиною 1 ст. 432 ЦКУ передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності.Україна. Закони. Цивільний Кодекс України: [закон № 435-IV : принят Верх. Радою 16 січня 2003 р. : станом на 15 січня 2011 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - ст. 144. - (Актуальний закон). - із змінами.

В ч. 2 ст. 16 ЦКУ визначені загальні способи захисту права інтелектуальної власності, перелік яких не є вичерпним.. Україна. Закони. Цивільний Кодекс України: [закон № 435-IV : прийнятий Верховною Радою 16 січня 2003 р. : станом на 15 січня 2011 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - ст. 144. - (Актуальний закон). - із змінами. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, ніж той, що встановлений договором або законом.

Загальним порядком захисту порушених прав на знаки для товарів і послуг є їхній цивільно-правовий захист, реалізований у межах судового (позовного) порядку. Нині більшість спорів, пов'язаних із порушенням названих прав належать до компетенції господарських судів. Щодо спорів, де однією із сторін є фізична особа, то вони розглядаються місцевими судами.

Способи захисту порушених прав на знаки для товарів і послуг або прав, що оспорюються, полягають у такому, - передусім власник прав на знак для товарів і послуг, права якого оспорюються або не визнаються іншими особами, може вимагати офіційного визнання цих прав. Однак з урахуванням того, що виникнення прав на ці знаки залежить від їх державної реєстрації, для заяви подібних вимог немає підґрунтя. Спори такого роду виникають здебільшого при реорганізації юридичних осіб, якщо в ході її нечітко визначені права та обов'язки знов утворених організацій.

Крім того, позов про визнання прав на знак для товарів і послуг може бути заявлений особою, яка претендує на охорону прав на її знак на підставі того, що він добре відомий на території України.

Найпоширенішим способом захисту прав на знаки для товарів і послуг, що випливає з порушення прав на цей знак, є вимога про припинення його подальшого використання. Цю вимогу можна заявити і з метою недопущення правопорушення, що готується. Наприклад, коли незаконно маркований чужим позначенням товар тільки готується до реалізації або ввезення на територію країни.

До цього способу захисту прав подібна вимога про вилучення з товару або його упаковки незаконно використовуваного знака для товарів і послуг чи позначення, схожого з ним до ступеня змішування, або знищення вже виготовлених зображень знака. Нерідко це зробити неможливо без заподіяння істотної шкоди самому товару. Вважаємо, що у таких випадках товар підлягає знищенню чи переробці.

Якщо внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг були заподіяні збитки, вони повинні відшкодовуватись у повному обсязі. Потерпілим тут є власник прав на знак, який і має право на відшкодування збитків. Коли правопорушенням зачіпаються законні інтереси ліцензіатів, їх теж треба розглядати як потерпілих, що мають право на відшкодування збитків. Власник прав на знак для товарів і послуг як упущену вигоду може вважати доходи, що отримані особами, які незаконно використовували цей знак.

Особливим способом захисту на товарний знак є опублікування судового рішення з метою відновлення ділової репутації потерпілого. Текст, територія та час опублікування судового рішення повинні визначатися самим судом. При цьому суд повинен керуватися принципами розумності та достатності.

Розглянуті способи захисту прав переважно застосовуються у позадоговірній сфері. Якщо знак для товарів і послуг використовується на ліцензійній основі, захист прав власника здійснюється за допомогою засобів, які визначені сторонами в ліцензійному договорі.

Річний звіт за 2011 рік Державної служби інтелектуальної власності України оперує наступними показниками:

- у 2011 р. судами України відкрито провадження у 196 справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти промислової власності, в яких одними із учасників виступали Державна служба та/або заклад експертизи (Державне підприємство «Український інститут промислової власності»), з них:

* в адміністративних судах - 33 справи;

* у господарських судах - 104 справи;

* у судах загальної юрисдикції - 59 справ.

Судові справи, за якими провадження відкрито в 2011 р., розподілилися за предметом спору таким чином:

* про визнання недійсним рішення Апеляційної палати - 6;

* про визнання недійсними: патентів на винаходи - 3, патентів на корисні моделі - 2, патентів на промислові зразки - 7; свідоцтв на знаки для товарів і послуг повністю - 68 та частково - 3; дії міжнародних реєстрацій - 2;

* проти рішень Державної служби: за заявками на винаходи - 8, на корисні моделі - 1, на знаки для товарів і послуг - 23;

* про дострокове припинення дії охоронних документів - 38;

* про визнання недійсними договорів про передачу прав власності - 14;

* про визнання позивача особою з особливими заслугами перед Батьківщиною - 1;

* про захист прав інтелектуальної власності - 20.

За рішеннями судів у 2011 р. визнано недійсними 22 свідоцтва на знаки для товарів і послуг, 7 патентів на промислові зразки, 1 патент на корисну модель.

Загалом у звітному році в провадженні судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій знаходилося 430 справ (3 справи 2005 р., 5 - 2006 р., 8 - 2007 р., 31 - 2008 р., 70 - 2009 р.,117 - 2010 р. та 196 справ 2011 р.).

2. Вирішення спорів щодо торгівельних марок у господарських судах України

2.1 Система і структура господарських судів

Відповідно до Перехідних положень Конституції України від 28.06.96 і Закону України «Про арбітражні суди» арбітражні суди були відособленою ланкою судової системи і здійснювали правосуддя в господарських правовідносинах відповідно до чинного законодавства до повного формування системи судів загальної юрисдикції в Україні. Діяла така система судів:

суди загальної юрисдикції (місцеві, апеляційні і Верховний Суд України)

арбітражні суди (обласні і Вищий арбітражний суд України)

Конституційний Суд України.

З введенням в дію в червні 2001 року «малої судової реформи» статус господарських судів істотно змінився. Діяюча Конституція України передбачає лише дві гілки в системі судів:

суди загальної юрисдикції (місцеві, спеціалізовані і Верховний Суд України)

Конституційний Суд України.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції. Це незалежний орган у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними і іншими органами, а також в розгляді справ про банкрутство.Господарські суди в Україні: правові засади організації та здійснення правосуддя.- К.: ІнЮре.- 2002. С. 25

Статтею 17 вказаного Закону визначено, що система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

Систему судів загальної юрисдикції складають:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди;

3) вищі спеціалізовані суди;

4) Верховний Суд України.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.

Після формування в Україні спеціалізованих судів спори у сфері промислової власності мають розглядатись трьома юрисдикційними органами в залежності від виду спору:

Ш між заявником та відомством - адміністративними судами;

Ш між суб'єктами господарювання - господарськими судами;

Ш між фізичними особами - загальними судами

Отже, господарські суди України утворюють єдину триланкову систему спеціалізованих судів , яку складають:

місцеві господарські суди;

апеляційні господарські суди;

Вищий господарський суд України.

На цей час у відповідності до Указу Президента України № 811/2010 від 12 серпня 2010 року в Україні діють 26 місцевих господарських судів, 8 апеляційних господарських судів.Указ Президента України № 811/2010р. від 12.08.2010р. // ІПС Питання мережі господарських судів України, - “Законодавство України”- 2010р.

Вищий господарський суд України є найвищим судовим органом господарських судів України в здійсненні правосуддя в господарських відносинах. Функцію, компетенцію і повноваження Вищого господарського суду України можна розділити на декілька груп.

Перш за все це судовий орган касаційної інстанції, який переглядає в касаційному порядку рішення апеляційних господарських і місцевих господарських судів і, за наслідками розгляду, виносить такі процесуальні документи як ухвали і постанови.

Крім того, це аналітичний центр системи. Вищий спеціалізований суд:

1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом;

2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або апеляційної інстанції;

3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;

4) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;

5) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Крім того, як і господарські суди першої інстанції і апеляційної інстанції, Вищий господарський суд України проводить роботу, направлену на попередження правопорушень у сфері господарських відносин.

У Вищому господарському суді України утворюються палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Так, у 2000 р. сформована Судова палата Вищого господарського суду України з розгляду справ у господарських спорах, пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальної власності, а також відповідні колегії у складі місцевих та апеляційних господарських судів. Окремі судді господарських судів АР Крим, обласних, міст Києва та Севастополя спеціалізуються на розгляді спорів щодо зазначених прав.

Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про призначення секретаря судової палати приймаються зборами суддів вищого спеціалізованого суду за пропозицією голови суду.

Верховний Суд України не входить до системи господарських судів України, проте, Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.

Таким чином, система господарських судів в Україні встановлена Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів»Закон України від 07.07.2010р. №№ 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» - Офіційний вісник України від 30.07.2010 -- 2010 р., / № 55/1 /, стор. 7, стаття 1900, код акту 52172/2010 і складається з Вищого господарського суду України, 8 апеляційних господарських судів і 26 місцевих господарських судів. Закон України від 07.07.2010р. №№ 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» - Офіційний вісник України від 30.07.2010 -- 2010 р., / № 55/1 /, стор. 7, стаття 1900, код акту 52172/2010

Статистика зарубіжних країн свідчить, що значна частина складних спорів стосується або кваліфікації об'єкта промислової власності (за нашим Законом - це прерогатива адміністративного суду), або порушення прав на охоронний документ (за нашим Законом - прерогатива господарського суду). Тобто такі схожі між собою по суті спори мають розглядатись в Україні різними судовими органами.

Крім того, кваліфіковане роз'яснення таких спорів потребує, щоб судді мали технічну освіту або освіту в сфері природничих наук або спеціалізовані знання з питань охорони прав на об'єкти промислової власності.

Зрозуміло, що створювати спеціалізовані колегії в усіх юрисдикційних судових органах неможливо. Саме тому, доцільно створити ще один спеціалізований суд - Патентний, де мають розглядатись всі спори, що виникають у сфері промислової власності.

Сьогодні законодавство країни дозволяє створити спеціалізований Патентний суд за умови внесення деяких змін до Закону України «Про судоустрій України», до законів про охорону прав на об'єкти промислової власності та до процесуальних кодексів.

Необхідно розробити окремий закон про Патентний суд України, в якому визначити: підвідомчість спорів Патентному суду; законодавчі акти, якими має керувати Патентний суд; структуру Патентного суду, порядок його утворення, хто може бути суддею Патентного суду, порядок вирішення спорів, кількість та склад судових колегій, терміни розгляду справ та інші питання, - на основі досвіду зарубіжних країн. (так в Білорусії вже функціонують відповідні Патентні суди, Російська Федерація розробила Проект закону).

Доцільно, щоб Патентному суду були підвідомчі всі справи, пов'язані з охоронними документами, незалежно від їх суб'єктивного складу, підстав та предмету спору. Це обумовлено необхідністю забезпечити єдність правозастосовчої практики, а також тим, що при розгляді будь-яких спорів, пов'язаних з охоронними документами, Патентний суд має вирішувати досить схожі питання, які у практиці інших судів майже не зустрічаються.

З огляду на викладене, до компетенції Патентного суду доцільно віднести такі основні питання:

Ш вирішення спорів між заявниками і патентними відомством щодо набуття прав на об'єкт промислової власності, включаючи оскарження рішень Апеляційної палати Установи;

Ш вирішення спорів щодо дійсності охоронного документа і зіткнення прав на охоронний документ;

Ш вирішення спорів про порушення права на об'єкти промислової власності;

Ш вирішення інших суперечок, пов'язаних із використанням прав, захищених охоронними документами (наприклад, пов'язаних із видачею примусових ліцензій);

Ш тлумачення і роз'яснення законодавства з питань промислової власності.

У рамках зазначеного кола питань, патентні суди зможуть розглядати також справи, пов'язані з недобросовісною конкуренцією.

Спеціалізовані патентні суди, які існують в інших країнах, не розглядають спори, пов'язані з авторським правом і суміжними правами. Але ідея щодо віднесення цієї категорії спорів до компетенції такого суду (у такому разі - це буде вже Суд з питань інтелектуальної власності) також має право на життя. Паладій М. Патентний суд: аргументи “за” // Інтелектуальна власність. Науково-практичний журнал № 4 - 2002. - С. 6 -8

2.2 Порядок звернення до господарських судів України

Відповідно до ст.1 ГПК право на звернення до господарського суду мають Україна. Закони. Господарсько-процесуальнийКодекс України: [закон № 1798-XII: прийнятий Верховною Радою 06 листопада 1991 р. : станом на 08 березня 2011 р.]. Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1991. - № 6. - ст. 57. - (Актуальний закон). - із змінами:

Ш підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні),

Ш громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною.

Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасником судового процесу, з приводу розгляду конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено законом.

Згідно ст.54 ГПК позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором чи його заступником, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.

Позовна заява повинна містити:

· найменування господарського суду, до якого подається заява;

· найменування сторін; їх поштові адреси; найменування і номери рахунків сторін у банківських установах;

· документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності;

· зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);

· зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

· виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов;

· відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 Господарського процесуального кодексу України;

· відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу V1 Господарського процесуального кодексу України;

· перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.

Позивач, прокурор чи його заступник зобов'язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів, якщо цих документів у сторін немає. Такий самий обов'язок покладається на позивача у разі залучення господарським судом до участі у справі іншого відповідача, заміни господарським судом неналежного відповідача.

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують (ст.57 ГПК):

1)вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору з кожним із відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано);

2) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;

3) сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;

4) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;

5) обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Відповідач має право після одержання ухвали про порушення справи надіслати:

1) господарському суду - відзив на позовну заяву і всі документи, що підтверджують заперечення проти позову;

2) позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере участь в судовому процесі, - копію відзиву.

Відзив підписується повноважною особою відповідача або його представником.

Відповідач має право до початку розгляду справи по суті подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним.

Подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів.

Дії та права господарського суду при вирішенні спорів

Питання про прийняття позовної заяви вирішується суддею, якому вона передана у порядку автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо:

1) заява не підлягає розгляду в господарських судах України;

2) у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого спору;

3) позов подано до підприємства, організації, які ліквідовано.Україна. Закони. Господарсько-процесуальнийКодекс України: [закон № 1798-XII: прийнятий Верховною Радою 06 листопада 1991 р. : станом на 08 березня 2011 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1991. - № 6. - ст. 57. - (Актуальний закон). - із змінами.

Про відмову в прийнятті позовної заяви виноситься ухвала, яка надсилається сторонам, прокурору чи його заступнику, якщо вони є заявниками, не пізніше трьох днів з дня надходження заяви.

До ухвали про відмову у прийнятті позовної заяви, що надсилається заявникові, додаються позовні матеріали.

Ухвалу про відмову у прийнятті позовної заяви може бути оскаржено. У разі скасування цієї ухвали позовна заява вважається поданою в день первісного звернення до господарського суду.

Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо:

1) позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;

2) у позовній заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштових адрес;

3) у позовній заяві не вказано обставин, на яких грунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини, обгрунтований розрахунок стягуваної чи оспорюваної суми;

4) не подано доказів сплати державного мита у встановлених порядку та розмірі;

5) порушено правила поєднання вимог або об'єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору;

6) не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;

9) до винесення ухвали про порушення провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору;

10) не подано доказів сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.Україна. Закони. Господарсько-процесуальнийКодекс України: [закон № 1798-XII: прийнятий Верховною Радою 06 листопада 1991 р. : станом на 08 березня 2011 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1991. - № 6. - ст. 57. - (Актуальний закон). - із змінами.

Суддя повертає позовну заяву не пізніше трьох днів з дня її надходження, про що виносить ухвалу. Ухвалу про повернення позовної заяви може бути оскаржено.

Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущенного порушення.

Суддя, прийнявши позовну заяву, не пізніше трьох днів з дня її надходження виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є заявником, ухвалу про порушення провадження у справі, в якій вказується про прийняття позовної заяви, призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, необхідні дії щодо підготовки справи до розгляду в засіданні.

З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду:

1) вирішує питання про залучення до участі у справі іншого відповідача та про виключення чи заміну неналежного відповідача;

3) викликає представників сторін (якщо сторони знаходяться у тому ж населеному пункті, що й господарський суд) для уточнення обставин справи і з'ясовує, які матеріали може бути подано додатково;

4) зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження;

5) вирішує питання про призначення експертизи;

6) провадить огляд і дослідження письмових та речових доказів у місці їх знаходження;

7) вирішує питання про визнання явки представників сторін у засідання господарського суду обов'язковою;

8) вирішує питання про виклик посадових та інших осіб для дачі пояснень по суті справи;

9) вирішує питання про розгляд справи безпосередньо на підприємстві, в організації;

10) вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення позову;

11) вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.Україна. Закони. Господарсько-процесуальний Кодекс України: [закон № 1798-XII: прийнятий Верховною Радою 06 листопада 1991 р. : станом на 08 березня 2011 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1991. - № 6. - ст. 57. - (Актуальний закон). - із змінами.

Господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Позов забезпечується:

· накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві;

· забороною відповідачеві вчиняти певні дії;

· забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

· зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Про забезпечення позову виноситься ухвала.

Питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.

2.3 Вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг

Правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі державної та міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим.

Згідно з частиною 1 статті 500 Цивільного кодексу будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Отже використання попереднім користувачем незареєстрованого знака, не визнаного добре відомим, до дати подання заявки іншою особою або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки іншої особи, не дає попередньому користувачеві виключних прав забороняти іншим особам, включаючи тих, що подали заявку або заявили про пріоритет, використовувати без його згоди незареєстрований знак.

Проте попереднього користувача не позбавлено права подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони відповідно до вимог частини 8 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", так само як і права на звернення до суду з приводу визнання свідоцтва недійсним. Відповідний позов може бути задоволено, а свідоцтво може бути визнано недійсним лише із загальних підстав, визначених законом.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків (далі - МКТП). МКТП затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрування знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.57. Згідно з Законом України від 01.06.2000 N 1762-III Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957. // ІПС «Законодавство». 2008

МКТП (у десятій редакції) включає:

- перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками; перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг;

- абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга.

У разі якщо суб'єкт підприємницької діяльності користується знаком, зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію знаків 1891 року (далі - Мадридська угода), з метою оцінки правомірності такого користування необхідно встановлювати, чи розповсюджується міжнародна реєстрація відповідного знака на Україну та щодо яких саме товарів і послуг відповідно до МКТП.Міжнародний договір. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків // Зібрання чинних міжнародних договорів України - 2005. - № 2.

Згідно із статтею 3ter Мадридської угоди заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заявці, передбаченій у пункті (1) статті 3. Крім того, відповідно до статті 5 Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони відповідно до статті 3ter, мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території.

Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації та у строки, передбачені у пункті (2) статті 5 Мадридської угоди. Тому судовим інстанціям у розгляді справ слід встановлювати, чи направлялася така відмова, і якщо направлялася, то у які строки.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. У разі невикористання знака саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого пунктом 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України.

Офіційну інформацію стосовно дії міжнародної реєстрації в Україні може бути одержано від Державного служби інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з'ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

Суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки. Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.93 N 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"Верховна Рада України; Постанова від 23.12.1993 № 3771-XIIВідомостіВерховної Ради України від 15.02.1994 -- 1994 р., № 7, стаття 37

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової охорони наводиться у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 N 116 (у редакції наказу від 20.08.97 N 72).

Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із:

· знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

· знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

· фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

· кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

У разі подання позову про припинення порушення прав на зареєстрований знак господарський суд не може з власної ініціативи визнати свідоцтво на зареєстрований знак недійсним. Однак відповідач не позбавлений права подати зустрічний позов про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним для спільного розгляду з первісним позовом за правилами статті 60 ГПК, якщо підсудність місцевого господарського суду для розгляду обох цих справ збігається. У цих випадках зустрічний позов завжди взаємно пов'язаний з первісним.

У разі подання позову про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним іншою особою або якщо підсудність місцевого господарського суду для розгляду обох цих справ не збігається, суд, який розглядає позов про припинення порушення прав на цей знак, має зупинити провадження у справі до вирішення іншим судом спору у справі про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним за правилами частини першої статті 79 ГПК.

Відповідно до статті 41 ГПК для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні.Москаленко В. Про поглибленняспеціалізаціїсуддів та деякіпитаннявдосконаленняпроцесуальногозаконодавства // Інтелектуальнавласність, 2007. - N2 2. - с. 39-41.

У вирішенні питань, пов'язаних з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене у роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 N 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та в рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності, а також керуватись Постановою Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам" від 24.10.2011 №10.

Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів. Вони оцінюються господарським судом за загальними правилами статей 36 і 43 ГПК поряд з іншими доказами у справі.