Лицензионный договор

Мы считаем, что для устранения указанных противоречий необходимо дополнить статью 1236 ГК РФ пунктом 2.1 следующего содержания:

«Сохранение за лицензиаром права самостоятельно использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации должно быть прямо предусмотрено лицензионным договором».

По исключительной лицензии лицензиат получает не только право на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности, но и право запрещать использование этого объекта любым другим лицам (в т.ч. и самому лицензиару, если это оговорено в договоре). Получая такое право, лицензиат может предъявлять иски о защите «своего» права к любым лицам, нарушающим его право. В таком случае нарушитель права не сможет сослаться на то, что он получил право на использование охраняемого результата по другому лицензионному договору, заключённому им (нарушителем) с лицензиаром (правообладателем). Такой другой лицензионный договор не мог быть заключён по закону. В случае, если он все же был заключён, он является ничтожной сделкой (ст. 166 ГК РФ).

Свобода договора и неудачный выбор законодателем критерия деления лицензий на виды, однако, делают возможным ограничение прав лицензиата по исключительной лицензии. Так, в договоре может быть указано, например, что право использования имеют также те лицензиаты, с которыми лицензионные договоры были заключены ранее, а также сам лицензиар (правообладатель).

Наиболее удачную, на наш взгляд, систему лицензионных договоров представил А.А. Пиленко. При этом он использовал понятие «степени интенсивности» договора. По его мнению, лицензионный договор может иметь троякую степень интенсивности:

1) лицензиар может договориться, что лицензиату будет дозволено производить определенные действия (простая лицензия);

2) лицензиар может дать простую лицензию и, кроме того, взять на себя обязательство впредь не выдавать других таких лицензий (исключительная лицензия);

3) лицензиар может выдать исключительную лицензию и, кроме того, обязаться, что он сам впредь не будет производить тех же действий (полная лицензия) Пиленко А.А. Указ. соч. С. 45..

Кроме того, в международных актах и законодательстве некоторых стран выделяется и такой самостоятельный вид лицензий как единственная лицензия, под которой понимается передача исключительного права или его части только одному лицу с сохранением переданного права за первичным правообладателем. Между тем, отдельные авторы рассматривают единственную лицензию в качестве частного случая исключительной. Такая позиция может быть обоснована разве что ссылкой на наше законодательство, не упоминающего единственной лицензии вовсе.

Следует констатировать, что терминология ГК РФ во многом отлична от терминологии, принятой в международных документах, законодательстве иностранных государств, а также доктрине гражданского права. Более того - на законодательном уровне не закреплены как вид единственные лицензии.

В целом же следует признать наличие трёх видов лицензионных договоров в зависимости от наличия либо отсутствия иных, кроме лицензиара, лиц, имеющих возможность законного использования результата интеллектуальной деятельности.

Иные упоминаемые в Гражданском кодексе РФ разновидности лицензионных договоров, исходя из закрытого характера перечня, установленного в ст. 1236, относятся к одному из указанных выше двух видов лицензионных договоров. При этом они выделяются по иным основаниям: оснований заключения (например, принудительные лицензии), особых условий (например, издательский лицензионный договор) и т.д.

В зависимости от объекта лицензионного договора можно выделить следующие группы лицензионных договоров:

1) авторские лицензионные договоры (ст. 1286-1288 ГК РФ);

2) лицензионные договоры о предоставлении права использования объекта смежных прав (ст. 1308 ГК РФ);

3) патентные лицензионные договоры (ст. 1367-1368 ГК РФ);

4) лицензионные договоры в сфере прав на селекционные достижения (ст. 1428-1429 ГК РФ);

5) лицензионные договоры о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК РФ);

6) лицензионные договоры о предоставлении права использования секрета производства (ст. 1469 ГК РФ);

7) лицензионные договоры о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 ГК РФ).

Такое деление объективно обусловлено системой объектов интеллектуальных прав - результатов интеллектуальной деятельности.

Указанные группы лицензионных договоров, в свою очередь, также могут быть поделены по признаку объекта. Так, п. 1 статьи 1259 ГК РФ выделяет следующие объекты авторских прав: литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; программы для ЭВМ; другие произведения.

Например, П.Б. Мэггс и А.П. Сергеев выделяют лицензионные договоры на создание и право использования использование литературных, музыкальных, аудиовизуальных, архитектурных и других произведении Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собст-венность. - М.: Юристъ, 2000.С. 45..

Объект же прямым образом обуславливает способы и границы его использования, которые, в свою очередь, позволяют провести классификацию по объёму предоставляемых правомочий (способов) использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, имеющую большое практическое значение.

В.И. Корецкий, например, выделяет следующие группы лицензионных

договоров с сфере авторского права : а) договоры на создание и распространение произведении науки, литературы и искусства воспроизводимых средствами полиграфии -- издательские договоры; б) договоры на создание и использование произведений изобразительных искусств и фотографии без применения средств полиграфии; в) договоры на создание, постановку и публичное исполнение драматических, музыкально-драматических, музыкальных, пантомимных, хореографических, вокальных и прочих произведений - постановочные договоры; в) договоры на создание произведений, используемых для кинофильмов, звукозаписи, радио и телевизионных постановок и передач, в т.ч. киносценарные договоры; г) договоры на переработку произведений из одной формы в другую для последующего общественного использования Корецкий В.И. Указ. соч. С. 199-200..

П.Б. Мэггс и А.П. Сергеев, в частности, выделяют в сфере авторского права следующие виды договоров:

1) издательские договоры;

2) постановочные договоры;

3) сценарные договоры;

4) договоры о депонировании рукописи^;

5) договоры художественного заказа;

6) договоры использования в промышленности произведений декоративно-прикладного искусства;

7) договоры публичного исполнения;

8) договоры передачи произведения в эфир или сообщении для всеобщего сведения по кабелю и т.д Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Указ. соч. С. 48-49..

Среди названных договоров особое значение имеет издательский лицензионный договор, поскольку он является самым первым в истории способом распоряжения исключительными правами. Само авторское право возникло из потребности регулирования отношений между автором и издателем. М.В. Гордон определял издательский договор как «соглашение автора с издательством о реализации личных и имущественных прав автора, имеющее целью передать в использование общества созданное автором полезное произведение путем размножения и распространения этого произведения».

Первым в мире законом, в котором получили правовое закрепление сложившиеся на практике модели отношений стал Французский закон о литературной и художественной собственности 1957 года, содержащий следующие виды лицензионных договоров: на издание, на публичное представление или исполнение, на механическое воспроизведение, на передачу в эфир, на создание аудиовизуальных произведений. Особую роль издательского договора подчёркивает и российский законодатель, выделяя его условия в отдельную статью (ст. 1287 ГК РФ).

Стоит отметить, что способы использования результата интеллектуальной деятельности зависят от объектов интеллектуальной собственности. Приведённые выше виды лицензионных договоров, очевидно, относятся к авторскому праву (способы использования которого описаны в п. 2 ст. 1270 ГК РФ) и отчасти смежным правам (п. 1 ст. 1304 ГК РФ, конкретные правомочия можно установить из содержания §§ 2--6 гл. 71 ГК РФ).

Помимо этого следует выделять и иные группы лицензионных договоров:

1. По способам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (п.2 ст. 1358 ГК РФ): договор изготовления; договор применения; договор на введение в гражданский оборот (например, продажи) и т.д.

2. По способам использования селекционных достижений (п.З ст. 1421 ГК РФ): договор производства и воспроизводства; договор доведения до посевных кондиций для последующего размножения; договор на введение в гражданский оборот (например, продажи) и т.д.

3. По способам использования топологий интегральных микросхем (п. 2 ст. 1454 ГК РФ): договор воспроизведения топологии; договор на введение в гражданский оборот (например, продажи) и т.д.

4. По способам использования секретов производства (п. 1 ст. 1466 ГК РФ): договоры изготовления; договоры на реализацию и т.д.

5. По способам использования товарных знаков и знаков обслуживания (п. 2 ст. 1484 ГК РФ): договор использования на товарах; договор использования при выполнении работ и оказании услуг; договор на использование в сети Интернет и т.д.

Названные разновидности договоров имеют свои особенности, обусловленные спецификой объектов исключительных прав и способами их использования. Большое практическое значение такой классификации связано, прежде всего, с тем, что способ использования результата интеллектуальной деятельности, как уже говорилось, является существенным условием лицензионного договора (пп.2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ). При этом следует учитывать, что в конкретном договоре могут быть названы несколько способов.

В зависимости от субъектного состава можно произвести три классификации.

В основе первой лежит деление субъектов права на лиц физических и юридических (а также такие публично-правовые образования как Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования - в соответствии с п. 2 ст. 124 ГК РФ). В соответствии с этим все лицензионные договоры могут быть поделены на две группы:

1. Лицензионные договоры, в которых нет ограничений на статус обеих сторон (лицензиара и лицензиата). Практически это выражается в том, что в качестве субъектов лицензионного договора могут выступать физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица и даже публичные образования в любой комбинации. Таких договоров большинство.

2. Лицензионные договоры, имеющие ограничение на статус хотя бы одной из сторон. Единственный реальный пример можно найти в статье 1478 ГК РФ, устанавливающей, что «обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель». При этом необходимо принимать во внимание разъяснение Высшего Арбитражного Суда РФ, согласно которому «действующее законодательство не ограничивает возможность регистрации товарных знаков и знаков обслуживания видом осуществляемой деятельности, выданной лицензией или специальной правосубъектностью» Информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 сентября 2009 г. N 47 «Обзор прак-тики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ "Об авторском праве и смежных пра-вах"» // Вестник ВАС РФ. 2009.- N 11.- С. 23-24.. Таким образом, лицензиатом в договоре о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 ГК РФ) может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Представляется, что данная норма дискриминирует российских граждан, не являющимся предпринимателями, ведь даже некоммерческие юридические лица могут быть обладателями исключительных права на товарные знаки может быть.

Ещё один пример ограничения круга сторон лицензионного договора можно найти при анализе статьи 1546 ГК РФ, пункт 1 которой закрепляет за Российской Федерацией право на единую технологию, непосредственно связанную с обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации и созданную за счёт или с привлечением средств федерального бюджета. В таком случае лицензиаром будет выступать только Российская Федерация.

Реальное же разнообразие комбинаций в лицензионных договорах намного шире: при наличии только четырёх возможных видов субъектов (физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, публично-правовые образования) и двух сторон в договоре (лицензиар и лицензиат).

В основе второй классификации -- критерий принадлежности сторон к российским или иностранным лицам. Несмотря на то, что в законе отсутствуют подобные требования, предъявляемые к сторонам лицензионного договора, в отчёте Роспатента содержится статистика о принадлежности сторон договоров к российским или иностранным лицам

Третья классификация связана с возможностью заключения лицензионного договора либо с непосредственным правообладателем исключительной собственности, либо с организацией, осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами (ст. 1242 ГК РФ). При этом такая организация обладает правом заключения только договоров простой (неисключительной) лицензии (п. 1 ст. 1243 ГК РФ).

Можно провести классификацию и по количественному критерию субъектов, поскольку в лицензионном договоре в качестве стороны могут выступать несколько лиц. При этом законодательно закреплены случаи, когда лицензиаром может выступать только коллектив (несколько лицензиаров), поскольку исключительное право является совместным.

Закон предусматривает, в частности, возможность создания результата интеллектуальной собственности совместным трудом двух и более граждан, т.е. соавторство (п. 4 ст. 1228 ГК РФ, п. 1 ст. 1258 ГК РФ). В таком случае произведение «используется соавторами совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное» (п. 2 ст. 1258 ГК). Следовательно, при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования произведения (ст. 1286 ГК РФ) в качестве лицензиара будут выступать все соавторы.

Большинство же договоров не имеет ограничений, связанных с количественным критерием сторон.

В зависимости от права лицензиата предоставлять право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьим лицам выделяются договоры, допускающие такое предоставление и не допускающие. При этом производный договор именуется сублицензионным. Сублицензия (или сублицензионный договор) - лицензия (лицензионный договор), выдаваемый лицензиатом иным лицам, если это разрешено условиями лицензионного соглашения с лицензиаром (ст. 1238 ГК РФ).

В качестве особенностей сублицензии следует отметить: 1) обязательное письменное согласие лицензиара; 2) ограниченность передаваемых прав правами, полученными по основному договору; 3) ограниченность срока сублицензии сроком основного договора. В остальном сублицензия идентична лицензионному договору. К сублицензионному договору применяются нормы, регулирующие лицензионные договоровы (п. 5 ст. 1238 ГК РФ), из чего, в частности, следует, что сублицензионные договоры могут быть исключительными и неисключительными.

Наконец, стоит отметить, что сублицензионный договор может стать основой для заключения последующего сублицензионного договора и т.д. Количество таких договоров не ограничено. При этом деление лицензионных договоров на «основные», «первичные» и сублицензионные оказывается достаточно условным.

В зависимости от степени свободы сторон в заключении договора можно выделить договоры, заключаемые сторонами по собственной воле и принудительные лицензии (ст. 1239 ГК)¹¹⁰.

Принудительная лицензия - это лицензия, которую правообладатель предоставляет иным лицам против своей воли и по решению суда при неиспользовании или недостаточном использовании своего патента.

Можно провести деление лицензий на договорные и правовые, предложенное В. Дилленцом Дилленц В. Принципы передачи имущественных прав и/или предоставления лицензий // Авторское и смежное право в Европейском Союзе и Российской Федерации. Сборник докладов и дискуссий гго материалам международных семинаров по вопросам охраны интеллектуальной собственности в сфере культуры и искусства -М., 1997.Bыпуск. N 1.- С. 173.. Данная классификация также основана на волевом критерии критерии, но в силу отличий в реализации мы считаем уместным рассмотреть её отдельно.

В качестве примера приводятся случаи, когда допускается использование без получения разрешения автора, но с выплатой ему вознаграждения. Это, по мнению Дилленца, лицензии, поскольку исключительные права авторов сохраняются:

- статья 26 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» -- воспроизведение произведения в личных целях без согласия автора с выплатой авторского вознаграждения;

- статья 17 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 1293 ГК РФ) -- право следования, т.е. необходимость выплачивать авторское вознаграждение в каждом случае публичной перепродажи произведений.

Данные случаи В. Дилленц называет обязательными, недобровольными или правовыми лицензиями. При этом он утверждает, что существует «догматическая разница между договорными лицензиями и правовыми лицензиями. Правовые лицензии основываются непосредственно на законе, а не на авторском праве автора» Дилленц В. Указ. соч. С. 175-176. .

Думается, что к правовым лицензиям в таком случае можно отнести все случаи свободного использования (ст. 1245, 1273-1280 ГК РФ), т.к. критерий возмездности не может быть положен в основу данной классификации, поскольку и договорные лицензии могут быть безвозмездными. Суть деления заключается в ограничении исключительных прав автора без договора.

В зависимости от формы заключения лицензионного договора различают следующие виды:

1. Договоры, заключаемые в простой письменной форме - по общему правилу (абз. 1 п. 2 ст. 1235 ГК РФ). В такой форме может быть заключено подавляющее большинство договоров.

2. Договоры, государственная регистрация которых может быть осуществлена по желанию правообладателя, либо поставлена в зависимость от предшествующей добровольной регистрации права (п. 7 ст. 1232 ГК РФ). Например, лицензионные договоры о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы -- если топология была зарегистрирована (п. 2 ст. 1460 ГК РФ);

3. Договоры, подлежащие обязательной государственной регистрации (абз. 2 п. 2 ст. 1235 и п. 2 ст. 1232 ГК РФ). При этом, несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. Требуют государственной регистрации:

- лицензионные договоры о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1369 ГК РФ);

- лицензионные договоры о предоставлении права использования товарного знака (п. 1 ст. 1490 ГК РФ).

4. Договоры, которые могут быть заключены в устной форме (т.е. допускающие как устную так и письменную форму). Так, договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме (п. 2 ст. ст. 1286 ГК РФ).

По территории действия лицензионные договоры делятся на:

- действующие на части территории Российской Федерации;

- действующие на всей территории Российской Федерации - по общему правилу (п. 3 ст. 1235 ГК РФ);

- действующие вне пределов Российской Федерации;

- действующие на всей территории Российской Федерации и за её пределами;

- действующие во всём мире.

По срокам действия лицензий выделяют следующие группы договоров:

1. По отношению к сроку исключительного права:

- договоры, срок действия которых меньше срока действия исключительного права;

- договоры, срок действия которых равен исключительному праву (сюда относятся также и договоры, заключённые на срок, превышающий срок действия исключительного права - они в силу закона считаются заключёнными на срок действия исключительного права).

2. По содержанию в договоре условий о сроке его действия:

- содержащие такое условие;

- не содержащие условий о сроке; в таком случае законом устанавливается пятилетний срок действия лицензии.

Наконец, нельзя обойти вниманием такой критерий классификации как облечённость произведения в объективную форму к моменту заключения договора. Так, А.П. Сергеев, А.К. Юрченко, О.А. Рузакова и другие авторы классифицируют лицензионные договоры следующим образом:

а) лицензионные договоры на готовое произведение;

б) лицензионные договоры на произведение, которое ещё необходимо создать (договор заказа) Рузакова О.А. Указ соч. С. 24..

При этом не всякий договор авторского заказа будет являться лицензионным договором, поскольку п. 2 ст. 1288 ГК РФ предусматривает, помимо предоставления заказчику права использования произведения, возможность отчуждения заказчику исключительного права. Гражданский кодекс РФ не предусматривает, какое именно содержание договора авторского заказа должно презюмироваться. Э.П. Гаврилов полагает, что при наличии неустранимых сомнений и разногласий относительно содержания договора авторского заказа следует предполагать, что «договор предусматривает отчуждение исключительного права; если же такие сомнения и разногласия возникают относительно объема и характера предоставляемого заказчику права на использование, то оно должно предполагаться исключительным и широким. Эти презумпции должны применяться, без всякого сомнения, к возмездным договорам авторского заказа» Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 79..

Э.П. Гаврилов указывает также на небрежности в изложении пункта 2 этой статьи - использование союза «или» в сочетании с глаголом «может» позволяет предположить, что договор может и не предусматривать ни один из вариантов.

Авторский договор заказа должен подробно регламентировать требования, предъявляемые к будущему произведению: устанавливать жанр, назначение, объём и другие параметры, определять сроки и форму представления работы заказчику, порядок устранения замечаний, предусматривать право автора на получение аванса и т.п.

Ряд авторов, таких как А.К. Юрченко, П.Б. Мэггс и А.П. Сергеев Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Указ. соч. С. 112., выделяют лицензионные договоры, связанные с использованием ещё не обнародованного произведения и лицензионные договоры в отношении произведения, которое уже доведено до всеобщего сведения (т.е. договоры по изданию и переизданию произведения). Как правило, это оказывает существенное влияние на размер вознаграждения и способ его определения: авторы необнародованных произведений получают большее.

лицензионный договор право

Глава 2. Характеристика лицензионного договора

2.1 Форма и условия лицензионного договора

Содержание любого гражданско-правового договора составляют его условия. При этом закон требует наличия в договоре существенных условий, без которых договор считается незаключённым (ст. 432 ГК РФ).

В пункте 6 ст. 1225 ГК РФ определены существенные условия всех лицензионных договоров:

1) предмет договора путём указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Примечательно, что не все специалисты согласны с позицией законодателя, в которой прямо разграничиваются два условия (о предмете и о способе его использования). Так, Е. Наумова к предмету лицензионного договора относит сразу три элемента: описание результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации), номер и дата выдачи удостоверяющего документа, а также «способы использования..., т.е. имущественные права, названные в договоре, подлежащие передаче лицензиату»Наумова Е. Лицензионный договор как средство регулирования отношений по использованию произведений науки, литературы и искусства // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смеж-ные права. 2009. - N 3. - С. 4-7.. Данная позиция, однако, не отличается новизной, а является лишь следствием перестановки изначальных элементов, составляющих существенные условия.

Более интересна в этой связи позиция Е. Моргуновой, которая объединяет в предмете лицензионного договора как собственно предмет (в том смысле, который вкладывает в него законодатель, т.е. результат интеллектуальной деятельности), так и способ его использования. В результате, пишет она, «в качестве предмета договора выступает исключительное право» Моргунова Е.. Договоры в отношении фотографий как объектов авторских прав // Интеллекту-альная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. - № 9. -С. 5.. Оригинальность такого подхода состоит в осознании невозможности конкретизации исключительного права без указания на соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Однако, какой бы то ни было практической ценности данная точка зрения не представляет -- в любом случае конкретный лицензионный договор должен содержать как перечень объектов интеллектуальной собственности, так и список предоставляемых прав.

Рассмотрим теперь существенные условия.

Предмет договора в виде указания на охраняемый объект. Как правило, современные российские специалисты в области гражданского права считают понятия «объект договора» и «предмет договора» синонимами. Так, Ф.И. Гавзе подразумевает под предметом всякого гражданско-правового договора действия, которые должен совершить должник, и объект, на который эти действия направлены. М.И. Брагинский выделяет в договоре юридический объект -- действия, и материальный объект -- вещь или иное благо, на которое направлено поведение.

Вопрос о предмете лицензионного договора не получил в науке однозначного разрешения. А.П. Сергеев замечает: «Большинство ученых в качестве предмета авторского договора рассматривают то произведение науки, литературы и искусства, по поводу создания и (или) использования которого стороны вступают в договорные отношения... Вместе с тем нельзя не учитывать того, что авторский договор опосредует отношения, связанные с использованием творческих произведений... Поэтому более точной представляется позиция, согласно которой предметом авторского договора являются те имущественные права, которые создатель произведения или заменяющее его лицо переуступает пользователю...» Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2004. С. 278-279..

Таким образом, понятия «объект» и «предмет» лицензионного договора оказываются «настолько тесно взаимосвязаны, что всегда должны рассматриваться в неразрывном единстве»

Несмотря на это, В.А. Шуваев сделал попытку разграничить объект и предмет лицензионного договора. В качестве объекта он определяет «то, на что воздействуют субъективные права и юридические обязанности участников правоотношения, то есть непосредственно результат интеллектуальной деятельности или приравненное к нему средство индивидуализации, а не право использования результата». Предметом же, по его мнению, выступают «действия сторон, направленные на предоставление права использования объекта лицензионного договора»¹²⁸.

Такой вывод является, по меньшей мере, спорным, поскольку правоотношения, возникающие у участников лицензионного договора направлены не на сам результат интеллектуальной деятельности (объект интеллектуальной собственности, например, литературное произведение), а как раз таки на исключительное право (т.е. право использования объекта интеллектуальной собственности, например, право издания произведения). Подтверждение такой позиции можно найти в абз. 1 п. 1 ст. 1223 ГК РФ прямо указывает, что «правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности... любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в т.ч. путем предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности». А, следовательно, предметом лицензионного договора является исключительное право.

Наконец, действия сторон, направленные на предоставление права использования объекта лицензионного договора следует относить к реализации договора, но никак не к его условиям.

Справедливости ради, стоит сказать, что позиция В.А. Шуваева подтверждается другими нормами закона. Так, О. Фролова приходит к выводу, что содержание п. 6 ст. 1235 ГК РФ позволяет говорить об объектах исключительных прав как о предмете договора Фролова О. Договоры о распоряжении исключительными смежными правами // Интел-лектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2007.- № 6.- С. 7..

Итак, исходя из п. 1 статьи 1225 ГК, определяющего охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предметом лицензионного договора может являться право использования исключительного права на следующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения.

При заключении лицензионных договоров нужно иметь в виду следующие моменты.

Во-первых, необходимо обратить внимание, что сам результат интеллектуальной деятельности не является предметом, а используется только для указания на конкретное право использования.

Во-вторых, как отмечает А.Ю. Кувыркова, один и тот же объект исключительных прав может быть выражен в разных формах: например, фонограмма - в виде аналоговой или цифровой записи, файла в том или ином формате с теми или иными характеристиками воспроизведения Кувыркова А.Ю. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта интел-лектуальных смежных прав // Гражданин и право. 2009. - № 5.- С. 12..

Способы использования результата интеллектуальной деятельности. Отнесение данного условия к числу существенных обусловлено правилом, согласно которому права, не указанные в лицензионном договоре, не считаются предоставленными лицензиату (абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Таким образом, договор, не содержащий условий о способах использования результата интеллектуальной деятельности, не предоставляет лицензиату никаких прав.

При формулировании способов использования охраняемых объектов, предоставляемых по лицензионному договору, целесообразно воспользоваться указанными в ГК РФ способами использования исключительных прав, составляющими содержание исключительного права (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Так, способы использования авторского произведения указаны в ст. 1270 ГК РФ, способы использования изобретения, полезной модели, промышленного образца - в ст. 1358, способы использования товарного знака - в ст. 1484 ГК РФ и т.д. При этом следует учитывать, что все содержащиеся в этих статьях перечни правомочий не являются исчерпывающими. Кроме того, любой способ такого использования является делимым, а потому лицензионный договор может предусматривать предоставление лишь части такого правомочия.

В теоретическом и практическом плане актуальным является вопрос о т.н. «общем праве на использование»: возможно ли указание на то, что лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону способом. П. Головань приходит к выводу, что при формальном толковании закона на этот вопрос можно дать лишь отрицательный ответ, т.е. необходимо указывать конкретные способы использования результата интеллектуальной деятельности Головань П. Авторский договор - ошибки практики заключения и исполнения // Интеллектуаль-ная собственность. Авторское право и смежные права. 2007.-№ 1.-С. 57-58..

Так, музыкальная компания подала в Арбитражный суд г. Москвы иск к ПБОЮЛ Н., который занимался незаконным распространением экземпляр фонограмм с записью автора К. Компания мотивировала иск тем, что обладает исключительным правом на распространение фонограмм по авторскому договору с К. и, следовательно, имеет право запрещать незаконное их распространение третьими лицами. При этом в договоре было указано, что «...музыкальная компания приобретает все исключительные имущественные авторские права, указанные в ст. 16 Закона «Об авторском праве и смежных правах», на использование в любой форме и любым способом созданных творческим трудом автора музыкальных произведений», а вместо перечисления конкретного перечня передаваемых по договору прав использовали местоимение «все»Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 «Обзор практики рассмотрения споров, свя-занных с применением Закона РФ "Об авторском праве и смежных пра-вах"» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999.- № 11.-С. 39-43..

Суд первой инстанции отказал в иске, в т.ч. и потому, что компания, по мнению суда, не подтвердила факт обладания исключительными правами на фонограммы. Это решение было подтверждено и постановлением кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Московского округа, в котором, в частности, было указано: «...суд первой инстанции правомерно сослался на п. 2 ст. 31 ФЗ "Об авторском праве и смежных правах", предусматривающий, что все права, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными» Там же. С. 45..

Разумеется, что необходимость перечисления конкретных прав в договоре призвана защитить лицензиара от недобросовестных действий со стороны контрагента. В таком случае, например, лицензиар может быть уверен в том, что размер вознаграждения по договору соответствует объёму предоставленных прав, а при появлении новых способов (допустим, в результате технического прогресса) - получить дополнительное вознаграждение.

Однако реализация такого подхода в законодательстве несёт и определённые неудобства для сторон, желающих заключить договор по использованию результата интеллектуальной деятельности всеми возможными (известными и неизвестными) способами. Во-первых, в таком договоре необходимо будет указать все известные на момент заключения договора способы использования (причём их круг не ограничивается перечисленными в законе). Во-вторых, в случае появления новых способов, необходимо изменение договора.

В связи со сказанным, а также тем, что законодатель сам неоднократно использует общий способ указания на способы использования (п. 2 ст. 1296, п. 2 ст. 1297 ГК РФ и др.), можно попытаться обосновать законность концепции общего права использования. Так, Э.П. Гаврилов пишет: «Сами правомочия (способы использования) могут быть указаны в лицензионном договоре либо конкретно, по отдельности, либо общим способом. Возможно указание о том, что по лицензионному договору предоставляются либо все правомочия, принадлежащие лицензиару, либо все правомочия, за исключением некоторых, указываемых конкретно». Придерживается данной точки зрения и В.А. Шуваев, который предлагает прямо указать в законе возможность предоставления лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в полном объеме, с сохранением за лицензиаром исключительного права в отношении такого результата или средства Шуваев В.А. Указ.соч. С. 19-20..

Так же в качестве существенного условия лицензионного договора, как и любого прочего, следует признать стороны договора. Сторонами лицензионного договора являются: лицензиар - обладатель исключительного права, который предоставляет другой стороне договора право использования охраняемого объекта, и лицензиат -- сторона, которой предоставляется право использования. И лицензиаром, и лицензиатом, по общему правилу, могут выступать как граждане, так и юридические лица.

При этом, несмотря на то, что закон не устанавливает каких-либо возрастных ограничений для признания лица автором, права автора, в т.ч. числе и заключение договоров, физическое лицо может осуществлять только по достижении 14-летнего возраста (в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ).

Кроме того, в отношении секретных изобретений могут быть установлены определённые ограничения на использование (п. 1 ст. 1405 ГК РФ). В данном случае речь идёт Законе РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне». Так, согласно ст. 27 указанного Закона допуск организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется путем получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

В науке также высказывалась иногда точка зрения, согласно которой в качестве стороны, предоставляющей право использования произведения (по современной терминологии - лицензиар), непременно должен быть только автор такого произведения. Такая позиция косвенно находила подтверждение в отдельных положениях закона: абз. 2 п. 2 ст. 30, абз. 2 п. 1 ст. 30 Закона об авторском праве однозначно использует термин «автор» для обозначения одной из сторон; а статья 4 Закона под автором понимала только физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.

Действующее законодательство устранило данное недоразумение благодаря формулировке «автор или иной правообладатель».

В то же самое время остаётся некоторая неопределённость в сфере договора авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), поскольку закон в качестве стороны, создающей произведение науки, литературы или искусства определяет автора, которым может выступать только гражданин, т.е. физическое лицо (ст. 1257 ГК РФ). При этом отдельные объекты авторского права, право использования по которым предполагается передать посредством договора авторского заказа, могут создаваться и коллективом авторов. А с учётом того, что исключительные права на служебные произведения по общему правилу принадлежат работодателю, т.е. организации, юридическому лицу (абз. 1 п. 2 ст. 1295 ГК РФ), рано говорить об исчерпании дискуссии.

Примерами рассматриваемой ситуации могут служить случаи создания произведений градостроительства, садово-паркового искусства, географических и иных карт и проч. по заказу.

В то же самое время несомненно, что автором произведения, т.е. его создателем, творцом, может выступать только человек, при этом его статус (индивидуальный предприниматель, сотрудник организации и т.д.) значения не имеет. Такая позиция нашла своё отражение и в Обзоре практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 «Обзор практики рассмотрения споров, свя-занных с применением Закона РФ "Об авторском праве и смежных пра-вах"» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. N11. С. 47..

В зависимости от наличия встречного предоставления можно выделить возмездные и безвозмездные договоры, что следует из анализа содержания п. 5 ст. 1235 ГК РФ. При этом прямое указание в законе на возможность заключения безвозмездных лицензионных договоров является новеллой части четвёртой ГК РФ.

До вступления в силу части четвёртое ГК РФ в науке существовала дискуссия о возможности безвозмездного распоряжения исключительными правами. И. Тулубьева, в частности, придерживалась мнения, что «в п. 1 ст. 31 Закона (об авторском праве...) перечислены существенные условия авторского договора, в числе которых размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты. Таким образом, законодатель чётко определил, что... вознаграждение должно выплачиваться... Авторский договор является возмездной сделкой». Более того, безвозмездные авторские договоры противоречили, по её мнению и правовой доктрине, поскольку они «уводят расчеты по таким договорам в теневой сектор экономики».

Р.В. Соловьёв в то же самое время указывал: «...фактически данная норма (п. 1 ст. 31 Закона об авторском праве) закрепляет лишь то, что вопрос об авторском вознаграждении подлежит обязательному согласованию в договоре. Поэтому, если авторские права по договору передаются безвозмездно, об этом необходимо прямо указать в договоре. Иначе условие о цене авторского договора будет считаться несогласованным» Соловьёв Р.В. Авторское право: Комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах». - М., 2001. С. 73.. При этом существовала и практика заключения безвозмездных авторских договоров

Конец указанной дискуссии положило принятие части четвёртой ГК РФ. Неубедительными выглядят попытки некоторых специалистов распространить на безвозмездные договоры о распоряжении исключительными правами (в первую очередь в отношении договоров об отчуждении исключительного права) положения о договоре дарения. Во всяком случае, безосновательно позиция, согласно которой к договорам по распоряжению исключительным правом применяются ограничения, установленные для договора дарения (например, недопустимость дарения в отношениях между коммерческими организациями)¹⁴⁶. В таком случае следовало бы, например, признать незаконным, например, установку любого бесплатного программного обеспечения на компьютеры в организациях.

И.С. Чупрунов пишет, что «применение в порядке аналогии закона норм о дарении к безвозмездному лицензионному договору невозможно, так как при выдаче лицензии имеет место не транслятивное (как при дарении), а конститутивное правопреемство» Чупрунов И.С. Указ. соч. С. 104..

Между тем, ряд авторов, необоснованно игнорируя существование безвозмездных лицензионных договоров, относит размер вознаграждения по лицензионному договору к его существенным условиям.

Существенным условием размер вознаграждения является только для возмездных лицензионных договоров.

Всё вышесказанное позволяет установить следующие правила определения возмездности договора:

1) если в договоре прямо указано, что он является безвозмездным, договор является действительным и безвозмездным;

2) если договор вообще не упоминает о вознаграждении или хотя и упоминает о нем, но не позволяет определить размер вознаграждения или порядок его определения, такой договор «считается незаключенным», т.е. является ничтожной сделкой;

3) если договор содержит условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, он считается возмездным.

Помимо общих для всех лицензионных договоров существенных условий, существуют и специальные существенные условия в отношении отдельных видов лицензий.

Так, для договора авторского заказа существенным является срок создания объекта авторского права, поскольку согласно п. 1 ст. 1289 ГК РФ произведение, создание которого предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано заказчику в срок, установленный договором. А договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным.

В теории высказываются противоречивые мнения по вопросу о том, является ли указание правообладателя исключительного права на произведение в договоре авторского заказа существенным условием.

Э.П. Гаврилов, например, полагает, что «договор авторского заказа "должен" (а не "может"!) предусматривать либо отчуждение заказчику исключительного права, либо предоставление заказчику права на использование: "может" относиться к возможности выбора между этими двумя условиями» Гаврилов Э.П. Указ. соч. С.89-90.. Е.А. Моргунова придерживается иной точки зрения: «Если в договоре авторского заказа не предусмотрено ни отчуждения исключительного права на создаваемое автором произведение, ни предоставления права, то по этому договору заказчик приобретает только право собственности на материальный носитель произведения, если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование» Моргунова Е.А. Авторское право: Учебное пособие. - М., 2008. С. 56..

Ю.П. Свит приходит к мнению, что позиция Е.А. Моргуновой в данном споре выглядит более убедительной, поскольку согласно п. 1 ст. 1288 ГК РФ «содержание договора исчерпывается обязанностью создать произведение на материальном носителе или в иной форме» и «формально задача автора может исчерпываться созданием произведения и предоставлением заказчику его материального носителя в собственность или во временное пользование» Свит Ю.П. Договор авторского заказа // Законы России. 2009.- № 5.- С. 33. . Вопрос же распоряжения исключительными правами оставлен на усмотрение сторон договора.

Помимо рассмотренных нами выше условий к существенным, в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ, относятся также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Все прочие условия являются факультативными -- отсутствие в договоре условий о сроке или территории действия прав лицензиата компенсируется наличием диспозитивных норм в ст. 1235 ГК: презюмируется, что, если стороны не договорились об ином, лицензиат имеет право использовать интеллектуальный продукт в течение пяти лет на всей территории Российской Федерации.

Пункт 3 ст. 1235 ГК РФ относится к территории действия лицензионного договора. В частности, содержится требование о необходимости указания в лицензионном договоре территория допустимого использования объекта договора. При этом неуказание такой территории позволяет лицензиату осуществлять использование охраняемого объекта «на всей территории Российской Федерации».

Пункт 4 статьи посвящен сроку лицензионного договора. Установлено, что срок лицензионного договора не может превышать срока действия исключительного права на соответствующий объект. При этом тот факт, что срок лицензионного договора превышает срок действия исключительного права, не должен приводить к недействительности договора -- такой договор считается заключённым на срок действия исключительного права. Абз. 2 устанавливает пятилетний срок действия лицензии в случае, если договор не содержит указаний на срок его действия.

Интересно, что несмотря на диспозитивный характер некоторых требований (о возмездности договора) и наличие отдельных исключений из общего правила (о форме), некоторые исследователи считают возможными их включение в дефиницию лицензионного договора. Например, С.А. Судариков определяет лицензионный договор как «заключенное в письменном виде соглашение между правообладателем и правопреемником об условиях передачи исключительного права на объект интеллектуальной собственности на возмездной основе» Судариков С.А. Указ. соч. С. 276.. Такой подход недопустим, поскольку нельзя выдавать факультативные признаки договора за обязательные.

Одним из условий лицензионного договора может выступать обязанность лицензиата использовать предоставляемые исключительные права. Например, по издательскому лицензионному договору лицензиат «обязан начать использование произведения не позднее срока, установленного в договоре. При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким отказом убытков» (п. 1 ст. 1287 ГК РФ).

Очевидно, что принудительные лицензии также должны содержать условия об обязательном использовании исключительных прав.

Элементы лицензионного договора могут включаться в другие гражданско-правовые договоры (на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, подряда, о создании акционерного общества и другое)¹⁵⁴.

2.2 Порядок заключения и исполнения лицензионного договора

К лицензионным договорам применяются общие положения об обязательствах и договорах, а также иные общие положения ГК РФ и специальные нормы об интеллектуальной собственности. В этой многоуровневой системе норм существует правило, согласно которому общая норма действует только в случае, если она не отменена или не изменена специальной нормой.

Условия и порядок заключения лицензионных договоров. Общие правила заключения лицензионных договоров содержатся в ст. 1235 ГК РФ.

Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Как верно заметили М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, «процесс заключения договоров предопределен самой природой соответствующей конструкции: если смысл договора состоит в соглашении, то тем самым его заключение предполагает выражение воли каждой из сторон и ее совпадение» Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 103.. Статья 433 ГК РФ позволяет определить момент согласования, совпадения воли каждой из сторон. Общее правило п. 1 ст. 433 ГК РФ определяет момент заключения договора - получение лицом, направившим оферту, её акцепта.

Вопрос о моменте заключения лицензионного договора уже был рассмотрен нами в первой главе. Теперь же остановимся на особом случае, когда лицензионный договор заключается не на основе общего порядка, предусматривающего согласно ст. 435 ГК РФ направление оферты (адресованного одному или нескольким конкретным лицам предложения, выражающего намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение) и её акцепта.

В статьях ГК РФ упоминается институт открытой лицензии, имеющий особый порядок заключения: открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1368 ГК РФ); открытая лицензия на селекционное достижение (ст. 1429 ГК РФ).