Лицензионный договор

Суть открытой лицензии заключается в публичном предложении, обращенном к неопределенному кругу лиц, которое осуществляется путем подачи патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Публикуемое предложение об открытой лицензии должно рассматривается как публичная оферта, т.е. коммерческое предложение патентообладателя (ст. 437 ГК РФ).

Д.Ю. Шестаков полагает, что открытая лицензия заключается посредством акцепта публичной оферты. По мнению же Г.Н. Черничкиной, заявление о заключении открытой лицензии по правовой природе (согласно п. 1 ст. 437 ГК РФ) «следует рассматривать как приглашение делать оферту, поскольку заявление адресовано неопределенному кругу лиц и не содержит всех существенных условий договора (отсутствует условие о платежах, которое следует согласовать)» Черничкина Г.Н. Юридические особенности заключения лицензионных договоров // Современ-ное право. 2006. N 8. С. 32.. Все остальные условия открытой лицензии она относит к обычным условиям договора.

Ряд специалистов рассматривают открытую лицензию как самоограничение прав правообладателя. Думается однако, что открытая лицензия является одним из способов осуществления исключительных прав и никакого ограничения прав не происходит, поскольку правообладатель а) получает льготы по уплате патентных пошлин и б) получает вознаграждение за предоставления разрешения на использование объекта интеллектуальной собственности. Ограничением, пишет Г.Н Черничкина, следует считать только такое использование результата интеллектуальной деятельности, «которое осуществляется третьим лицом помимо воли патентообладателя и безвозмездно для него»¹⁶⁰.

По объему передаваемых прав открытую лицензию можно отнести к неисключительному лицензионному договору, поскольку исключительный лицензионный договор не позволяет предоставлять право на использование изобретения неопределенному кругу лиц.

Помимо открытых лицензий, особый порядок заключения лицензионного договора предусмотрен и в отношении программ для ЭВМ и баз данных. Такие лицензии допускается выдавать путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра (п. 3 ст. 1286 ГК РФ).

Для уяснения сущности таких лицензий стоит отметить, что компьютерные программы приобретаются либо на материальных носителях (CD, DVD и прочие оптические диски, карты памяти, дискеты и т.д.), либо посредством загрузки через сеть (например, Интернет). С учётом того, что ст. 1227 ГК РФ прямо устанавливает независимость интеллектуальных прав от права собственности на материальный носитель, приобретение, например, CD-диска с программным обеспечением не является фактом приобретения прав пользования этой программой; в равной мере это относится и к случаям загрузки программ через сеть. Указанные особенности определили специфический порядок заключения лицензионных договоров в отношении таких объектов интеллектуальной собственности.

Правом пользования программы обладают граждане и юридические лица, заключившие лицензионный договор, в т.ч. и в форме договора присоединения. Договор присоединения, как правило, изложен на упаковке экземпляра программы ЭВМ, и в соответствии со ст. 1286 ГК РФ началом использования программного продукта считается согласие на заключение такого договора на тех условиях, которые указаны на экземпляре. Считается, что собственно согласие выражается в таких конклюдентных действиях. При этом не исключается возможность заключения лицензионного договора и в классической «бумажной» форме. В частности, региональные дистрибьюторы таких программных продуктов как «1С:Бухгалтерия», СПС «ГАРАНТ» и «КонсультантПлюс» и др. заключают индивидуальные договоры со всеми крупными корпоративными клиентами.

Представляет широкий практический интерес вопрос о возможности заключения лицензионных договоров в форме договора присоединения в отношении программ, скаченных из сети Интернет, поскольку формально п. 3 ст. 1286 ГК РФ распространяется только на материальные носители (т.к. загруженное из сети программное обеспечение не может иметь упаковку). Фактически же, по мнению специалистов в данной области, заключение лицензионных договоров через Интернет возможно, только оно осуществляется в обычном порядке, предусмотренном для письменной формы договора.

Таким образом, лицензионный договор, помимо общего порядка заключения гражданско-правовых договоров, предусматривающего акцепт оферты, адресованной одному или нескольким конкретным лицам, может быть заключен с использованием приглашения делать оферту (открытая лицензия) и путем акцепта публичной оферты (в отношении программ для ЭВМ и баз данных).

На практике существует множество различных схем (моделей) заключения лицензионного договора в рамках рассмотренных нами выше форм.

Широкое распространение получила практика распространения объектов интеллектуальной собственности через представителей: дистрибьюторов, дилеров, Интернет-сайты, операторов сотовой связи, телемагазины и т.д. При этом не всегда посредники являются лицензиатами с правом выдачи сублицензий непосредственным пользователям; наоборот, правообладатель зачастую заинтересован в заключении договора между ним и пользователем. Это позволяет более эффективно осуществлять техническую поддержку, иное сопровождение программного продукта, а также осуществлять контроль за пользователями исключительных прав.

А.Ю. Кувыркова приводит следующие рыночные механизмы распространения компьютерных программ Кувыркова А.Ю. Указ. соч. С. 31.:

1. Продажа материальных носителей (по схеме «правообладатель - дистрибьютор -- пользователь»). При этом право использования программы предоставляется правомерному владельцу материального носителя, а лицензионный договор заключается напрямую между правообладателем и конечным пользователем (посредством обёрточной лицензии). В соответствии с п. 38.2 совместного постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года, лицо, приобретшее экземпляр программы для ЭВМ или базы данных не для самостоятельного пользования, а для перепродажи его третьим лицам, не является субъектом отношений, предусмотренных п. 3 ст. 1286 ГК РФ.

2. Использование технических средств защиты объектов смежных прав (ст. 1309 ГК РФ): т.н. «электронных ключей», «электронных лицензий» и т.д. Применяется при распространении программ через общедоступные сети (например, Интернет) таким образом, что собственно копия программы свободна для скачивания неограниченным кругом пользователей; но возможность использования программы возникает только после активации программного обеспечения посредством введения пароля или применения электронного ключа -- уникальной совокупности данных в электронно-цифровой форме. Ключи могут распространяться правообладателем и иными лицами (региональные дистрибьюторы, Интернет-магазины и т.д.).

А.Ю. Кувыркова приходит к выводу, что в таком случае лицензионные договоры заключаются с использованием публичной оферты (заказ электронных ключей, их оплата, будут считаться акцептом оферты)» Кувыркова А.Ю. Указ. соч. С. 33..

3. Получение лицензий при помощи специальных технических средств. В качестве примеров можно привести музыкальные плееры (в т.ч. встроенные в иные персональные устройства, например, мобильный телефон) и телевизионные приставки цифрового телевидения, обладающие возможностью получения лицензии (реализуется на уровне аппаратного и программного обеспечения в сочетании с выстроенным юридическим механизмом). Для простого пользователя это означает тот факт, что загружаемый им контент является лицензионным, поскольку часть плата за него направляется правообладателю. С технической точки зрения факт заключения лицензионного договора может быть подтверждён соответствующими мета-данными, содержащимися в скачанном файле.

Наконец, необходимо отметить, что обёрточная лицензия, как правило, предоставляет право использования результата интеллектуальной деятельности любому лицу, правомерно владеющему экземпляром данного объекта. В то же время, например, для фонограмм и аудиовизуальных произведений по прямому указанию ст. 1272 и 1325 ГК РФ установлен т.н. принцип исчерпания прав, по которому экземпляры правомерно введенного в гражданский оборот объекта могут распространяться их приобретателями без согласия обладателя исключительного права.

Если, например, первоначальный пользователь отчуждает экземпляр другому лицу, такое лицо согласно условиям оберточной лицензии приобретает право использования объекта. При этом формально использование объекта первым пользователем будет неправомерным только в случае, если лицензионным договором будет прямо предусмотрена его обязанность прекратить использование при отчуждении экземпляра^.

На эту проблему обращается внимание в п. 38.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года: «договор, заключенный в порядке п. 3 ст. 1286 ГК РФ, действует до продажи или иного отчуждения экземпляра программы или базы данных. При этом на данный договор, в отличие от иных лицензионных договоров, не распространяются правила, установленные ст. 1235 ГК РФ» Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-битражного Суда РФ от 26 марта 2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2009.- № 6. .

Особый порядок заключения договоров предусмотрен также для принудительных лицензий, при заключении которых принцип свободы договора, установленный в ст. 421 ГК РФ, не применяется.

Правовая природа принудительной лицензии раскрывается через положения ст. 445 ГК РФ (Заключение договора в обязательном порядке). Д.Ю. Шестаков, в частности, считал, что принудительные лицензии можно рассматривать и как договоры, «заключаемые в принудительном порядке» Шестаков Д.Ю. Указ. соч. С. 224., т.е. в обязательном порядке -- на основе решения суда (п. 1 ст. 421 и п. 4 ст. 445 ГК РФ).

Таким образом, необходимо решительно отказаться от идеи о внедоговорном характере принудительной лицензии, поскольку её основное отличие от прочих лицензионных договоров состоит лишь в порядке заключения и расторжения.

Закон предусматривает возможность предоставления принудительной лицензии в отношении двух видов объектов результатов интеллектуальной деятельности:

1. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1362 ГК РФ). Установлен срок неиспользования (недостаточного использования) в четыре года лет со дня выдачи патента для изобретений или промышленных образцов и три года для полезных моделей. При этом такое неиспользование или недостаточное использование должно приводить «к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке».

2. Принудительная лицензия на селекционное достижение (ст. 1423 ГК РФ). Установлен срок в три года со дня выдачи патента.

К особому виду принудительных лицензий можно отнести случаи использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности (ст. 1360 ГК РФ).

Регистрация лицензионного договора. В настоящей работе мы уже касались вопроса о регистрации лицензионных договоров при рассмотрении его формы. При этом было установлено, что регистрация может быть как по инициативе сторон, так и являться обязательным условием действительности договора. К первой категории относятся, например, лицензионные договоры в отношении программ для ЭВМ и баз данных (ст. 1262 ГК) и топологий интегральных микросхем (п. 2 ст. 1460 ГК РФ). Обязательная государственная регистрация предусмотрена в патентном праве (ст. 1369 ГК РФ), а также для лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака (п. 1 ст. 1490 ГК РФ).

Целью регистрации, как отмечается в науке, является обеспечение режима законности при заключении лицензионных договоров: она предотвращает передачу прав на охраняемый объект промышленной собственности неправомочным лицом, включение в договоры условий, противоречащих действующему законодательству, пересечение прав по заключенным договорам. Основной же задачей при рассмотрении регистрируемого лицензионного договора, является, по мнению Е. Евдокимовой Е., установление соответствия положении договора действующему законодательству, поскольку если договор содержит положения, противоречащие действующему законодательству, либо взаимоисключающие положения, то регистрации такой договор не подлежит Евдокимова Е. Договоры о передаче права на охраняемые объекты промышленной собственно-сти и их использование // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. -№ 5.- С. 46..

Согласно п. 2 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, определенных п. 2 ст. 1232 ГК РФ. К таким случаям относится в том числе и предоставление права использования подлежащего государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности. При этом в силу п. 7 ст. 1232 ГК РФ это правило применяется и к зарегистрированному по желанию результату (в частности, к программам для ЭВМ и базам данных), если ГК РФ не установлено иное.

Как разъяснено в п. 38.1 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года, в отношении программ для ЭВМ и баз данных иное установлено в п. 5 ст. 1262 ГК РФ. Согласно этому положению государственной регистрации подлежат только договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу и переход исключительного права на такую программу к другим лицам без договора. Другие договоры, в том числе лицензионные договоры о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных, государственной регистрации не подлежат Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-битражного Суда РФ от 26 марта 2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ.- 2009.- № 6. .

Вознаграждение по лицензионному договору может выплачиваться в форме 1) единовременной твердой (паушальной) суммы, либо 2) текущих платежей в виде части прибыли, получаемой покупателем от использования роялти. Паушальная сумма обычно выплачивается в установленный срок после регистрации договора в Роспатенте путем перевода вознаграждения на счет патентообладателя. Роялти уплачивается за каждый последующий (после первого года) год использования объекта промышленной собственности.

Одним из возможных рисков, возникающих при заключении и исполнении лицензионного издательского договора, является различное восприятие сущности заключаемого договора, которое обусловлено недостаточной правовой грамотностью автора и давлением на него со стороны лицензиата. Е.Н. Васильева, в частности, отмечает существование порочной тенденции, при которой заключаемые с издательствами договоры, суды квалифицируют не как лицензионные, а как договоры о совместной деятельности Васильева Е.Н. Юридические и экономические риски при заключении издательского лицензион-ного договора // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2009.- №11.- С. 28-30..

Неопределённость в распределении обязанностей по такому договору (например, заключать и исполнять договор с типографией) приводит к появлению у автора некоторых иных, помимо непосредственного создания произведения, обязанностей, которые приобретают характер встречных или совместных с издателем действий. В первом случае неисполнение встречных обязанностей дает возможность издателю приостановить исполнение своих обязанностей или даже отказаться от исполнения договора (ст. 328 ГК РФ). Во втором случае издатель вправе применить к автору санкции за нарушение договорных обязанностей и требовать возмещения своих убытков. Итог такой кооперации может быть неутешительный: произведение не издано, а, возможно, и не создано, вознаграждение не получено, более того - существует угроза убытков в связи с нарушением договора Рузакова О. Договыоры о создании результатов интеллектуальной деятекльности и распорядении исключительными правами:условия и порядок прекращения и признания недействительными // Интеллекту-альная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. -№ 4.-С. 48-49..

Прекращение лицензионного договора. Основания и порядок расторжения лицензионных договоров определяются общими положениями об изменении и расторжении договоров. Так, лицензионный договор может быть изменён или расторгнут в следующих случаях:

1) по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ) -- в той же форме, что и сам договор (п. 1 ст. 452 ГК РФ);

2) по требованию одной из сторон - по решению суда в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ): 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

3) в случае одностороннего отказа - когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон (п. Зет.450 ГК РФ).

Часть четвёртая ГК РФ конкретизирует случаи, при которых лицензионный договор может быть изменён или расторгнут.

Во-первых, законодатель определяет возможность отказа от договора:

- для лицензиара -- при нарушении лицензиатом обязанности уплатить вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав (п. 4 ст. 1237 ГК РФ);

- для лицензиара - при нарушении лицензиатом обязанности начать использование произведения в установленный срок по издательскому лицензионному договору (абз. 1 п. 1 ст. 1287 ГКРФ);

- для заказчика (лицензиата) - по истечении льготного срока, предоставленного автору для завершения произведения, а также непосредственно по окончании срока, установленного договором для его исполнения, если договор к этому времени не исполнен, а из его условий явно вытекает, что при нарушении срока исполнения договора заказчик утрачивает интерес к договору (п. 3 ст. 1289 ГК РФ).

Во-вторых, установлено, что в случае отсутствия в издательском лицензионном договоре конкретного срока начала использования произведения и неиспользование произведения в срок, обычный для данного вида произведений и способа их использования, такой договор может быть расторгнут лицензиаром по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 450 ГК РФ.

Кроме того, правовая природа исключительных прав обуславливает наличие дополнительных, «специальных» оснований прекращения лицензионных договоров.

Такие основания О. Рузакова делит на два вида: 1) не зависящие от воли сторон и 2) связанные с виновным поведением одной из сторон договора и являющиеся существенным нарушением требований законодательства или условий договора. Последние, в свою очередь, подразделяются на а) нарушения со стороны правообладателя (лицензиара) и б) нарушения со стороны пользователя (лицензиата) Рузакова О. Указ. соч. С. 53-55.. Приведём примеры таких оснований:

1) Не зависящие от воли сторон:

- утрата охраноспособных признаков (может выражаться в признании общественным достоянием, истечении сроков действия исключительного права, аннулировании патента и т.д.);

- прекращение юридического лица при отсутствии правопреемников^.

2) Обусловленные виновным поведением сторон договора и являющиеся существенным нарушением требований законодательства или условий договора:

а) существенные нарушения со стороны лицензиара:

- отсутствие исключительных прав в момент их «передачи»;

- нарушение в период действия исключительной лицензии условия о недопустимости предоставления аналогичных прав другим лицам;

б) существенные нарушения со стороны лицензиата:

- неиспользования объекта (в случае, если такая обязанность предусмотрена, особенно если вознаграждение обусловлено размером дохода, полученного от использования объекта исключительных прав);

- непредоставление информации, необходимой для нормальной реализации прав и обязанностей сторон - отчётов лицензиата.

Наконец, необходимо отметить, что отсутствие износа результатов интеллектуальной деятельности в процессе использования и, как следствие, невозможность их уничтожения и повреждения, исключают применение такого основания прекращения договора как гибель объекта правоотношения.

2.3 Ответственность сторон по лицензионному договору

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по лицензионному договору стороны несут ответственность. При рассмотрении данного вопроса мы не будем обращаться к административной и уголовной ответственности, а обратим внимание лишь на некоторые аспекты гражданско-правовой ответственности сторон договора.

Такая ответственность является, прежде всего, договорной, поскольку ей всегда предшествуют договорные правоотношения сторон. Целью же ответственности является восстановление нарушенного права и законных интересов потерпевшей стороны за счёт нарушителя.

Среди особенностей ответственности сторон по лицензионному договору неприменим принцип реального исполнения. Так, например, нельзя принудить автора к созданию произведения, предусмотренного договором авторского заказа, если он этого не сделал вообще либо создал произведение ненадлежащего качества с точки зрения заказчика. Точно также нельзя обязать заказчика произведения использовать его, если качество произведения заказчика не удовлетворяет. Это обусловлено спецификой творческой деятельности, когда возможна так называемая «творческая неудача».

Ответственность лицензиара. Наиболее интересным здесь является вопрос об ответственности автора произведения. Так, отличительной особенностью ответственности автора по лицензионному договору является ограниченность его ответственности суммой реального ущерба, причинённой другой стороне, если договором не предусмотрен меньший размер ответственности автора (ст. 1290 ГК РФ).

Представляется, что такое ограничение установлено законодателем в целях поощрения интеллектуального труда и должно в некоторой мере стимулировать создание произведений и, что более важно, вовлечение их в экономический оборот.

Однако, Е. Наумова в этой связи критикует такой подход законодателя по следующим причинам Наумова Е. Ответственность автора по лицензионному договору // Интеллектуальная собствен-ность. Авторское право и смежные права. 2010.- № 3.- С. 55-56.:

1) нарушается принцип равенства сторон договора;

2) нарушается принцип свободы договора;

3) подобным образом защищаются не столько права автора как творца, сколько его чисто меркантильные интересы;

4) права автора и без данной преференции защищены в достаточной мере (сохраняются личные неимущественные права, право отзыва, право следования);

Думается всё же, что опасения Е. Наумовой напрасны, поскольку на стороне лицензиатов, как правило, выступают крупные звукозаписывающие компании и издательства, на защиту интересов которых выделяются огромные средства. Они могут безболезненно пережить отдельные нарушения условий договора со стороны авторов.

Стоит отметить также, что Э.П. Гаврилов считает возможным взыскание с автора неустойки в полном размере даже в случае, если она превышает сумму реального ущерба Гаврилов Э.П. Указ. соч. С.65.. Такой вывод он делает из анализа ст. 1290 ГК РФ с учётом того, что в п. 1, в отличие от п. 2, не упоминается об ограничениях, связанных с ее взысканием.

Такую интерпретацию содержания норм закона следует признать несостоятельной, поскольку ст. 330 ГК РФ относит неустойку к мерам ответственности, а п. 1 ст. 1290 ГК РФ содержит ограничение относительно любых мер ответственности.

Ответственность лицензиата. Основания, объём и форма его ответственности определяются конкретным договором, а также некоторыми общими положениями закона.

Так, лицензиат может нести ответственность за нарушение обязанности использовать произведение, если она была установлена договором; за причинение автору убытков (например, в связи с утратой материального носителя произведения); за нарушение целостности произведения и т.д. Эти и другие основания ответственности необходимо прописывать в договоре.

Особый интерес вызывает вопрос об ответственности лицензиата по основаниям, закреплённым непосредственно в ГК РФ. Существенными условиями лицензионного договора, являются:

- предмет;

- способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

- цена (если договор возмездный);

По признанию некоторых звукозаписывающих компаний, успеха достигают не более 20 % исполнителей, с которыми они заключают контракты. Деньги же, вложенные в «раскрутку» остальных 80 % не приносят в дальнейшем никаких дивидендов. Однако 20 % успешных музыкантов не только с лихвой окупают все затраты звукозаписывающих лейблов, но и приносят в последующем огромные доходы Шуваев А.В. Указ. соч. С. 12..

- срок (по договору авторского заказа).

При этом срок (в остальных договорах) и территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, являются обязательными условиями лицензионного договора. Это означает, что они, даже не будучи определены в договоре, всё равно имеют место быть, поскольку предусмотрены диспозитивными нормами закона.

Казалось бы, и многие авторы так считают, что нарушение любого из указанных условий должно повлечь именно договорную ответственность. Однако, возникновение спора из-за использования лицензиатом произведения способом, не предусмотренным договором, либо на территории, не предусмотренной договором, либо после истечения срока действия договора, его действия необходимо расценивать как нарушение исключительного права. Об этом говорится в п. 3 ст. 1237 ГК РФ: «Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором».

Е.Ю. Николаева, таким образом, приходит к выводу о том, что единственным случаем, существенного нарушения условий лицензионного договора можно назвать неисполнение либо ненадлежащее исполнение лицензиатом обязательства по уплате вознаграждения является нарушением существенного условия возмездного договора Николаева Е.Ю. Судебные споры о нарушении существенных условий лицензионного договора (инфракции) // СПС КонсультантПлюс, 2009..

Лицензионный договор является по своей сути гражданским договором. Соответственно на него распространяются общие положения гражданского права, в том числе касающиеся ответственности за нарушение указанного договора. Так, стороны могут использовать такую традиционную форму ответственности, как неустойка в случае нарушения одной из сторон условий указанных договоров. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение договора вызвало возникновение убытков у другой стороны, то потерпевшая сторона вправе ставить вопрос о возмещении убытков.

Спорным же являлся вопрос о возможности применения норм о внедоговорной ответственности (например, о компенсации за нарушение исключительного права) к договорным отношениям. В пункте 3 статьи 1237 Гражданского кодекса РФ определено: использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или договором.

В уже упомянутом Постановлении от 26 марта 2009 года на этот вопрос дан положительный ответ. Если указанное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации лицензиатом допускается (осуществляется использование соответствующего результата или средства за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой Гражданского кодекса РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания. Применение данной гражданско-правовой ответственности не исключает возможность применения мер административно-правовой или уголовной ответственности за эти нарушения Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-битражного Суда РФ от 26 марта 2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ.- 2009.-№ 6. .

Заключение

По итогам работы можно сформулировать следующие выводы:

1. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе договорам об отчуждении исключительного права и лицензионным договорам, применяются общие положения об обязательствах и о договоре, поскольку иное не установлено правилами раздела VII Гражданского кодекса РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором. Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны.

2. Лицензионный договор является традиционным для российского авторского права; он был предусмотрен как в дореволюционном, так и в советском законодательстве, а также в Законе об авторском праве и смежных правах. Статья 30 данного Закона давала определение авторскому договору о передаче исключительных и неисключительных прав, которые по своей правовой природе являлись лицензионными и предполагали предоставление на определенный срок конкретных способов использования произведения, каждый из которых должен был предусматриваться договором. При отсутствии срока авторский договор мог быть расторгнут по инициативе автора по истечении пяти лет с предварительным уведомлением пользователя не менее чем за шесть месяцев.

До 1 января 2008 г., то есть до вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса, по лицензионному договору можно было передать право на использование только так называемых объектов промышленной собственности. К таким объектам относились: изобретение, промышленный образец, полезная модель, товарный знак, знак обслуживания. Теперь по лицензионному договору можно передать право на использование любого объекта интеллектуальной собственности, в том числе и промышленной.

3. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Не допускается заключение лицензионного договора в отношении фирменного наименования и наименования места происхождения товаров, поскольку правом на использование этих средств индивидуализации юридического лица обладает только их правообладатель. Право использования коммерческого обозначения может быть предоставлено правообладателем другому лицу только на основании договора аренды предприятия или договора коммерческой концессии.

4. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу - сублицензионный договор.

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. К сублицензионному договору применяются правила Гражданского кодекса РФ о лицензионном договоре.

5. Существенными условиями лицензионного договора являются:

- предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

- способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

- условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного лицензионного договора).

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено, что лицензионный договор считается незаключенным в случае, если таким договором прямо не предусмотрена его безвозмездность и одновременно в таком договоре не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения.

Кроме того, разъяснено, что вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, поэтому лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае если в лицензионном договоре размер вознаграждения определен в процентах от дохода, а при этом использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

6. По общему правилу лицензионный договор заключается в письменной форме. Однако если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, то лицензионный договор, заключенный в отношении такого объекта интеллектуальной собственности, также должен быть зарегистрирован. При несоблюдении требований об обязательной государственной регистрации лицензионного договора либо при несоблюдении письменной формы договора он является недействительным. Договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме. Заключение лицензионных договоров в отношении программы для ЭВМ и базы данных может осуществляться путем договора присоединения (когда условия договора размещаются на экземпляре программы или базы данных либо на упаковке такого экземпляра). При этом начало использования такой программы или базы данных означает согласие на заключение договора.

7. Государственной регистрации подлежат лицензионные договоры, предметом которых является предоставление права использования следующих объектов интеллектуальной собственности:

- изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;

- товарных знаков и знаков обслуживания;

- селекционных достижений;

-топологий интегральных микросхем.

Соответствующая регистрация осуществляется Роспатентом или Минсельхозом России (в части лицензионных договоров в отношении селекционных достижений.

Лицензионные договоры о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных государственной регистрации не подлежат.

За регистрацию лицензионных договоров взимаются патентные и иные пошлины.

8.Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

9. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если в лицензионном договоре не указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, лицензиат вправе использовать их на всей территории Российской Федерации.

10. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Поэтому договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права. Такое же правило действует и в отношении сублицензионного договора, заключенного на срок, превышающий срок лицензионного договора.

Лицензионный договор, срок действия которого не определен, считается заключенным на пять лет, но не более срока действия исключительного права.

11. Рассмотрев классификации лицензионных договоров, предлагаемые различными специалистами, можно констатировать, что наиболее значимой является классификация по возможности использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации иными, помимо лицензиата, лицами, в соответствии с которой выделяются два вида лицензионных договоров - простой (неисключительной) лицензии и исключительной лицензии.

Договор простой (неисключительной) лицензии предоставляет лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Договор исключительной лицензии предоставляет лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

При этом в одном договоре в отношении одних способов использования объекта интеллектуальной собственности может быть предусмотрена исключительная лицензия, а в отношении других способов - неисключительная.

Классификация по субъектам, форме договора, территории и срокам его действия представляется несколько искусственной, формальной, поскольку выявленные таким образом группы не имеют принципиальных отличий кроме собственно основания классификации.

12. Лицензионный договор является по своей сути гражданским договором. Соответственно на него распространяются общие положения гражданского права, в том числе касающиеся ответственности за нарушение указанного договора. Так, стороны могут использовать такую традиционную форму ответственности, как неустойка в случае нарушения одной из сторон условий указанных договоров. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение договора вызвало возникновение убытков у другой стороны, то потерпевшая сторона вправе ставить вопрос о возмещении убытков.

13. Спорным являлся вопрос о возможности применения норм о внедоговорной ответственности (например, о компенсации за нарушение исключительного права) к договорным отношениям. В пункте 3 статьи 1237 Гражданского кодекса РФ определено: использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или договором.

В уже упомянутом Постановлении от 26 марта 2009 года на этот вопрос дан положительный ответ. Если указанное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации лицензиатом допускается (осуществляется использование соответствующего результата или средства за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой Гражданского кодекса РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания. Применение данной гражданско-правовой ответственности не исключает возможность применения мер административно-правовой или уголовной ответственности за эти нарушения.

Список литературы

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // РГ. - 2009. - № 7 - 21 января.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51 -ФЗ // РГ. - 1994. - № 238-239.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. № 52 (Часть I). - Ст. 5496.

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 24 июля 2002 № 95-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 29.07.2002.- № 30.- Ст. 3012.

5. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (в ред. от 02.02.2006 г., утратил силу) // Ведомости Съезда Народных Депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 42. Ст. 2319 (утратил силу).

6. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (утратил силу) // Ведомости Съезда Народных Депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. N 42. Ст. 2322.

7. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (утратил силу) // Ведомости Съезда Народных Депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. N 42. Ст. 2325.

8. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (утратил силу) // Ведомости Съезда Народных Депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 42. Ст. 2328.

9. Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (утратил силу) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 32. Ст. 1242.

10. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (в ред. от 18.07.2009 г.) // РГ. 1993. № 182 от 21 сентября.

11. Закон РФ от 6 августа 1993 г. № 5605-1 «О селекционных достижениях» (утратил силу) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 36. Ст. 1436.

12. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от 25.11.2009 г.) // Собрание Законодательства РФ. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3430.

13. Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 1020 « Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных// СПС КонсультантПлюс.

Судебная практика:

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. № 9.

15. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 июля 1997 г. N 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» // Вестник ВАС РФ. 1997. № 10.

16. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. № 47 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. № 11.

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 6.

Научная литература:

18. Балеевских Л. Информационные услуги или лицензионный договор // Корпоративный юрист. 2009. № 9.

19. Богатырёв Ф. Залог авторского права // Хозяйство и право. 2004. № 4.

20. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения (Книга первая) - М.: Статут, 2008.

21. Васильева Е.Н. Юридические и экономические риски при заключении издательского лицензионного договора // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2009. № 11.

22. Головань П. Авторский договор - ошибки практики заключения и исполнения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2007. № 1.

23. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения - М.: Волтерс Клувер, 2006.

24. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. - М.: Волтерс Клувер, 2007.

25. Гришаев СП. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор в патентном праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 5.

26. Дилленц В. Принципы передачи имущественных прав и/или предоставления лицензий // Авторское и смежное право в Европейском Союзе и Российской Федерации. Сборник докладов и дискуссий по материалам международных семинаров по вопросам охраны интеллектуальной собственности в сфере культуры и искусства (Май --ноябрь 1996 года).-М., 1997. Выпуск № 1.

27. Дозорцев В.А. Интеллектуальнные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. Исследовательский центр частного права. - М.: Статут, 2005.

28. Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Юридический мир. 2000. № 3.

29. Дозорцев В.А. Творческий результат: система правообладателей // Вестник ВАС РФ. 2002. № 11.

30. Евдокимова Е. Договоры о передаче права на охраняемые объекты промышленной собственности и их использование // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. № 5.

31. Кабулова М.В. Лицензионные договоры на программы ЭВМ // Налоговый учет для бухгалтера. 2008. № 8.

32. Калинина Д. Правовая природа разрешения на регистрацию объекта авторского права в качестве товарного знака // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2004. № 1.

33. Каминский В.В. Передача авторских прав по договору: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - М., 2006.

34. Кияшко В. Реальные (консенсуальные) договоры в гражданском обороте // Право и экономика. 2003. № 5.

35. Кувыркова А.Ю. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта интеллектуальных смежных прав // Гражданин и право. 2009. № 5.

36. Липцик Д. Авторское право и смежные права. - М.: Ладомир, Издательство ЮНЕСКО, 2002.

37. Максимов А. Использование произведений, перешедших в общественное достояние: Изменение правовой регламентации в новом законодательств // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2007. N11.

38. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 ч. По исправленному и дополненном 8-му изд., М.: Статут, 2003.

39. Моргунова Е. Договоры в отношении фотографий как объектов авторских прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 9.

40. Моргунова Е.А. Авторское право: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, Норма, 2008.

41. Моргунова Е.А., Рузакова О.А. Основы авторского права. - М.: Роспатент, 2004.

42. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность - М.: Юристъ, 2000.

43. Наумова Е. Договорное регулирование оборота прав на интеллектуальную собственность// Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 6.

44. Наумова Е. Лицензионный договор как средство регулирования отношений по использованию произведений науки, литературы и искусства // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2009. № 3.

45. Наумова Е. Ответственность автора по лицензионному договору // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2010. № 3.

46. Николаева Е. Договор - основа публикации // ЭЖ-юрист. 2009. № 50.

47. Николаева Е.Ю. Судебные споры о нарушении существенных условий лицензионного договора (инфракции) // СПС КонсультантПлюс.

48. Резепов Е. Особенности договоров в авторском праве с участием юридических лиц // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 9.