Ліцензування

Ліцензування

Існують багато різних шляхів комерціалізації інтелектуальної власності, але, напевно, найприйнятніший (та найбільш комплексний) - це ліцензування. При передачі винаходу компанії на підставі ліцензії життєво важливо переконатися, що власник оригінального (первісного) винаходу матиме довготривалу користь. Це потребує не тільки гарантії, що ліцензійна угода добре структурована й охоплює всі важливі питання, але також і оцінки одержувача ліцензії (ліцензіата). Зрештою, ліцензіар передає ліцензіатові не тільки право, а й відповідальність за здійснення цього права, зокрема й стосовно ліцензіара. Дуже важливо, щоб ліцензії передавали компаніям, які мають бажання, спроможність і ресурси для розвитку технології та її впровадження на ринок. Без будь-якого з цих пунктів важко реалізувати потенціал технології та отримати будь-яку винагороду.

Тому завжди необхідно зробити деякі дослідження про потенційних ліцензіатів. Більшість цієї інформації можна отримати з друкованих матеріалів (наприклад, щорічних звітів) чи з опитування представників компанії. Слід також зробити деякі висновки щодо спроможності компанії до процвітання. Більшість цієї базової інформації може також бути корисною при встановленні розміру ліцензійних платежів, первісних внесків чи інших пунктів угоди.

Слід також переконатися, що компанія не хоче придбати патент чи іншу IB лише для того, щоб «поставити її на полицю», і таким чином захистити свою власну позицію.

Найважливішим є фінансовий стан компанії. Вона повинна мати кошти для отримання ліцензії, розвитку технології та її впровадження на ринок. Для оцінки фінансового стану компанії ми можемо розглянути низку таких показників, як-от:

товарообіг;

прибутковість;

тенденції розвитку протягом попередніх років;

сплачені дивіденди.

Ми можемо оцінити місце компанії в загальному комерційному, технологічному та ринковому просторах, що допоможе визначити можливості компанії щодо ефективної комерціалізації технології. Для цього слід поставити такі питання:

Чи має вже компанія продукти і/чи права інтелектуальної власності в цій сфері? Якщо так, яка їх ринкова частка?

Чи відповідає нова технологія наявним технологіям компанії, чи є цілком протилежною?

Чи знаходиться нова технологія в іншій технологічній сфері згідно з іншими продуктами компанії, але в тому ж самому сегменті бізнесу?

Чи знаходиться нова технологія в тій самій технологічній області, що й інші продукти компанії, та тому ж самому сегменті бізнесу? Якщо так, які переваги принесе технологія компанії?

Чи знаходиться нова технологія в тій самій технологічній області, що й інші продукти компанії, але в іншому сегменті бізнесу? Якщо так, як компанія планує увійти в цей сегмент? Які в неї плани щодо ринкової долі та зростання в цьому секторі?

Важливим є також розуміння компанією безпосередньо самої технології та своїх технічних можливостей щодо її розвитку й підтримки. Наступні питання сприятимуть кращому розумінню ситуації:

Чи має компанія необхідні технічні навички для розвитку технології?

Чи буде необхідним отримання технічної підтримки для компанії? Якщо так, хто її потребуватиме (винахідник, інша компанія тощо) і яка сама підтримка?

Який подальший розвиток буде потрібний для підготування продукту до ринку? Як це здійснюватиметься?

Які модифікації наявного продукту знадобляться? Скільки вони коштуватимуть?

При обговорені ліцензійних умов постають комплексні питання. Наступний список може бути корисним при визначенні питань, які слід враховувати, укладаючи відповідну ліцензійну угоду:

Тип ліцензії. Ліцензія може бути виключна, не-виключна чи одинична. Вона також може бути обмежена географічно-територіально, за ринковим сегментом. При виключній ліцензії, продукт може використовувати тільки ліцензіат. За невик-лючної ліцензії ліцензіар зберігає право передачі прав користування. При одиничній ліцензії (достатньо рідкісній через неправильне розуміння) ліцензіар зберігає право користуватися правом нарівні з ліцензіатом, але не може передавати права іншим ліцензіатам. Отже, при одиничній ліцензії тільки ліцензіат та ліцензіар можуть користуватися правами.

Термін дії ліцензії. В більшості країн патенти діють протягом 20 років. У випадку фармацевтики він може бути подовжений. Інші права на об'єкти права інтелектуальної власності мають різні терміни дії. Тому термін дії ліцензії може коливатися від кількох років до повного вичерпання права інтелектуальної власності, що визначений законом.

Зазвичай слід припускати ймовірність «перерви» чи «зупинки», які дозволяють сторонам подовжити чи скасувати ліцензію, при непогоджені в певних обставинах, таких як представлення, платежі чи розвиток.

Територія. Вона може поширюватися на всю сферу існування права інтелектуальної власності. Згадані права згідно з патентом поширюються на виробництво та продаж. Отже, можна надати права на виробництво тільки в Японії, а право продавати - в усьому світі.

Сфера використання. Можна відповідно до обмежених (невик-лючних угод) надати права тільки для окремого ринкового чи технологічного сегмента, наприклад, «тільки для використання на ринку охорони здоров'я», чи «тільки для заявників телекомунікаційної сфери». Згідно з такими угодами розвиток технології для одного сегмента може бути доступним для іншого без змагання за право першого розробника. Це також дозволяє власникові отримати максимальний прибуток від технології, надаючи ліцензії багатьом людям, які мають справу з тією ж самою технологією в різних сегментах (можливо, навіть розв'язують ті ж самі проблеми).

Платежі. Вони зазвичай розподіляються на первісні внески та виплати за ліцензією (ліцензійні платежі). Кожен з них має кілька різновидів. Не існує встановлених правил щодо суми, вона завжди залежить від переговорів.

Первісні внески можуть бути одноразовою сплатою, яка покриває всі права інтелектуальної власності, чи окремими первісними внесками за кожне право (патент, авторське право, проект тощо). Первісні платежі можуть бути сплачені одноразово чи поступово. Поступово їх можна платити:

при підписанні угоди;

« при впровадженні технології;

після першого продажу;

на інших етапах (наприклад, перший експериментальний зразок тощо).

Встановлені та відстрочені платежі дозволяють ліцензіарові краще контролювати просування та використання IB. При невідповідному використанні IB ліцензіатом дія ліцензії може бути припинена.

Сплата ліцензійних платежів може стати обов'язковою на кожній стадії виробничого циклу. Наприклад, при виведенні продукту з поточного виробництва, при переміщенні його до складу, при переданні його дистриб'юторові чи при продажу його кінцевому користувачеві.

Бажано встановлювати ліцензійний платіж у відсотку від кінцевої ціни (зазвичай найвищої), але встановлювати його якомога раніше (зазвичай при переміщенні продукту на склад). Незалежно від умов ліцензійного платежу його мають легко контролювати і ліцензіар, і ліцензіат.

Також зазвичай існують мінімальні щорічні сплати за ліцензіями, особливо за виключними ліцензіями для підтвердження виключності. Цей мінімум може зростати згідно з очікуваним зростанням обігу. Це дуже важливо для переконання, що ліцензіат використовує винахід з максимальною вигодою для ліце-нзіара.

Також заведено встановлювати «пільгові мінімуми» - мінімальна кількість грошей, що її треба сплачуватися щорічно, аби запобігти припиненню дії ліцензії.

У разі затримки надходження прибутку від винаходу може надаватися «відпускний період» до початку сплати ліцензійних платежів. Наприклад, перший ліцензійний платіж може призначатися тільки через 2 роки після підписання угоди.

Контроль. Ліцензіар має переконатися, що він матиме право контролювати ліцензіата щодо правильності ліцензійних платежів.

Критерії виконання. У разі, якщо вартість має бути повернена ліцензіарові (винахідникові), важливо, щоб ліцензіат належно здійснював виконання. Критерії виконання мають бути передбачені в угоді. Вони можуть містити певні умови згідно з пропозиціями ліцензіатові про плани входження в ринок (які ліцензіат може розглянути до отримання ліцензії, щоб переконатися, що вона варта одержання), чи це може просто бути угода про забезпечення регулярних звітів про досягнуті результати.

Зобов'язання ліцензіара. Будь-яка угода містить також зобов'язання сторін. Для ліцензіара, за угодою, деякі типові зобов'язання містять:

«підтримку прав. Це також передбачає захист прав, на які отримано ліцензію. Зазвичай вона представлена «на розсуд» ліцензіара;

¦ впровадження технології. Слід визначити та внести до угоди додаткові умови. Наприклад, програми тренінгів і консультаційне обслуговування (кількість днів, місце розташування, кошти тощо);

9. Зобов'язання ліцензіата. З іншого боку, зобов'язання ліцензіата можуть охоплювати:

використання винаходу найкращим чином в інтересах обох сторін;

одержання відповідної гарантії відповідальності (оскільки ліцензіар має погашати зобов'язання);

представлення зразків ліцензіарові задля контролю якості;

дозвіл огляду виробничих засобів (задля контролю якості);

одержання будь-якого необхідного схвалення від органів виконавчої влади;

звітування про нові вдосконалення та модифікації;

маркування продукції згідно з вимогами ліцензіара. Наприклад, за номером патенту та посиланням, що продукт вироблено за ліцензією від ліцензіара чи за торговельною маркою.

10. Субліцензування. Субліцензійні права мають бути недвозначно надані або недвозначно заборонені. При наданні субліцензії ліцензіар має переконатися, що вона охоплює всі зобов'язання ліцензіата. В іншому разі ліцензіар не зможе здійснювати контроль.

11. Порушення. При отриманні ліцензії ліцензіат сплачує ліцензіарові за отримані від нього права. Тому ліцензіар має гарантувати, що не повинно бути ніякого порушення цих прав, яке може зашкодити інтересам ліцензіата. Однак для ліцензіара витрати із захисту прав можуть перевищувати будь-який прибуток, що робить ліцензійний договір комерційно нежиттєздатним. Отже, ліцензіар не хоче бути обтяженим «зобов'язаннями» захищати права від порушень. Важливо, щоб рішення вживати заходів щодо захисту прав лишалося за ліцензіаром. Запропоновану процедуру можна застосовувати до такого:

якщо ліцензіар чи ліцензіат дізнається про порушення, він негайно повідомить іншу сторону;

у межах відведеного терміну (напр., ЗО днів) ліцензіар вирішує, чи починати він слухання проти порушника. Якщо так, він понесе певні виграти й матиме право на будь-яку компенсацію збитків;

якщо ліцензіар вирішує не вживати заходів, він повідомляє про це ліцензіата, і вони обговорюють, яких спільних заходів вони мають ужити (якщо таке трапиться) та як будуть розподілені витрати й компенсація;

якщо ліцензіар вирішує не приймати спільних дій, ліцензіат може почати самостійно діяти проти порушника. В такому разі тільки ліцензіат несе витрати та отримує компенсацію;

якщо ліцензіат вирішує не порушувати кримінальну справу проти порушника, він матиме право на вільний ліцензійний платіж за невиключною ліцензією на залишок терміну.

Управління після угоди

Звичайно, відносини не закінчуються після підписання угоди, якщо тільки не йдеться про продаж повного пакета прав інтелектуальної власності за договором уступки прав.

Коли ви надаєте ліцензію на права інтелектуальної власності, то надаєте право користування цими правами інтелектуальної власності ліцензіатові і водночас маєте намір захистити їх від порушників. Ліцензіар дістає обмежену монопольну позицію. Він має продовжити (протягом всього терміну дії патенту чи ліцензії) захищати інтереси винахідника та ліцензіата. Це може тривати до 20 років для патенту та значно довше - для авторського права чи торговельної марки.

Ліцензії слід регулярно контролювати (для запевнення в тому, що вони максимізують користь від винаходу). Якщо ліцензіат не використовує вашого винаходу, ви не одержите жодної винагороди.

Перевірки контрактів і ліцензійних платежів мають становити частину угоди про впровадження технології. Це необхідно не тому, що ліцензіати навмисно передають невірні звіти про продаж, а тому, що часто після, можливо, 10 чи 15 років, за умов зміни людей чи продукту, детальні умови ліцензійних платежів можуть переглянути.

Отже, ліцензія - це не одноразова операція, а довгострокове зобов'язання.

Одним з елементів управління на цьому етапі є побудова тривалих відносин із промисловістю. Раніше вже згадувалося про деякі проактивні та реактивні техніки виявлення комерційних партнерів. Проблема є в тому, що пропозиція про впровадження технології також передбачає довготривалі відносини з промисловістю. Потреби компаній, особливо маленьких, часто формуються на короткостроковому тактичному попиті останнього споживача, а не з огляду на довгостроковий стратегічний план. Тому вони зазвичай не розуміють, що саме можуть їм запропонувати новітні технології. Та доки компанії не знають, що є можливим, вони не знатимуть, що вони можуть зробити.

Проблема оцінки майбутніх ринків для нових технологій полягає в тому, щоб визначити попит на продукт, якого ще нема, від споживачів, які про нього ще не знають.

Потреба в обопільній взаємодії між винахідниками нових технологій і їх користувачами може бути корисною для обох сторін. Люди з різних технічних галузей та з різних ринкових сегментів також можуть об'єднати зусилля для стимулювання нових ідей і напрямів. Пропозиції зі впровадження технологій можуть відігравати важливу роль каталізатора, який дасть зерно для майбутньої співпраці. Налагодження ефективної роботи З іншою організацією часто вимагає часу (для побудови відносин, розуміння того, як працює організація). Часто краще створити ці відносини та розуміння, співпрацюючи над «некритичними» проектами.

Таким чином пропозиції із впровадження технологій сприяють об'єднанню людей, наприклад, «мережеві» події, як-от низка семінарів/обідів. Вони допомагають «розкрити очі» на промисловість, яка може бути корисною для тої чи іншої компанії та сприятиме більшому розумінню дослідниками потреб і проблем компаній. Це також можуть бути демонстраційні програми з просування технологічних можливостей.

Ключові чинники успіху впровадження технологій

Раніше було розглянуто в деяких деталях системи та процедури управління комерціалізацією IB на базі дослідницьких закладів. Тепер спробуймо підсумувати дослідницькі спостереження щодо наявних впроваджених технологій, деякі ключові чинники успіху, необхідні для створення умов щодо успішного впровадження технології, чи принаймні мінімізувати ризики та максимізувати можливості.

Ефективні та придатні системи й методології. Традиційні структури університету та дослідницького центру створювали не задля впровадження технології, а тільки для її дослідження й вивчення. В результаті часто виникають організаційні обмеження, які зменшують (обмежують) їх здатність комерціалізувати результати їхнього дослідження.

Трансформація застарілої структури в сучаснішу часто є дуже напруженим процесом, який забирає багато часу. Тому зазвичай набагато скоріше та легше заснувати нові структури або приєднатися до наявних. Переважна більшість успішних практичних прикладів у сфері університетсько-промислового співробітництва фактично сприяє такому альтернативному маршрутові: надання більшої організаційної незалежності окремим структурам чи маленьким підструктурам у межах університету, або розміщення деяких підрозділів університетської структури поза системою університету.

Ресурси, люди та кошти - це інвестиції, а не витрати. Один з найважливіших ключових елементів у дослідницько-промисловому співробітництві - чи дійсно є люди, достатньо кваліфіковані для ефективного впровадження технології. Функції та ролі виконавців такого впровадження технології багатогранні й потребують людей з відповідними навичками та досвідом. Типове впровадження технології потребує технічних і комерційних навичок, а також доступу до спеціалістів у сфері інтелектуальної власності, юристів та інших фахівців. Цих людей не завжди легко знайти та залучити. Тому важливим чинником постає підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів ОПТ.

Фінансові ресурси також мають бути доступними для створення обґрунтованого пакету документів на винаходи та міжнародної реєстрації їх. їх треба розглядати як інвестиції, а не як витрати.

Побудований на використанні досліджень бізнес - ризикований. Тут більше поразок, ніж успіхів. Це природно, тим не менше, кілька успішних проектів цілковито перекривають витрати багатьох невдалих проектів. Саме тому у великих університетів, що мають багато об'єктів права інтелектуальної власності, які вони можуть реалізувати, великі шанси на успіх. Менші організації не мають надії на успіх, якщо тільки їм не пощастить.

Більшість інститутів працює з дуже широким діапазоном технологій і мають обмежені фінансові ресурси. В результаті кожен розробник технологій не в змозі конкурувати з великою кількістю наявних технологій і самостійно вийти на ринки, а міцних пакетів прав інтелектуальної власності він ще не створив. Навіть великі організації не можуть ані бути експертами в кожній технології, ані знати кожен ринковий сектор.

Так само жоден інститут не має повної монополії над винаходом. Здатність поєднати разом кілька складників прав інтелектуальної власності з різних джерел та створити міцний пакет IB для успіху дуже важлива.

Нині ми спостерігаємо, як багато науково-дослідних інститутів, які об'єднуються та співпрацюють для побудови критичної кількості прав IB та ресурсів, за яких можна розв'язати ці проблеми.

Дуже важливо чітко визначити можливості, які надасть діяльність розробників технологічних винаходів, та дозволити їм зосередитися на цій діяльності. Наприклад, інновації ISIS - це Університет Оксфордського офісу впровадження технологій. Вони зосереджуються на комерціалізації результатів дослідження, лишаючи керування іншої діяльності іншим групам у межах Університету.

Впровадження технологічних винаходів ґрунтується на розпізнаванні винахідником/дослідником ймовірної вигоди від створеного технологічного винаходу. Має існувати добре відомий та легко доступний «вхідний шлях». Винахідники мають підвищувати обізнаність університетського середовища щодо створеного активу. Дослідники мають вчитися розуміти, що таке інтелектуальна власність, як її розпізнати та що робити далі. Винахідники також мають підвищувати інформованість щодо власного існування, їх відповідного досвіду та змоги надати консультації та підтримку стосовно питань захисту та використання прав інтелектуальної власності, а також про те, що вони «відкриті для роботи».

Легко доступні «вхідні шляхи» мають бути забезпечені також для промислових компаній. Промислові компанії повинні мати змогу швидко й легко знайти різні види обслуговування. Тому науково-дослідні інститути мають представити свої пропозиції в зрозумілій для промислових компаній формі. Крім того, за потреби компанії мають отримати від університету всі необхідні експертизи.

Існування добре розробленої пропозиції впровадження технології самого по собі не достатньо для того, щоб привернути увагу промислових компаній та привести її до успіху. Пропозиція має стати відомою й бути оціненою відповідними промисловими компаніями. Для загального стимулювання впровадження технології успішні інститути втручаються в різні сфери маркетингової діяльності. Немає єдиного кращого напряму маркетингової діяльності, потрібне поєднання цих напрямків. Вони включають дні відкритих Дверей та інформаційні події, на яких компанії можуть отримати перше враження про всі можливості інституту; спеціалізовані семінари та симпозіуми, на яких компанії можуть дізнатися про деталі окремої технології та її можливого застосування; пропозиції технічного обслуговування, як-от випробування, вимір, створення експериментальних моделей, узгодження та організація спеціальних тре-нінгів, які дозволяють зацікавленим компаніям поновити їхні технологічні знання.

Отже, шлях від ідеї до виробництва, від патенту до продукту, від дослідження до винагороди - дуже довгий і потребує великого досвіду й багатьох різних навичок: технічних, комерційних, фінансових, у сфері інтелектуальної власності, маркетингових та ринкових.

Але загалом впровадження технології - це людська справа, вона потребує взаємодії для стимулювання нових ідей і розробок, довготривалої співпраці для розкриття потенціалу та цінності результатів дослідження. Це відбувається не раптово. Коротко кажучи, «впровадження технології - це марафон, а не спринтерський забіг!»