Анализ видов ответственности за незаконное использование товарного знака

Размещено на http://allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Сущность товарного знака и особенности правового регулирования его использования в Российской Федерации

1.1 Понятие и классификация товарного знака

1.2 Порядок использования товарного знака в РФ

2. Виды ответственности за незаконное использование товарных знаков

2.1 Гражданско-правовая ответственность

2.2 Административная ответственность

2.3 Уголовная ответственность

3. Особенности применения судами законодательства при рассмотрении споров, связанных с незаконным использованием товарных знаков

Заключение

Библиографический список

Введение

Переход России к рыночной экономике потребовал реформирования законодательства, регулирующего конкурентные отношения. В качестве одного из важнейших инструментов обеспечения здоровой конкуренции выступают средства индивидуализации, в том числе и товарный знак. Кроме того, необходимость защиты средств индивидуализации обусловлена процессом вхождения российской экономики в мировой рынок. Незащищенность иностранных товарных знаков на российском рынке значительно снижает его привлекательность для иностранных инвестиций, направленных на развитие производства. Вместе с тем недостаточный уровень борьбы с посягательствами на исключительные права владельцев товарных знаков позволяет импортировать в Россию огромное количество низкокачественных товаров, незаконно маркированных чужими знаками.

Товарный знак как средство индивидуализации стимулирует потребителя покупать товары определенных производителей. Будучи связующим звеном между изготовителем и покупателем, он способствует оборотоспособности товаров, обеспечивая функцию рекламы. Поэтому исключительное право на товарный знак является весьма уязвимым и часто нарушаемым. Действия по защите нарушенных прав предпринимает сам правообладатель или обладатель лицензии на товарный знак. Его незаконное использование влечет гражданскую, административную или уголовную ответственность.

Преступления и правонарушения, связанные с незаконным использованием товарного знака, создают реальную угрозу экономической безопасности общества, жизни и здоровью граждан.

Целью данной работы является изучение видов ответственности за незаконное использование товарного знака.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть понятие товарного знака, его классификацию, порядок его использования в Российской Федерации;

- рассмотреть виды ответственности за незаконное использование товарных знаков, предусмотренные в действующем законодательстве РФ;

- рассмотреть практику применения судами законодательства при рассмотрении дел связанных с незаконным использованием товарных знаков.

1. Сущность товарного знака и особенности правового регулирования его использования в Российской Федерации

1.1 Понятие и классификация товарного знака

Товарный знак - обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), «служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей» (ст. 1477 ГК РФ).

Во всем мире товарный знак исторически называется «trade mark», что переводится как товарная марка. Хотя этот термин активно используется на бытовом уровне, российской правовой системе известны только понятия «товарный знак» и «знак обслуживания». Именно они подлежат правовой охране.

Маркетинговое понятие бренд иногда на бытовом уровне используется в качестве синонима понятия «товарный знак» или «знак обслуживания», что является неверным, хотя товарный знак или знак обслуживания часто и являются основополагающей составляющей понятия бренда.

Различие в названиях приводит к некоторой путанице среди российских бизнесменов, особенно у производителей, занимающихся импортом или экспортом товаров. К этой особенности добавляется существование на рынке таких понятий как бренд, логотип и торговая марка. Нередко используются и словосочетания фирменный товарный знак или коммерческое обозначение. Однако все они синонимы товарного знака.

При этом до получения свидетельства о регистрации чаще используется термин «обозначение товарного знака». А уже после регистрации будет правильно говорить товарные знаки и знаки обслуживания.

Законом признается исключительное право на товарный знак, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Правообладатель товарного знака имеет право его использовать, им распоряжаться и запрещать его использование другими лицами (под «использованием» здесь подразумевается лишь использование в гражданском обороте и лишь в отношении соответствующих товаров и услуг, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован).

Владелец товарного знака - это юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или объединение лиц (в последнем случае владельцы получают на выходе коллективный товарный знак).

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст.1478 ГК РФ). На территории РФ действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором РФ (ст.1479 ГК РФ).

Исключительные права на товарный знак появляются у заявителя только после его регистрации. Это, в частности, означает, что отныне никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых он был зарегистрирован (п.3 ст.1484 ГК РФ). Действия по защите нарушенных прав предпринимает сам правообладатель или обладатель лицензии на товарный знак. Его незаконное использование влечет гражданскую, административную или уголовную ответственность.

Различают следующие основные виды товарных знаков (типы товарных знаков)⁾ Товарный знак. Свободная энциклопедия «Википедия» // ru.wikipedia.org.⁾:

1. Словесный товарный знак (обозначение, состоящее из слова или словосочетания).

Словесные знаки составляют 80% от всех существующих товарных знаков. Такими знаками могут быть: личные имена «Аленка», «Тинькофф»; придуманные новообразования - ксерокс, kodak; аббревиатуры - МУЗТВ, РТР, ТНТ; числа - первый канал. Встречаются, особенно в последнее время, новые виды товарного знака, фигурирующие на рынке. Это товарный знак в виде голограммы. Например, на кредитной карточке можно увидеть маленькое изображение, которое меняется в зависимости от угла, под которым вы на него смотрите;

2. Изобразительный или графический товарный знак (включает только графические (изобразительные) элементы). Составляют до 5% от общего числа товарных знаков. Чаще всего используется в индивидуальной профессиональной деятельности. Представляет собой абстрактные (знак индекс) или конкретные (иконические знаки) изображения;

3. Комбинированный товарный знак. В его состав входят в различных комбинациях словесные и изобразительные составляющие. Именно комбинированные знаки в теории дизайна называют логотипом (отпечаток графики).

Товарные знаки бывают также объемными или трехмерными (представляет собой объемное изображение, которое может содержать слова), звуковыми (например, Рекламный перезвон - строго зафиксированная последовательность нот может служить товарным знаком). В некоторых странах существуют обонятельные знаки, когда определенный запах может быть защищен в качестве товарного знака.

Существуют «российские товарные знаки», т.е. зарегистрированные на территории России, действуют только в России, и международные товарные знаки. Международная процедура регистрации по Мадридской системе такова, что для регистрации международного товарного знака необходимо сначала зарегистрировать товарный знак в РФ или подать российскую заявку.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (п.2 ст.1482 ГК РФ). Однако, далеко не любые тексты и изображения могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака. Здесь есть целый ряд ограничений (ст.1483 ГК РФ). Одно из ограничений таково: не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для указания товаров определенного вида, такими товарами являются, например, термос, макинтош, ксерокс. Есть ограничения в отношении прямого указания на вид, качество и свойство товара. Например, нельзя зарегистрировать товарный знак «компьютер» для вычислительной техники. Но при этом можно зарегистрировать такой товарный знак для других классов, например, для одежды, при условии, однако, что он не будет являться ложным для подобных товаров, то есть вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя.

Каждый товарный знак регистрируется в отношении определенных товаров и услуг, распределенных по классам (чем больше классов, тем дороже регистрация). Всего таких классов на сегодняшний день 45 (34 - товаров и 11 - услуг), они установлены Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков.

Регистрация товарных знаков в РФ осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст.1480 ГК РФ), а именно Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС). Государственный реестр товарных знаков (перечень товарных знаков) на сайте ФИПС содержит образцы товарных знаков. База данных зарегистрированных товарных знаков или информация о зарегистрированных товарных знаках и знаках обслуживания является общедоступной.

После государственной регистрации в Государственном реестре на товарный знак выдается свидетельство. Такое свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на него в отношении товаров, указанных в свидетельстве (ст.1481 ГК РФ).

Получение свидетельства о регистрации - процесс долгий. Чтобы исключить вероятность получения через год или полтора года решения об отказе в регистрации товарного знака по причине наличия похожего обозначения у другой компании, прежде чем начать регистрацию необходимо проверить товарный знак, в чем поможет база данных товарных знаков.

Существует два вида предварительной экспертизы: экспресс-поиск и глубокий (полный) поиск. Во время экспресс-поиска в течение двух рабочих дней просматривается база товарных знаков (государственный реестр товарных знаков), зарегистрированных в РФ, и международных товарных знаков, действующих на территории РФ. При проведении глубокого поиска, помимо базы зарегистрированных товарных знаков, поиск товарных знаков осуществляется также по базе заявок на регистрацию.

Таким образом, товарный знак - надежная защита от недобросовестных конкурентов. Только исключительное право на товарный знак позволит запретить конкурентам использовать знак или обозначение, похожее на него, а также требовать возмещения ущерба.

1.2 Порядок использования товарного знака в РФ

После регистрации товарный знак нуждается в «обслуживании». Срок действия исключительного права на товарный знак 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию (ст.1491 ГК РФ), поэтому по истечении этого срока необходимо осуществлять продление товарного знака. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз. Запись о продлении срока действия вносится в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак.

В случае, если знак начинает использоваться не в том виде, в каком зарегистрирован - необходимо внесение изменений в товарный знак (ст.1505 ГК РФ). При изменении реквизитов владельца товарного знака, правообладатели товарных знаков обязаны сообщать об этих изменениях в ФИПС. Это необходимо чтобы через определенный срок не узнать, что товарный знак не действует, или его нельзя использовать, или, что наступило прекращение правовой охраны товарного знака. Правовая охрана товарного знака так же может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации (п.1 ст.1486 ГК РФ).

Согласно ст.1485 ГК РФ, правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории РФ. Нанесение такого обозначения является правом, а не обязанностью владельца знака, что подкрепляется статьей 5D Парижской Конвенции⁾ Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Боденхаузен Г. Комментарий. Перевод с фр. Тумановой Н.Л., под редакцией проф. Богуславского М.М. М.: Изд. «Прогресс», 1977 - с. 95- 96.⁾.

Распространена также маркировка «ТМ» (сокращение от trademark), «SM» (сокращение от service mark). Такая маркировка согласно законодательству РФ не имеет правовой защиты, а выполняет лишь информативную функцию.

Согласно гражданскому законодательству использование товарного знака другими лицами с согласия правообладателя не является нарушением исключительного права на товарный знак.

Распорядиться исключительным правом на товарный знак можно следующим образом.

Во-первых, товарный знак, как и любую собственность, можно продавать (уступка прав на товарный знак). Продажа товарного знака (уступка торговой марки, уступка товарного знака) осуществляется по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договор купли-продажи товарного знака). В этом случае заключается договор отчуждения товарного знака (договор уступки товарного знака).

Во-вторых, можно оформить использование товарного знака на определенных условиях - для этих целей существует договор на использование товарного знака (лицензионный договор на товарный знак или договор коммерческой концессии). Можно передавать в залог исключительное право на товарный знак (договор залога).

И, наконец, может осуществиться передача прав на товарный знак по наследству (переход исключительного права на товарный знак).

Правовая охрана товарного знака в РФ начинается с его государственной регистрации в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ или в силу международных договоров РФ.

Только зарегистрированное в качестве товарного знака или знака обслуживания обозначение может выполнять свою главную функцию - отличительную и, что особенно важно - под охраной государства. Поэтому для крупного бизнеса и при импортно-экспортном характере деятельности дилемма не возникает. Незарегистрированное обозначение товарным знаком не является, но, казалось бы, может быть использовано в рекламе и фирменной символике на страх и риск владельца. Однако, поскольку сама принадлежность кому-то в этом случае нигде не зарегистрирована и никем не охраняется, то вероятность возникновения коллизий на этой почве весьма велика.

товарный знак правовой законодательство

2. Виды ответственности за незаконное использование товарных знаков

Развитие рынка стимулирует российских предпринимателей активнее овладевать средствами защиты товарного знака, осуществляемой в случае нарушения их прав. Под нарушением исключительного права понимается несанкционированное использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком для маркировки товаров и (или) услуг того же рода в период и на территории действия регистрации товарного знака. Достаточно совершения любого из перечисленных в п.2 ст.4 Закона о товарных знаках⁾ Федеральный закон РФ № 3520-1 от 23.09.1992г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» (с изм и доп. от 24.12.2002г.) // Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс.⁾ действий, чтобы возникла необходимость в защите прав на товарные знаки. Исключение составляют случаи введения товарного знака в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия. Для возникновения ответственности за незаконное использование товарного знака достаточно самого факта нарушения. Но если имел место ущерб (убытки), то правообладатель может требовать возмещения в полном объеме (включая упущенную выгоду).

Правообладатель имеет право попытаться разрешить спор в досудебном порядке, например предложить потенциальному нарушителю добровольно прекратить незаконное использование товарного знака. Ведь данное лицо может и не знать, что применяемое им обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака другой организации. Если же этот шаг не дает положительного результата, то правообладатель вправе обратиться в суд, а также в таможенные или антимонопольные органы. Защита прав на товарный знак может осуществляться нормами административного, гражданского и уголовного права.

2.1 Гражданско-правовая ответственность

Основной статьей в сфере гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак является статья 1515 ГК РФ, в соответствии с которой товары, этикетки, упаковки товаров (далее товар), на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Контрафактными товары, этикетки, упаковки будут при наличии следующих условий в совокупности:

а) размещение товарного знака или обозначения, сходного до степени смешения на них, т.е. может быть размещен не только товарный знак, но и другое обозначение, если оно ассоциируется с товарным знаком в целом, несмотря на некоторые отличия;

б) размещение такого товарного знака незаконно. Незаконным размещение будет тогда, когда лицо, осуществляющее данное действие, не имеет права на его совершение. Для того чтобы размещение товарного знака не рассматривалось как незаконное, необходимо перед использованием товарного знака заключить с обладателем исключительного права на товарный знак лицензионный договор или договор коммерческой концессии.

Основными способами защиты нарушенных прав являются:

1. Изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Это требование может быть предъявлено изготовителю товаров, этикеток, упаковок товаров, лицу, осуществляющему хранение, перевозку, распространение указанных товаров, этикеток, упаковок. Следует отметить, что ГК РФ, в отличие от Закона о товарных знаках, прямо предусматривает, что изъятие из оборота и уничтожение осуществляется за счет нарушителя исключительного права на товарный знак.

2. Удаление за счет нарушителя с контрафактных товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, в случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах (одежда для малообеспеченных семей, детских домов и т.п.).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак (а именно при выполнении работ или оказании услуг), обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п.3 ст.1515 ГК РФ).

Обычно споры по нарушению прав на товарный знак рассматриваются в арбитражных судах (по соглашению сторон - и в третейских судах).

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Суд рассчитывает компенсацию, руководствуясь п.2 ст.1515 ГК РФ и своим судейским усмотрением;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Общими нормами ГК РФ предусмотрены также иные способы защиты исключительного права на товарный знак.

Так, согласно ст.1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с п.5 ст.1252 ГК РФ - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (как правило, в СМИ, рекламировавших товар с неправомерным использованием товарного знака) - к нарушителю исключительного права. При этом очень важно, чтобы требование о публикации было обоснованным.

Кроме того гражданским законодательством предусмотрено, что при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права, что обеспечивается ст.1515 ГК РФ. В соответствии с п.3 ст.1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию лишь при доказанности факта правонарушения, а правообладатель, обратившийся за защитой нарушенного права, освобождается от доказывания размера причиненных убытков. Необходимо отметить, что компенсация может быть определена тремя способами, при этом выбор способа принадлежит обладателю нарушенного исключительного права на товарный знак. При этом выплату компенсации правообладатель может требовать как за каждый случай неправомерного использования товарного знака, так и за допущенное правонарушение в целом.

Как показывает судебная практика, в настоящее время именно этот вариант (т.е. выплата денежной компенсации) в большинстве случаев используют владельцы товарных знаков. Тем более что для взыскания компенсации следует доказать лишь сам факт незаконного использования знака, а размер причиненных убытков подтверждать не нужно.

Нарушение исключительного права может наступить также:

- изготовления, распространения или иного использования;

- импорта, перевозки;

- хранения материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В таких случаях такие материальные носители считаются контрафактными. Суд принимает решение об изъятии из оборота и уничтожении без какой бы то ни было компенсации. При этом оборудование, прочие устройства и материалы, которые использовались для совершения нарушения исключительных прав подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход РФ. Об уничтожении речь идет в тех случаях, когда товарный знак и сам товар неотделимы. Например, когда в качестве знака зарегистрирована форма изделия или знак отлит при изготовлении его корпуса.

Согласно ГК ФР несанкционированное правообладателем использование товарного знака другим хозяйствующим субъектом, является нарушением законодательства по товарным знакам и основанием для применения мер ответственности. Подобные действия являются также актом недобросовестной конкуренции. Поэтому владельцу товарного знака, права и интересы которого нарушены, предоставляется защита от таких нарушений в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции. Это следует из анализа понятия недобросовестной конкуренции, которое дано в Законе о конкуренции⁾ Федеральный закон РФ №135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции» (с изм. и доп. от 06.12.2011г.) // Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс;⁾ и в Парижской конвенции по охране промышленной собственности⁾ Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883г. (с изм. от 02.10.1979г.) // www.wipo.int.⁾.

Понятие «недобросовестная конкуренция» определяется как любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации (ст.4 Закона о конкуренции).

Если нарушение исключительного права признано недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными ГК РФ, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.

Кроме того, если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может в соответствии с п.2 ст.61 ГК РФ принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда в установленном законом порядке (ст.1253 ГК РФ).

Кроме того, в ГК РФ предусмотрена ответственность к лицу, производящему маркировку по отношению к не зарегистрированному в РФ товарному знаку. Такое лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Гражданским законодательством также введен такой способ защиты как признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (п.6 ст.1252 ГК РФ).

2.2 Административная ответственность

Наибольшее количество судебных дел связано с правомерностью привлечения к административной ответственности на основании ст.14.10 КоАП РФ.

Так, правообладатель может обратиться в орган внутренних дел с заявлением о возбуждении административного производства по факту незаконного использования товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров. За это правонарушителю грозит штраф:

1) в отношении должностного лица - в размере от 10 до 20 тыс. руб.;

2) в отношении юридических лиц - от 30 до 40 тыс. руб.;

3) в отношении граждан - от 1,5 до 2 тыс.руб.

Кроме того, санкция также предусматривает конфискацию предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

На практике одной из ключевых задач реализации института административной ответственности за незаконное использование товарного знака остается правильное установление признаков объективной стороны административных правонарушений, предусмотренных ст.14.10 КоАП РФ.⁾ Административная ответственность за незаконное использование товарного знака. Иванов А.В. // Арбитражная практика, 2008. №1.⁾

Объектом правонарушения в данном случае являются общественные отношения, складывающиеся в сфере интеллектуальной собственности, и охраняемые государством права правообладателя.

В соответствии с письмом ГТК РФ⁾ Письмо ГТК РФ №01-06/22096 от 29.05.2003г. «О направлении Методических рекомендаций» // www.tks.ru.⁾ объективная сторона рассматриваемого правонарушения состоит в использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров в гражданском обороте без разрешения правообладателя.

Субъекты данного правонарушения - граждане и юридические лица, а также должностные лица.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной в форме умысла, что подтверждается материалами судебной практики.

Заявитель, обращающийся в арбитражный суд, доказывает факт ввода в гражданский оборот контрафактных товаров (т.е. наличие признаков объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ст.14.10 КоАП РФ) путем представления суду доказательств того, что:

а) изготовителем спорных товаров, обозначенных товарным знаком, является не сам правообладатель либо лицо, получившее от правообладателя право обозначать свой товар соответствующим товарным знаком (при установлении «классической контрафакции», иными словами, подделок под оригинальную продукцию, обозначенную товарным знаком);

б) либо оригинальная продукция правообладателя товарного знака была ввезена на таможенную территорию РФ без согласия правообладателя (при так называемом сером импорте).

Доказательствами классической контрафакции являются сравнительные исследования образцов спорной продукции с образцами оригинальной продукции, товароведческие экспертизы и т.п. Доказательствами применения схемы «серого импорта» служат соответствующие документы, полученные от правообладателя (представителей правообладателя), собственно спорные товары, содержащие, как правило, обозначения относительно места их обращения (места исчерпания исключительного права на товарный знак).

Административно-правовой способ защиты нарушенных прав на товарный знак дает возможность:

- подачи возражения против регистрации товарного знака в Палату по патентным спорам;

- обращения с заявлением о нарушении правил добросовестной конкуренции в Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП);

- подачи жалобы в вышестоящий орган организации нарушителя (если таковой имеется).

Обращения в антимонопольные органы рассматриваются лишь в случае, если речь идет о недобросовестной конкуренции в связи с использованием товарных знаков. Одной из ее форм является продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, продукции, выполнения работ, услуг⁾ Статья 10 Федерального закона РФ №135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции» (с изм. и доп. 06.12.2011г.) // Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс;⁾. Федеральный антимонопольный орган рассматривает факты нарушения антимонопольного законодательства и принимает по ним решения в пределах своей компетенции⁾ Статья 27 Федерального закона РФ №135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции» (с изм. и доп. 06.12.2011г.) // Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс.⁾. Данные дела возбуждаются только на основании заявления правообладателя с приложением правоустанавливающих документов. Нарушения антимонопольного законодательства рассматриваются соответствующими территориальными управлениями по месту нахождения (месту жительства) лица, совершившего правонарушение, либо по месту его совершения, за исключением случаев, когда дело принимает к рассмотрению МАП РФ. В результате рассмотрения заявления антимонопольный орган выносит решение или предписание, а также налагает штраф и выносит предупреждение.

Таким образом, основным видом административной ответственности является наложение штрафа на виновное лицо. Отсутствие вины является одним из обстоятельств, исключающих административное производство по делу о рассмотрении правонарушения о незаконном использовании товарных знаков.

2.3 Уголовная ответственность

Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака установлена ст.180 УК РФ.

Так на основании ст.180 УК РФ в ОВД можно подать заявление с просьбой возбудить уголовное дело. При этом нужно учитывать, что такие дела относятся к категории дел публичного обвинения, что позволяет сотрудникам правоохранительных органов по своей инициативе при наличии достаточных данных возбудить такое уголовное дело без заявления правообладателя. Естественно, последующее расследование осуществляется в конструктивном взаимодействии с правообладателем, представляющем всю необходимую документацию.

В соответствии с п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ⁾ Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 26.04.2007г. «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Информационно-правовой портал Гарант.⁾ уголовная ответственность по ст.180 УК РФ за незаконное использование чужого товарного знака или других средств индивидуализации, которые были зарегистрированы и на которые было получено в установленном порядке соответствующее свидетельство на имя юридического лица или индивидуального предпринимателя, наступает только в тех случаях, когда это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (закон не дает определения крупного размера, представляя этот вопрос на усмотрение суда). Использованием знака и наименования места происхождения товара считается их помещение на товарах, упаковке, их применение в рекламе, на вывесках, в печатных изданиях, официальных бланках и т. д.

Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет (ч.2 ст.180 УК РФ).

Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в РФ товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Если же незаконное использование товарного знака совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то такое деяние наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Диспозиция ст.180 УК РФ бланкетная, и для уяснения состава незаконного использования товарного знака, необходимо обращаться к нормам ГК РФ.

Основной и главной задачей при установлении уголовной ответственности является наличие состава преступления.

Предметом преступлений, ответственность за совершение которых установлена частями 1 и 3 статьи 180 УК РФ, является чужой товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения, использованные для однородных товаров.

Объект преступления - отношения, регулирующие добросовестную конкуренцию и право на использование товарного знака.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.180 УК РФ, выражена деянием - неоднократным или причинившим крупный ущерб незаконным использованием третьими лицами товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров, а также неоднократным или с аналогичными последствиями незаконным использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в РФ товарного знака.

Субъектом преступления по данной статье может являться любое вменяемое лицо, достигшее на момент совершения преступления 16-летнего возраста.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Цель и мотив не являются обязательными признаками рассматриваемого состава преступления и могут быть различными: получение посредством участия в экономической деятельности незаконного дохода (корысть), стремление преуспеть в конкурентной борьбе либо испортить деловую репутацию конкурента и т.п. Наличие всех признаков состава преступления является необходимым и достаточным основанием для привлечения лица, совершившего общественно опасное деяние, к уголовной ответственности.

Таким образом, видами уголовной ответственности являются применяемые к виновному лицу наказания: штраф, обязательные или исправительные работы, а также лишение свободы.

3. Особенности применения судами законодательства при рассмотрении споров, связанных с незаконным использованием товарных знаков

В настоящее время уже сложилась судебная практика по вопросам наличия тождества или опасного (до степени смешения) сходства.

Так Палата по патентным спорам отказывает в удовлетворении требований о неправомерности предоставления правовой охраны другому товарному знаку (это ведомство обычно учитывает только результаты проведенной экспертизы). Суды же, напротив, учитывают другие критерии и проявляют мало интереса к результатам экспертиз или досудебных заключений, устанавливающих тождество (сходство) знаков. При изучении этих доказательств у судей практически всегда возникает к ним предвзятое отношение. К тому же нередко стороны представляют суду противоположные по своему содержанию результаты экспертных заключений. Этим существенно занижается их доказательственная сила.

Как указал Президиум ВАС РФ в информационном письме⁾ Информационное письмо Президиума ВАС РФ №122 от 13.12.2007г. «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // www.arbitr.ru.⁾, вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу п.1 ст.82 АПК РФ назначается, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя. Для этого специальных знаний не нужно. Поэтому не стоит ходатайствовать о назначении экспертизы.

В статье 1512 ГК РФ перечислены шесть различных оснований для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны. Так, например, при защите нарушенных прав можно сослаться на то, что правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица. Либо оспаривание может произойти по причине того, что связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя будут признаны злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. Следует заметить, что само по себе понятие «злоупотребление правом» открывает более широкие возможности, чем категория «недобросовестная конкуренция».

Законом установлен прямой запрет на регистрацию обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других правообладателей. И вот именно с доказыванием такого тождества (сходства) связано значительное количество споров. Как правило, обозначение считается сходным до степени смешения с другим, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. Сравнение проводится по трем основным критериям: звуковому, графическому и семантическому (смысловому).

Суды до сих пор используют в качестве ориентира два июльских решения ВАС РФ за 2006 год. Это, во-первых, постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №2979/06⁾ Постановление Президиума ВАС РФ №2979/06 от 18.07.2006г. «О пересмотре постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2005г. и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.12.2005г. по делу №А40-63533/04-67-642 Арбитражного суда города Москвы» // Информационно-правовой портал Гарант.⁾ по делу «Невское» против «AMRO Невское». Разрешая этот спор, ВАС РФ указал, что «угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но думает, что они оба принадлежат одному и тому же производителю». Такая угроза зависит: от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков и от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В другом постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №3691/06⁾ Постановление Президиума ВАС РФ №3691/06 от 18.07.2006г. «О пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2005г. по делу №А40-10573/04-5-92, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2005г. и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.12.2005г. по тому же делу». Судебная система РФ. Электронная библиотека // http://sudbiblioteka.ru.⁾ по делу «NIVEA» против «LIVIA» дополнительно было указано три важных момента:

1) для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального их смешения. Ее наличие может быть установлено исходя, в частности, из результатов соцопросов, представленных правообладателями;

2) необходимо проводить оценку однородности товаров, поскольку она влияет на установление наличия или отсутствия угрозы смешения товарных знаков;

3) наличие серии знаков (т.е. группы товарных знаков одного владельца, имеющих общие элементы) влияет на усиление различительной способности, как, впрочем, и длительность их использования на товарном рынке.

Таким образом, в делах о незаконном использовании товарных знаков суды не ограничиваются формальной оценкой обозначений по сравнительным критериям. Основное внимание они уделяют вопросам восприятия данных обозначений потребителями. Это более объективный и полноценный подход с точки зрения экономических интересов правообладателей.

При защите своих прав можно апеллировать к обычаям делового оборота и культуре предпринимательства, ссылаясь на то, что введение в оборот контрафактного товара (на котором проставлен чужой товарный знак) является недобросовестной конкуренцией. Тогда можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу с требованиями о пресечении противоправного использования чужого товарного знака.

Так, в одном из дел ОАО «САН Интербрю» выступало против предоставления Роспатентом правовой охраны товарному знаку «ZLATO PRAMEN». Заявитель в обоснование своих требований ссылался на п.4 ст.14 Закона о конкуренции⁾ Федеральный закон РФ №135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции» (с изм. и доп. от 06.12.2011г.) // Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс.⁾. Он утверждал, что использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, принадлежащих другому юридическому лицу, расценивается как явный случай недобросовестной конкуренции. При этом «САН Интербрю» ссылалось на то, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя «Pivovary Staropramen a.s.» товарными знаками серии «STAROPRAMEN». Товарный знак «ZLATO PRAMEN» способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Суд пришел к выводу, что поскольку отсутствует явное сходство оспариваемого и противопоставляемого знаков, то анализ однородности товаров проводить нецелесообразно. Кассационная инстанция, напротив, посчитала, что оценка однородности товаров по данной категории споров обязательна, поскольку влияет на установление наличия или отсутствия угрозы смешения схожих товарных знаков. В ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства нужно учитывать, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

В отношении однородных товаров потребитель более подвержен угрозе введения его в заблуждение по поводу производителя товара. Это в свою очередь существенно усиливает угрозу смешения сравниваемых обозначений.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа рассматривал иск ОАО «Императорский фарфоровый завод» к Санкт-Петербургской организации инвалидов «Объединение художников «Этюд» о денежной компенсации и запрещении распространять продукцию, декорированную без согласия истца, то есть нарушать исключительные права на зарегистрированный товарный знак. На обозрение суда была представлена продукция (чашки с блюдцами), где наряду с нанесением рисунка работниками ответчика производилась маркировка путем нанесения на донышко продукции обозначения, состоящего из фирменного наименования ответчика и названия рисунка («ЛФЗ»).

Суд указал, что нижестоящие суды должны были проверить, имеется ли смешение или угроза смешения у потребителя относительно производителя товара - в частности, в отношении лица, изготовившего фарфоровые изделия, и лица, которое нанесло на них изображения. Здесь нужно было исходить из имеющихся на товаре маркировок - одного из элементов товарного знака истца, охраняемого на основании свидетельства о регистрации, и обозначения, используемого ответчиком в виде его фирменного наименования (Постановление ФАС СЗО от 18.02.2008 № А56-48172/2006).

Актуальным является вопрос о применении судами норм международного права по рассматриваемой категории дел. Дело в том, что оспорить законность обладания (регистрации) товарным знаком можно, сославшись на п.6 ст.1483 ГК РФ. Согласно этой норме не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в соответствии с международным договором РФ в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Для разрешения дел связанных с незаконным использованием товарных знаков, суды руководствуются не только нормами гражданского законодательства, но и административного.

Так, в опубликованном Арбитражным судом Республики Мордовия «Обобщении практики по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.10 КоАП РФ, за 2007 год» указано, что в текущий период были рассмотрены дела: 1) о защите товарных знаков «Reebok», «Wrangler», «Christian Dior», «Giorgio Armani», «Hugo Boss» «LACOSTE», «CHANEL», «Момент» (клей); 2) сходных с зарегистрированными товарными знаками обозначений - «Солнышко», «Рыжий Антошка», «Земляничка», «Му-му», «Хруст» (конфеты, вафли, печенье, сухарики), обладателями исключительных прав на которые явились ОАО «Бабаевский», ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика», ОАО «Рот Фронт», ЗАО «Регион-Хлеб» и ЗАО «Первый кондитерский комбинат - «АЗАРТ».

В связи с изменениями ст.4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к ответственности по правонарушениям, предусмотренным ст.14.10, составляет один год со дня совершения. Между тем по делу Арбитражного суда Мордовии №А39-3917/2007 по заявлению ОВД по Чамзинскому району Республики Мордовия к предпринимателю Т., ведущей торговлю кроссовками с логотипом «Adidas», административному органу отказано в привлечении лица к ответственности в связи с истечением срока давности. Указанное дело было возбуждено 26.10.2006г., однако с заявлением о привлечении Т. к административной ответственности заявитель обратился в Арбитражный суд Мордовии лишь 24.10.2007г., то есть за два дня до истечения срока давности (решение принято судом 08.11.2007г.).

Ст.14.10 КоАП РФ наряду со штрафом предусматривает применение дополнительного наказания в виде конфискации предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака. Она, как правило, используется в 90% от общего количества рассматриваемых дел.

Иногда встречаются случаи, когда собственнику возвращается часть изъятой продукции.

«Популярность» ст.14.10 КоАП РФ обуславливается в первую очередь значительными объемами контрафактной продукции, реализуемой подобным способом практически повсеместно.

Рассмотрим постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2008г. №А28-7230/2007-362/27⁾ Постановление ФАС Волго-Вятского округа №А28-7230/2007-362/27от 28.02.2008г. «О привлечении индивидуального предпринимателя Кривошеиной Людмилы Викторовны к административной ответственности». Судебная практика Волго-Вятского округа // www.alppp.ru.⁾. Сотрудниками органов внутренних дел был выявлен выставленный на продажу товар - пять спортивных костюмов - с изображением товарных знаков «PUMA», «NIKE» и «ADIDAS» без документов, подтверждающих разрешение на использование этих обозначений. Указанный товар у предпринимателя был изъят, и против него возбуждено дело по ст. 14.10 КоАП РФ. По результатам товароведческой экспертизы товары были признаны обладающими признаками контрафакции. Суд пришел к выводу о наличии в действиях предпринимателя состава вменяемого правонарушения и наложил штраф в размере 10 тыс. руб. с конфискацией контрафактной продукции.

С субъективной стороны правонарушение предусматривает обязательное наличие умысла. Указанное обстоятельство в силу ст.1.5 КоАП РФ подлежит доказыванию административным органом. Значительное число привлекаемых к ответственности лиц стремятся обосновать, что у них отсутствовал именно этот элемент правонарушения.

Так, определением ВАС РФ № 1798/07 от 24.03.2008г. отказано в передаче дела в Президиум из-за отсутствия оснований для привлечения предпринимателя к ответственности по ст.14.10 КоАП РФ. Установлено отсутствие его вины во ввозе на территорию РФ товара с зарегистрированным товарным знаком без разрешения правообладателя.

Иски о нарушении прав на товарный знак могут быть предъявлены нескольким лицам одновременно. В этом случае ответственность за неправомерные действия и возмещение причиненных убытков лежит на каждом из них. И если, предположим, в продажу поступает продукция с товарным знаком, используемым без разрешения правообладателя, то нарушителями одновременно являются и изготовитель, и продавец.

Так, Арбитражный суд рассматривал дело по обращению часового завода с иском к комиссионному магазину, выставившему на продажу часы с товарным знаком, производителем которых завод не был. Истец требовал пресечения нарушения прав на товарный знак. Возражая против заявленных требований, ответчик ссылался на то, что он не изготавливал часы, а только занимался их реализацией. Однако суд удовлетворил иск, обязав ответчика снять с реализации часы с товарным знаком истца, поскольку в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона № 3520-1 от 23.09.1992г. предложение к продаже является элементом введения товара в хозяйственный оборот и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака.