Особенности правовой защиты товарного знака в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Актуальность работы. Товарный знак является одним из объектов имущественных и неимущественных прав. Национальные правовые системы различных стран и унифицирующие международно-правовые акты рассматривают права на товарный знак в качестве одной из форм объективирования интеллектуальной собственности, признавая товарный знак средством индивидуализации физического или юридического лица, продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и приравнивая его к результатам интеллектуальной деятельности, тем не менее не отождествляя товарный знак с последней.

Степень научной разработанности темы. Наиболее обстоятельные разработки в данном направлении осуществлены такими учеными как Абрамова М.В., Безбах В.В., Белов В.А., Витрянский В.В., Горохов Д.Б., Гусев А.Н., Иванова Н.П., Иоффе О.С., Калинин Н.И., Кислов Д.В., Киндеев Е.А., Куликова А.Н., Козырь О.М., Победоносцев К.П., Садиков О.Н., Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Шершеневич Г.Ф., и многими другими.

В своей совокупности работы названных ученых представляют солидную теоретико-методологическую базу для разработки проблем нововведений, относительно правового регулирования охраны и защиты товарного знака.

Нормативную базу дипломной работы составили Конституция РФ, гражданское законодательство РФ, гражданское законодательство РСФСР, федеральные законы РФ, проанализировано также законодательство дореволюционной России, материалы судебной практики.

Цель данной работы состоит в том, чтобы изучить законодательство, регулирующее отношения связанные с правовым регулированием охраны и защиты товарного знака, определить его полноту, эффективность, а также обозначить проблемы, возникающие при осуществлении своих прав в отношении товарного знака, выработав конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования и правоприменения защиты этих прав.

Исходя из названной цели, определены задачи дипломного исследования:

- изучить понятие «товарный знак»;

- изучить право на товарный знак;

- рассмотреть товарный знак как знак защиты на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации;

- изучить некоторые проблемы практики рассмотрения административных и уголовных дел, связанных с незаконным использованием чужого товарного знака

Объектом исследования курсовой работы являются общественные отношения, возникающие в рамках правового регулирования охраны и защиты товарного знака.

Методология и методика исследования. Проведенное исследование опирается на диалектический метод научного познания явлений окружающей действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики. Обоснование положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в курсовой работе, осуществлено путем комплексного применения следующих методов социально-правового исследования: историко-правового, статистического и логико-юридического.

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфов, заключения и списка использованной литературы.

1. Общая характеристика товарного знака в России

Принятие части четвертой Гражданского кодекса РФ свидетельствует о дальнейшем развитии и совершенствовании правового регулирования отношений, связанных с интеллектуальной собственностью и ее правовой охраной. Параграф 2 гл. 76 Кодекса целиком посвящен товарным знакам и знакам обслуживания.

Определение товарного знака содержится в п. 1 ст. 1477 части четвертой ГК РФ - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Что касается знаков обслуживания, то они используются для индивидуализации выполняемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями работ и оказываемых услуг (п. 2 ст. 1477 ГК РФ). В указанной норме также сказано, что правила ГК о товарных знаках применяются и к знакам обслуживания. То есть товарные знаки и знаки обслуживания объединены в один объект. Поэтому для удобства термин «товарные знаки» используется законодателем и в отношении знаков обслуживания.

Таким образом, словосочетания «товарный знак», «торговая марка», а также слово «бренд» (англ. brand - товарный, торговый, фирменный знак) являются, по сути, синонимами и могут употребляться в одном и том же смысловом значении - товарный знак.

Отношения, связанные с использованием товарного знака, в Российской Федерации регулируются в первую очередь Конституцией РФ и Гражданским кодексом РФ. Российская Федерация является также участницей различных международных соглашений, касающихся правовой охраны товарных знаков.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров. Основной функцией товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о качестве продукции. Реклама выпускаемых изделий также относится к числу важнейших функций товарного знака.

Товарный знак приравнивается, в числе прочих средств индивидуализации, к результатам интеллектуальной деятельности и является объектом интеллектуальной собственности.

Здесь очень важно понимать, что результаты интеллектуальной деятельности сами по себе не являются материальными объектами. Основой их создания служит духовная, творческая деятельность человека, поэтому они являются объектами «идеальными». В силу своей природы результаты интеллектуальной деятельности не могут участвовать в гражданском обороте. Однако они могут быть выражены в объективной (материальной) форме (аудиозапись, изображение, рукопись и т.д.). Именно с этого момента их можно рассматривать в качестве объектов интеллектуальной собственности.

Овеществленное выражение товарного знака может представлять собой словесное, изобразительное, объемное и другие обозначения и их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК РФ).

Возникает вопрос: можно ли считать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности составляющей имущества и, соответственно, применять к ним нормы, относящиеся к вещному праву? Ответ на этот вопрос содержится в четвертой части ГК РФ.

В новой редакции ст. 128 ГК РФ говорится, что «к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага». В части четвертой ГК РФ законодатель отказался от использования термина «интеллектуальная собственность» (он встречается всего один раз в ст. 1225). Вместо него используются термины «интеллектуальные права» и «права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». Важной новацией является ст. 1226, в которой дается определение интеллектуальных прав. В ней, в частности, сказано, что исключительное право является имущественным правом. А п. 2 ст. 1233 содержит положение о том, что к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права, применяются общие положения об обязательствах и о договоре.

Таким образом, право на товарный знак - это исключительное право, которое также является имущественным правом и позволяет правообладателю использовать его любым не противоречащим закону способом (ст. 1484 ГК РФ).

Право на товарный знак в обязательном порядке должно быть зарегистрировано (ст. 1480 ГК РФ). Порядок подачи заявления на регистрацию товарного знака в четвертой части ГК РФ в целом повторяет положения утратившего силу Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон о товарных знаках).

Обладателями прав на товарный знак могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели (ст. 1478 ГК РФ). То есть правообладатель должен быть зарегистрирован в качестве субъекта, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Следует отметить, что товарный знак, приравниваемый к результатам интеллектуальной деятельности, не имеет автора. Однако деятельность по разработке образца товарного знака, например изобразительного, иногда требует значительных умственных затрат и сама по себе вполне может быть отнесена к интеллектуальной. В этом случае уместно говорить уже не только об исключительном праве на товарный знак юридического лица (индивидуального предпринимателя), но и о праве авторства его создателя (п. 2 ст. 1228 ГК РФ). К сожалению, этот вопрос на сегодняшний день законодательно не урегулирован.

Говоря о реализации права на товарный знак, необходимо остановиться на использовании товарного знака его правообладателем. Статья 1484 ГК РФ расшифровывает понятие исключительного права на товарный знак, перечисляя способы его осуществления. К ним, в частности, относится размещение товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Кроме того, ст. ст. 1488 и 1489 ГК РФ введены положения о возможности распоряжения исключительным правом на товарный знак путем заключения договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора.

Под использованием товарного знака (п. 2 ст. 1486 ГК РФ) понимается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, когда такое использование осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ. В отличие от ст. 22 Закона о товарных знаках здесь предусмотрена возможность использования товарного знака третьими лицами, но под контролем правообладателя, что согласуется с п. 2 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

Из общего смысла ст. 1486 ГК РФ также следует, что правообладатель не может ссылаться на факт использования товарного знака третьими лицами без его ведома или разрешения в качестве доказательства использования товарного знака. В этом случае к правообладателю могут быть применены последствия, связанные с неиспользованием товарного знака, т.е. правовая охрана товарного знака может быть прекращена.

Законом предусмотрена возможность распоряжения исключительным правом на товарный знак. В соответствии со ст. 1488 ГК РФ правообладатель может заключить с третьим лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован. При этом уступка права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ).

В заключение отметим, что обеспечение надлежащей защиты интеллектуальной собственности - гарантия реализации важнейших прав человека, закрепленных в основополагающих правовых документах, в том числе и в четвертой части ГК РФ.

1.2 Право на товарный знак

товарный знак правовой незаконный

В современном мире товарный знак является важным инструментом ведения бизнеса вне зависимости от рода деятельности. Предпринимателям очень важно, чтобы предлагаемые ими товары и услуги были хорошо известны потребителям, и именно товарный знак призван выделять эти товары и услуги. Необходимо отметить следующее: роль товарного знака настолько велика, что он является объектом не только гражданско-правовых отношений, но и защиты. В настоящей статье мы рассмотрим один из случаев, когда защита прав на товарный знак в Российской Федерации затруднена в связи с несовершенством национального законодательства и отсутствием адекватно сформулированной позиции судов.

Понятие товарного знака как правовой категории дано в статье 1477 Гражданского кодекса РФ, где сказано, что товарный знак служит для индивидуализации товаров, предлагаемых юридическими лицами и предпринимателями. В соответствии с действующим законодательством на должным образом зарегистрированный товарный знак распространяется исключительное право, которое удостоверяется соответствующим свидетельством о регистрации. Это право охраняется как гражданским, так и административным законодательством и обеспечивается государством.

Приобретение и использование лицами исключительных прав на товарные знаки может также являться актом недобросовестной конкуренции, что в соответствии с действующим законодательством запрещено. Правомочия по надзору за исполнением законодательства и применению санкций в сфере противодействия недобросовестной конкуренции возложены на Федеральную антимонопольную службу (ФАС России). При исполнении своих полномочий в отношении лиц, осуществивших правонарушение в сфере недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, ФАС России лишь отчасти руководствуется статьей 14 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». В соответствии с указанной статьей в случае принятия ФАС России решения о том, что действия правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак являются актом недобросовестной конкуренции, такое решение направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Уполномоченным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Российской Федерации является Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Следовательно, в настоящее время Законом четко предписано, что Роспатент своим решением лишает владельцев их законных прав на товарные знаки на основании соответствующего решения, направленного ФАС России по результатам надзора за соблюдением исполнения законодательства о конкуренции, как указано выше.

Любое решение ФАС России может быть оспорено в судебном порядке. На это указывает статья 52 Закона о защите конкуренции, согласно которой решение или предписание антимонопольного органа может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия или выдачи предписания. При подаче судебного иска исполнение указанного выше предписания приостанавливается до вступления решения суда в законную силу. Однако Закон о защите конкуренции не регламентирует совместные действия ФАС России и Роспатента, если такое решение уже передано для исполнения в Роспатент, но оспаривается правообладателем в судебном порядке. Следует также указать, что отсутствуют какие-либо внутренние документы, регулирующие отношения между этими двумя ведомствами. Единственным актом, регулирующим действия Роспатента в сложившейся ситуации, является Временный порядок организации работ по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией, который по состоянию на февраль 2010 г. не был официально опубликован. Однако наличие данного документа не устраняет возникший пробел в законодательстве, а, наоборот, усугубляет положение правообладателей. В соответствии с пунктом 16 указанного Порядка при наличии судебного акта, подтверждающего обжалование решения антимонопольного органа о признании действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией в судебном порядке, рассмотрение возражения правообладателя может (но не должно!) быть приостановлено на срок до вступления в законную силу решения суда. Таким образом, Роспатент косвенно подтвердил право лишения товарного знака во внесудебном порядке, а возможность приостановления рассмотрения возражения ставит в щекотливое положение самих работников Роспатента.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что исполнение решений ФАС России приостанавливается ввиду его оспаривания правообладателем в судебном порядке, однако у Роспатента не возникает обязанности приостановить свои действия по аннулированию исключительного права на товарный знак. Таким образом, к моменту признания решения ФАС России недействительным в судебном порядке правообладатель уже может быть лишен права на товарный знак Роспатентом, который просто исполнял решение антимонопольного органа. В российской литературе некоторые авторы уже высказывали свое опасение в отношении сложившейся ситуации, делая акцент на том, что «очевидна коррупционная направленность указанной выше нормы».

Налицо несовершенство действующего законодательства, которое губительно отражается на возможности защиты законных прав на товарные знаки. В связи с этим обратимся к судебной практике, которая стала подобием источника права в Российской Федерации. В пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Роспатент, получив возражение лица, чье право нарушено действиями правообладателя, с приложенным к нему соответствующим решением ФАС России, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. При этом решение Роспатента о прекращении исключительного права на товарный знак не может быть признано недействительным до оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа. Суды отметили тот факт, что правообладатель имеет право требовать соединение в заявлении требований об оспаривании решений ФАС России и Роспатента и их совместное рассмотрение. Таким образом, суды высших инстанций подтвердили, что Роспатент имеет право прекратить исключительное право на товарный знак в любой момент до тех пор, пока решение ФАС России об акте недобросовестной конкуренции не оспорено в судебном порядке.

Теперь рассмотрим то, как эта ситуация отражена в практике нижестоящих судов. Так, ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» не смогла оспорить решение Роспатента, который лишил компанию права на товарный знак, в связи с вынесением соответствующего решения ФАС России. Суд в своем решении делает акцент на том, что решение антимонопольного органа не отменено и не признано недействительным, хотя компания к этому моменту уже совершила действия, направленные на оспаривание решения ФАС России. В противовес этому, из содержания Постановления ФАС Северо-Западного округа видно, что между ФАС и Роспатентом осуществлялась определенного рода переписка по вопросу применения санкций к лицу, злоупотребившему правом, а следовательно, можно прийти к выводу, что Роспатент не лишал лицо его права на товарный знак незамедлительно после получения соответствующего решения ФАС России. Однако в наиболее щекотливую ситуацию, на наш взгляд, попало ООО «Стар Глас Лайтинг» в споре с ФАС России и Роспатентом. В соответствии с решением Роспатента, вынесенным на основании соответствующего решения ФАС России, компания была лишена права на товарный знак. Компания оспорила указанное решение антимонопольного органа в судебном порядке, о чем и уведомила Роспатент. Однако в ответном письме ведомство по интеллектуальной собственности сообщило, что Законом о товарных знаках (на момент вынесения решения действовал Закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», нормы которого в большей степени продублированы в части четвертой ГК РФ) и иными нормативными правовыми актами не предусмотрена возможность Роспатента отменять ранее принятые им решения. Суд при этом указал на то, что «ООО «Стар Глас Лайтинг» не оспорило решение Роспатента и оно не признано недействительным, в связи с чем оснований для восстановления прав в отношении товарного знака не имеется. Вышестоящий суд уточнил, что при рассмотрении дела Роспатент не привлекался к участию в деле и решением суда по указанному делу на него не была возложена обязанность восстановить правовую охрану спорного товарного знака. Таким образом, в связи с тем, что ни решение Роспатента в виде уведомления о прекращении правовой охраны товарного знака, ни его действия по аннулированию регистрации товарного знака, ни решение либо действия Роспатента по отказу в восстановлении правовой охраны товарного знака после отмены решения ФАС России в установленном порядке не оспорены, то, по мнению судов, отсутствовали правовые основания для удовлетворения требования ООО «Стар Глас Лайтинг» во внесудебном порядке.

Сформулируем вывод. В настоящий момент в законодательстве Российской Федерации сложилась специфическая ситуация, когда лицо может быть лишено исключительного права на товарный знак на основании решения государственного органа (Роспатента), которое не может быть отменено в административном порядке. В связи с этим увеличивается общая как материальная, так и правовая нагрузка на правообладателей, государственные и судебные органы. Как можно разрешить сложившуюся ситуацию? Предлагается сформулировать положения Федерального закона «О защите конкуренции» так, чтобы они защищали правообладателей. Во-первых, статью 14 указанного Закона следует дополнить на предмет того, что у правообладателя должно быть время для подачи иска о признании недействительным решения ФАС России до того момента, как это решение будет передано в Роспатент. Во-вторых, статья 52 того же Закона должна содержать обязанность ФАС России не только приостановить исполнение своего предписания, но также уведомить о возникновении такой обязанности у Роспатента.

2. Особенности правовой защиты товарного знака в России

2.1 Товарный знак как знак защиты на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации

В середине прошлого года общественность узнала о судебном разбирательстве, которое было инициировано в отношении факта нарушения, имевшего место при ввозе на территорию Российской Федерации автомобиля «Porsche Cayenne» 2004 г. выпуска, который был приобретен ООО «Генезис» у своего иностранного контрагента на основании договора. Таможенные органы Российской Федерации отказались пропустить транспортное средство, ссылаясь на то, что у компании-импортера отсутствовало официальное разрешение правообладателя товарных знаков «Porsche» и «Cayenne» на их использование, а значит, и на ввоз, т.е. введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации. В настоящей статье мы постараемся проанализировать сложившуюся ситуацию, связанную с правовым положением товарных знаков, нанесенных на ввозимые на территорию государства товары на примере судебной практики, сформировавшейся в последнее время.

Необходимо заметить, что до имевшего место дела о «Porsche Cayenne» был также ряд судебных разбирательств в отношении ввозимых на территорию Российской Федерации товаров с нанесенными на них товарными знаками, включая такие известные бренды, как «Michelin», «Rockwool», «Mercedes-Benz», «Panasonic» и т.д. Однако дело о «битом Кайене», как его прозвали в средствах массовой информации, стало прецедентом в правоприменительной деятельности, что сразу обратило на себя внимание в том числе тех, кто уже отчаялся бороться за возможность ввоза в Россию легально произведенных товаров без согласия правообладателя на использование товарного знака. Обратим ваше внимание на то, что в данной статье мы затронем вопросы правового положения товарного знака вне зависимости от того, на какой товар этот знак нанесен.

Из материалов указанного выше дела следует, что Центральная акцизная таможня обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о привлечении ООО «Генезис» к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях за незаконное использование товарных знаков, нанесенных на автомобиль «Porsche Cayenne», который компания-импортер собиралась ввезти на территорию государства. Решением от 28 марта 2008 г. Арбитражный суд удовлетворил заявленные требования, мотивировав свои выводы тем, что факт совершения правонарушения заявителем доказан, подтвержден материалами дела и по существу ответчиком не оспорен. Обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией предмета, содержащего незаконное воспроизведение товарного знака. В свою очередь ООО «Генезис» не согласилось с решением и подало апелляционную жалобу, в которой просило указанное решение отменить и отказать в удовлетворении требований заявителя. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2008 г. вышеуказанное решение Арбитражного суда г. Москвы было оставлено без изменений. Продолжая отстаивать свои права, ООО «Генезис» обратилось в вышестоящую инстанцию с просьбой о пересмотре решений нижестоящих судов в порядке надзора.

В рассматриваемом нами споре суд обращает внимание на то, что ООО «Генезис» перед ввозом и проведением таможенного оформления не предприняло никаких мер, направленных на установление своего права на ввоз, а также не заключило какой-либо договор с правообладателем товарного знака или его официальным представителем на территории Российской Федерации, а значит, не имело права вводить автомобиль в гражданский оборот.

Попытаемся проанализировать законодательство о товарных знаках последних нескольких лет.

Правонарушение, выявленное уполномоченным таможенным органом, имело место в 2007 г. На тот момент российское законодательство было представлено Законом РФ от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», при этом на день вынесения решений действовала новая часть Гражданского кодекса РФ, на что указала вышестоящая инстанция в дальнейшем.

В статье 4 Закона говорилось, что правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Та же статья гласит: незаконным использованием товарного знака признается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Необходимо отметить, что законодательство нечетко раскрывало понятие использования товарного знака, выделив при этом отдельно понятие размещения товарного знака. Думается, такая формулировка давала большие возможности для произвольной трактовки вышеуказанной нормы.

С законодателем можно согласиться в том, что незаконное нанесение товарного знака на какие-либо предметы без согласия правообладателя само по себе является правонарушением. Однако нельзя в полной мере признать справедливым мнение Девятого арбитражного суда о том, что ввоз товара, обозначенного охраняемым товарным знаком, не правообладателем, не по договору с правообладателем или без его согласия, с целью введения его в гражданский оборот на территории России, должен рассматриваться как противоправное деяние в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях независимо от того, были ли нарушены права правообладателя при производстве товара за пределами государства. Ведь основанием к наличию правонарушения по статье 14.10 КоАП РФ является именно неправомерное нанесение охраняемого товарного знака, которое в соответствии с материалами дела никак не может быть признано незаконным, так как документами подтверждается, что ввозимый автомобиль произведен надлежащим изготовителем и изначально именно правообладателем были нанесены товарные знаки.

Со вступлением в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ ситуация с незаконным использованием товарного знака несколько изменилась. Согласно пункту 2 ст. 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как можно заметить, законодатель уже больше конкретизирует понятие использования, выводя его к действиям по размещению товарного знака. Однако, на наш взгляд, такая трактовка все равно недостаточно конкретизирует действия по использованию товарного знака только в форме его размещения на товары, этикетки и т.д., поскольку формулировка «в частности» означает, на наш взгляд, «включая, но не ограничиваясь».

В случае применения административных санкций нарушается баланс частных и публичных интересов и административная ответственность применяется к деяниям, которые не представляют угрозу публичному порядку. В подтверждение этого коллегия отметила, что статья 14.10 КоАП РФ предусматривает в качестве обязательного дополнительного наказания конфискацию не любого предмета административного правонарушения, а только предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, и, соответственно, исключает применение ее в отношении предметов, не являющихся контрафактными. А это значит, что не подпадает под административную ответственность лицо, ввозящее товар с товарным знаком, который произведен и маркирован надлежащим правообладателем или с его согласия.

Возвращаясь к делу о «битом Кайене», следует отметить: в итоге Постановление Президиума ВАС РФ от 3 февраля 2009 г. №10458/08 поставило все точки над i, отказав таможенным органам в удовлетворении заявления о привлечении ООО «Генезис» к административной ответственности. Президиум ВАС обратил внимание на то, что автомобиль надлежащим образом выпущен правообладателем и не содержит признаков незаконного воспроизведения товарного знака.

Поскольку предметом обсуждения является все-таки товарный знак, обратим внимание и на другое дело, рассматриваемое Арбитражным судом г. Москвы, по которому решение вынесено в соответствии с частью четвертой ГК РФ. 10 сентября 2008 г. Арбитражный суд г. Москвы отклонил требование Выборгской таможни о конфискации партии автозапчастей для автомобилей «Honda» и «Nissan». При этом ООО «Автологистик», которое попыталось осуществить действия по импорту новых запасных частей, не является уполномоченным импортером японских компаний «Honda Motors Co. Ltd» и «Nissan Motor Co. Ltd» и не имеет какого-либо официального разрешения компаний на это. Таможенный орган и официальные представители японских компаний в России пришли к выводу, что ООО «Автологистик» незаконно использует товарные знаки, что проявляется в ввозе оригинальных товаров, которые маркированы товарными знаками вышеуказанных правообладателей. Рассматривая дело, суд пришел к выводу, что запасные части, которые попыталось ввезти ООО «Автологистик» (а точнее, контрагент на условиях поставки DDU, определенных «Инкотермс-2000»), не подлежат конфискации в связи с тем, что в соответствии со статьей 1484 ГК РФ одним из способов использования товарного знака признается не ввоз товаров, маркированных товарными знаками, на территорию Российской Федерации, а размещение товарного знака на товаре, который ввозится на территорию Российской Федерации, при этом под незаконным использованием товарного знака понимаются действия по размещению товарного знака на товарах и (или) их последующий ввоз на территорию Российской Федерации в совокупности, поскольку правовой целью данной нормы является обеспечение защиты от ввоза контрафактных товаров, индивидуализированных без разрешения правообладателя, из чего следует, что ввоз на территорию Российской Федерации товаров, индивидуализированных самим правообладателем, не является нарушением прав правообладателя. При этом из смысла статьи 14.10 КоАП РФ во взаимосвязи ее составных частей, а именно диспозиции, определяющей понятие «незаконное использование чужого товарного знака», основанное на положениях статьи 1484 ГК РФ и санкции, предусматривающей применение в качестве основного наказания наряду со штрафом конфискацию предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, следует, что незаконное использование товарного знака выражается в его незаконном воспроизведении для обозначения контрафактных товаров.

В заключение сделаем некоторые выводы.

В настоящее время в Российской Федерации происходит зарождение новой судебной практики, в соответствии с которой юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, желающие ввезти какие-либо товары с нанесенными на них товарными знаками, имеют право осуществить такие действия без получения согласия правообладателя на товарный знак. При этом исходя из сказанного выше правообладатель имеет в арсенале полный спектр гражданско-правовых инструментов для запрета ввоза товаров с нанесенными им товарными знаками на территорию другого государства. Однако в этом случае возникает естественное ограничение конкуренции и злоупотребление правом на использование товарных знаков.

2.2 Некоторые проблемы практики рассмотрения административных и уголовных дел, связанных с незаконным использованием чужого товарного знака

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Соответственно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака. Эффективная защита этого права должна стимулировать предложение высококачественных товаров на рынке и создавать препятствие неосновательному обогащению третьих лиц за счет таких товаров.

Существующее законодательство предусматривает гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые способы защиты прав на средства индивидуализации.

Защита прав на средства индивидуализации строится преимущественно в соответствии с системой частного права, поэтому на первом месте должны стоять гражданско-правовые способы защиты.

Однако недооценивать опасность действий, связанных с нарушением прав на средства индивидуализации, нельзя. Подавляющая часть правонарушений и преступлений в этой сфере обусловлена незаконным использованием товарного знака и часто является способом совершения других опасных правонарушений. В этом случае не только нарушаются исключительные права владельца товарного знака, но и затрагиваются экономические и другие общественные интересы граждан и государства.

Административная ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 14.10. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ), уголовная - статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).

Следует заметить, что пока судебная практика по этим делам находится в стадии становления. Однако количество рассмотренных дел за последние годы значительно возросло, поэтому суды уже имеют достаточный опыт рассмотрения дел этой категории.

Так, в 2004 году административному наказанию по статье 14.10 КоАП РФ судами общей юрисдикции было подвергнуто 405 лиц, а в 2010 году - уже 2168; уголовному наказанию по частям 1 и 2 статьи 180 УК РФ в 2004 году было подвергнуто 18 лиц, а в 2010 году - 162 (по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации).

Дела этой категории считаются делами публичного обвинения, и приведенные статистические данные свидетельствуют об активизации работы правоохранительных органов по выявлению этих правонарушений.

Что касается судов, то они призваны осуществлять правосудие посредством в том числе административного и уголовного судопроизводства в целях защиты прав граждан, общественного порядка, безопасности и т.д. в соответствии с задачами административного и уголовного законодательства. Однако правовая определенность при рассмотрении дел, а также установившаяся судебная практика, основанная на правильном понимании закона, влияют на состояние и качество работы правоохранительных органов и повышают эффективность судебной защиты исключительного права на товарные знаки.

В одной статье невозможно рассмотреть все особенности дел о незаконном использовании товарного знака. Мы остановимся на некоторых наиболее актуальных проблемах.

Диспозиции административного и уголовного кодексов (ст. 14.10 КоАП РФ и ч. 1 ст. 180 УК РФ) совпадают и установлены законодателем как «незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров». В то же время уголовная ответственность наступает, если указанное деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. И хотя основания административной и уголовной ответственности различны, некоторые проблемы являются общими и возникают при рассмотрении как административных, так и уголовных дел.

Административные дела о правонарушениях, предусмотренных статьей 14.10 КоАП РФ, рассматриваются мировыми судьями, федеральными судьями судов общей юрисдикции и судьями арбитражных судов в пределах их компетенции, установленной статьей 23.1 КоАП РФ. В соответствии со статьей 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 180 УК РФ, подсудны мировым судьям (ч. 1 и ч. 2) и федеральным судьям (ч. 3). Хотя за последние годы количество дел о незаконном использовании товарного знака значительно возросло, их все-таки не так много, а в некоторых регионах нет совсем, и они не имеют многолетней истории применения и толкования в сфере законодательства. Судьи еще мало подготовлены к рассмотрению дел о нарушении прав интеллектуальной собственности в целом и о незаконном использовании чужого товарного знака в частности. Дела этой категории имеют свою специфику, и она прежде всего в том, что диспозиции указанных статей являются бланкетными и для определения понятия «товарный знак», порядка его регистрации, использования, защиты и т.д. необходимо обращаться к нормам части четвертой ГК РФ.

Совершая деяния, предусмотренные статьями 14.10 КоАП РФ и 180 УК РФ, виновное лицо всегда нарушает право конкретного обладателя исключительного права на товарный знак, поскольку использует именно чужой товарный знак в своих личных интересах. Следовательно, должны быть установлены данные конкретного правообладателя, который является потерпевшим и чьи права и интересы нарушены.

Установление потерпевшего, на наш взгляд, входит в предмет доказывания по этим делам. Без установления надлежащего потерпевшего не всегда возможно правильно установить квалифицирующие признаки деяния, в том числе такие важные обстоятельства, как объем правовой охраны товарного знака, является ли соответствующий товар контрафактным и т.п. Наконец, без потерпевшего нельзя установить размер причиненного ущерба, а следовательно, наличие основания уголовной ответственности. Однако сложность состоит в том, что правообладатели прекрасно осознают, что их права нарушены незаконным использованием товарного знака, но не всегда даже сами могут определить, какой ущерб им причинен.

В статье 42 УПК РФ указано, что потерпевшим является юридическое лицо (обладатель товарного знака, как правило, юридическое лицо), которому преступлением причинен вред его имуществу и деловой репутации. При этом в указанной статье под вредом, в отличие от гражданского законодательства, подразумевается весь спектр негативных последствий для потерпевшего. Если вред деловой репутации, причиненный незаконным использованием товарного знака, доказать можно, то с доказательством причинения вреда имуществу потерпевшего все гораздо сложнее.

Что касается административного кодекса, то в соответствии со статьей 25.2 КоАП РФ юридическое лицо потерпевшим может быть признано только тогда, когда правонарушением ему причинен имущественный вред. В статье 26.1 КоАП РФ говорится о характере и размере причиненного ущерба, который включен в предмет доказывания по делу. Причем доказывать характер и размер причиненного ущерба должны должностные лица, уполномоченные составлять протокол об административном правонарушении.

Но правонарушениями и преступлениями, связанными с незаконным использованием товарного знака, реальный ущерб имуществу, как правило, не причиняется. Скорее, речь может идти о недополученных доходах.

Указанные противоречия в законе дают простор усмотрению должностных лиц, которое подменяет положения закона. Так, если по уголовным делам правообладатели потерпевшими, как правило, признаются, то по административным делам правообладателям часто отказывают в этом на том основании, что причиненный им имущественный вред не установлен. При этом уполномоченные лица зачастую и не пытаются его установить.

Нельзя, на наш взгляд, согласиться с мнением (которое выражено в том числе в решениях некоторых судов), что установление по этим делам обладателей исключительных прав на товарный знак и признание их потерпевшими не являются обязательными.

Непризнание соответствующих правообладателей потерпевшими лишает их возможности в процессуальном порядке обжаловать действия должностных лиц и судебные решения по этим делам, а следовательно, не дает им в полной мере возможность реализовать и защитить свои права.

Следующая проблема связана с противоречием диспозиции и санкции статьи 14.10 КоАП РФ, которое порождает неоднозначную судебную практику по делам этой категории.

Так, диспозиция статьи 14.10 КоАП РФ предусматривает ответственность фактически за все действия, связанные с незаконным использованием товарного знака, то есть как за незаконное воспроизведение товарного знака, так и за использование оригинальных товаров против воли правообладателя. Между тем санкция этой статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц с обязательной конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака. Поскольку КоАП РФ не предусматривает назначение наказания ниже низшего предела санкции статьи, то такая конструкция санкции определяет условия применения диспозиции при квалификации действий лиц, привлекаемых к ответственности. То есть к административной ответственности могут быть привлечены только лица, которые тем или иным способом используют товары, этикетки, упаковку с незаконным размещением товарного знака.

В статье 1515 ГК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, также указано, что контрафактными являются товары, этикетки, упаковки с незаконным размещением товарного знака или сходных с ним обозначений. Таким образом, правомерно введенный правообладателем в гражданский оборот товар не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков.

Судами принимались разные решения по делам так называемого «серого импорта», когда товар введен правообладателем в гражданский оборот вне пределов Российской Федерации и не разрешен к продаже на ее территории. Однако в настоящее время по большинству дел суды принимают решения об отсутствии состава административного правонарушения в действиях лиц, которые ввезли товар на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя.

Так, по делу о привлечении к административной ответственности общества с ограниченной ответственностью «Генезис» суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что общество за ввоз на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком, без разрешения правообладателя подлежит привлечению к ответственности, установленной статьей 14.10 КоАП РФ. Однако Высший Арбитражный Суд Российской Федерации отменил решения этих судов и в своем Постановлении указал, что «автомобиль марки «PORSCHE CAYENNE S», являющийся предметом правонарушения и подвергнутый судом конфискации, выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию Российской Федерации общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ» (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 февраля 2009 года по делу N Ф40-9281/08-145-128). Аналогичные решения приняты по другим делам.

В то же время за незаконный ввоз товаров на территорию Российской Федерации возможно наступление гражданской и уголовной ответственности при установлении оснований той и другой ответственности.

Так, гражданин С. был осужден по части 1 статьи 180 УК РФ за незаконное использование чужого товарного знака неоднократно, за то, что через неустановленных лиц приобрел в компании Beauty WEST, Inc., расположенной в Соединенных Штатах Америки, косметическую продукцию, обозначенную товарным знаком №302174, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 3 марта 2006 года, правообладателем которого является «Криэйтив Нэйл Дизайн Инк». Затем доставил эту продукцию на территорию Российской Федерации через компанию All bait All Russia Ltd., расположенную на территории Объединенных Арабских Эмиратов, и в арендуемом им торговом павильоне предложил к продаже и реализовывал ее.

Суд указал, что гражданин С. незаконно использовал товарный знак в отношении товаров, которые были введены в оборот на территории Российской Федерации не правообладателем или с его согласия, а им самим (приговор мирового судьи судебного участка №8 Октябрьского района города Екатеринбурга от 22 января 2009 года. Дело №22-10966).

Если по уголовному делу при определенных условиях достаточно установить отсутствие разрешения правообладателя на использование товарного знака, то по административному производству установления этого факта недостаточно. По административным делам необходимо выяснить, является тот или иной товар (этикетка, упаковка) оригинальным, то есть выпущенным в оборот правообладателем товарного знака, или нет. Факт производства того или иного товара правообладателем или с его разрешения, и, соответственно, правомерность размещения товарного знака может быть подтвержден соответствующей маркировкой и документами. Но часто для установления этого факта необходимы специальные знания, то есть необходимы привлечение эксперта или специалиста и проведение экспертизы в соответствии со статьей 26.4 КоАП РФ.

Между тем по многим административным делам органы, ведущие производство по делу, ограничиваются констатацией факта, что у лица, в отношении которого ведется административное производство, нет договора на использование товарного знака, заключенного в порядке статей 1488-1490 ГК РФ, и экспертизу не проводят. Однако, как уже сказано, исходя из текста статьи 14.10 КоАП РФ, административная ответственность не наступает, если будет установлено, что товар является оригинальным и товарный знак размещен на нем законно, даже при отсутствии соответствующего договора об использовании товарного знака между привлекаемым лицом и правообладателем. В этом случае суды в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ вправе возвращать протокол об административном правонарушении должностному лицу, которое его составило, для восполнения неполноты представленных материалов либо назначить экспертизу в порядке, установленном процессуальным законом.

Что касается заключений правообладателя или его представителя, то они не являются заключениями специалиста и эксперта, поскольку не отвечают требованиям статей 25.8, 25.9 и 26.4 КоАП РФ, и суды обоснованно расценивают их как иные доказательства, подлежащие оценке в совокупности с другими доказательствами.

Вместе с тем неразмещение непосредственно самим предпринимателем спорного товарного знака на товаре или упаковке и неизготовление им самим товара не может служить основанием освобождения от административной ответственности, так как предложение к продаже контрафактного товара есть незаконное использование товарного знака. Доказыванию подлежит тот факт, что виновное лицо осведомлено о поступлении в его адрес товаров с незаконным использованием чужого товарного знака и совершении им конкретных действий по использованию чужого товарного знака (ст. 1484 ГК РФ). В то же время субъективная сторона такого правонарушения может быть и в форме неосторожности. В этом случае суды обоснованно указывают в своих решениях, что информация об охраняемых на территории Российской Федерации объектах интеллектуальной собственности имеет открытый характер, поэтому у предпринимателей есть возможность проверить легальность ввода в гражданский оборот закупаемой продукции.

Что касается практики рассмотрения уголовных дел по статье 180 УК РФ, то прежде всего следует отметить небольшое количество таких дел. Но даже без специального исследования можно сделать вывод о том, что фактически нарушений гораздо больше - рынок наводнен контрафактными товарами.

Проблемы правоприменения, на наш взгляд, заключаются в следующем.

Уголовная ответственность по части 1 статьи 180 УК РФ наступает, если деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

Как известно, Общая и Особенная части Уголовного кодекса неразрывно связаны между собой. Действие норм Общей части распространяется на все нормы Особенной части. Однако статья 16 УК РФ, раскрывающая понятие неоднократности, утратила силу 10 декабря 2003 года, и квалифицирующий признак «совершение преступления» неоднократно исключен из всех статей Особенной части, кроме статей 180 и 154 УК РФ. Не берусь судить, какую цель преследовал законодатель, сохраняя указанный квалифицирующий признак только в двух статьях Особенной части УК РФ.