Правовая охрана товарного знака в РФ начинается с его государственной регистрации в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ (IV часть) или в силу международных договоров РФ.

Только зарегистрированное в качестве товарного знака или знака обслуживания обозначение может выполнять свою главную функцию - отличительную и, что особенно важно - под охраной государства. Поэтому для крупного бизнеса и при импортно-экспортном характере деятельности дилемма не возникает. Незарегистрированное обозначение товарным знаком не является, но, казалось бы, может быть использовано в рекламе и фирменной символике на страх и риск владельца. Однако, поскольку сама принадлежность кому-то в этом случае нигде не зарегистрирована и никем не охраняется, то вероятность возникновения коллизий на этой почве весьма велика.

Прежде всего для регистрации товарного знака необходимо подать заявку в Государственное патентное ведомство РФ.

В Государственном патентном ведомстве РФ поступившей заявке присваивается регистрационный номер, затем проводится формальная экспертиза заявки.

Формальная экспертиза подразумевает "проверку содержания заявки, оплаты пошлины за подачу заявки, наличие необходимых документов, а также соответствия их оформления установленным требованиям. Формальная экспертиза заявки проводится в месячный срок с даты ее поступления в Патентное ведомство".

Данный срок может быть продлен, если заявителю будет направлен запрос экспертизы. Заявитель должен ответить на запрос экспертизы в течение двух месяцев с момента его получения.

Если после формальной экспертизы будет получен положительный результат, то заявителю направляется решение о принятии заявки к рассмотрению с уведомлением о дате поступления заявки и дате приоритета товарного знака.

При положительном результате формальной экспертизы по заявке проводится экспертиза заявленного обозначения, включающая: проверку товарного знака на отсутствие абсолютных оснований для отказа в регистрации, она подразумевает:

§ "поиск тождественных и сходных ранее зарегистрированных товарных знаков;

§ определение степени сходства заявленного и выявленных в процессе поиска обозначений,

§ однородность заявленных товаров и услуг, товарам и услугам, для которых зарегистрированы выявленные товарные знаки"

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения заявителю могут быть направлены запросы для уточнения материалов заявки или решения вопросов, обусловленных выявлением сходных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на регистрацию.

Срок рассмотрения заявки может составлять 10-12 месяцев.

При вынесении положительного решения, после оплаты пошлины производится регистрация товарного знака в Государственном реестре, после чего сведения о регистрации товарного знака публикуются в бюллетене "Товарные знаки", ежемесячно издаваемом Российским Патентным ведомством.

Выдача свидетельства производится через 1 мес после поступления в Патентное ведомство документа, подтверждающего оплату пошлины. Свидетельство на товарный знак действительно в течение 10 лет. Срок действия Свидетельства может многократно продлеваться.

Глава 2. Характеристика правонарушений, связанных с незаконным использованием товарного знака

Товарный знак как средство индивидуализации стимулирует потребителя покупать товары определенных производителей. Будучи связующим звеном между изготовителем и покупателем, он способствует оборотоспособности товаров, обеспечивая функцию рекламы. Поэтому исключительное право на товарный знак является весьма уязвимым и часто нарушаемым.

Защита прав на товарные знаки, которые помогают индивидуализировать товары (работы, услуги) компаний и предпринимателей, может осуществляться как до, так и после регистрации самого знака (логотипа, торговой марки, бренда). Если, например, Роспатент (официальное название - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам) даст вам отказ по заявке о регистрации или признает ее отозванной, то вы вправе подать возражения в Палату по патентным спорам. Срок на обжалование - три месяца со дня получения заявителем такого решения или запрошенных материалов, противопоставленных заявке.

В силу закона (в частности VI части Гражданского Кодекса РФ) несанкционированное правообладателем использование товарного знака другим хозяйствующим субъектом, противоречащее положениям п. 2 ст. 4 этого Закона, является нарушением законодательства по товарным знакам и основанием для применения мер ответственности. Подобные действия являются также актом недобросовестной конкуренции. Поэтому владельцу товарного знака, права и интересы которого нарушены, предоставляется защита от таких нарушений в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции. Это следует из анализа понятия недобросовестной конкуренции, которое дано в Законе РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (далее - Закон о конкуренции) и в Парижской конвенции по охране промышленной собственности .

Понятие "недобросовестная конкуренция" определяется как любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации (ст. 4 Закона о конкуренции).

Использование чужого товарного знака в какой-либо форме независимо от способа такого использования - это активное поведение на рынке. Хозяйствующими субъектами, которые могут быть признаны нарушителями, являются российские и иностранные коммерческие организации (их объединения), некоммерческие организации (за исключением тех, которые не занимаются предпринимательской деятельностью), а также индивидуальные предприниматели. Как отмечает К. Тотьев, субъектами таких действий не могут быть органы исполнительной власти и местного самоуправления, поскольку они вообще не участвуют в предпринимательской деятельности, а следовательно, и в непосредственной конкурентной борьбе на рынке.

Использование чужого товарного знака противоречит действующему законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

Противоречие действий какого-либо хозяйствующего субъекта положениям закона делает их противоправными, независимо от того, входят ли нормативно - правовые акты, положения которых были нарушены, в состав законодательства о недобросовестной конкуренции.

Несколько сложнее обстоит дело с определением противоречия такому понятию, как обычай делового оборота. Обычаи делового оборота - это сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством, независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе (п. 1 ст. 5 ГК). В действующем законодательстве предусмотрено, что обычаи делового оборота применяются наравне с нормативными актами и условиями договоров. Правовое значение обычаев делового оборота заключается, кроме всего прочего, в том, что эти обычаи служат одним из эталонов добросовестной конкуренции.

Таким образом, под обычаем делового оборота, который может быть применен судом при разрешении спора, вытекающего из предпринимательской деятельности, следует понимать не предусмотренное законодательством или договором, но сложившееся, т.е. достаточно определенное в своем содержании, широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, например традиции исполнения обязательств и т.п. Обычай делового оборота может быть применен независимо от того, зафиксирован ли он в каком-либо документе, например опубликован в печати, изложен во вступившем в законную силу решении суда по конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства, и т.п. (п. 4 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Очевидно, что признавать какое-то правило поведения обычаем делового оборота может суд. Но в силу, например, п. 1 ст. 27 Закона о конкуренции рассматривать факты нарушения антимонопольного законодательства и принимать по ним решения и предписания в пределах своей компетенции вправе федеральный антимонопольный орган. Таким образом, кроме суда владелец товарного знака вправе обращаться в Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. В этом случае органом, который вправе признавать или не признавать то или иное правило поведения сложившимся в качестве обычая делового оборота, является МАП России.

Но придерживаясь формулировки Закона о конкуренции, мы приходим к выводу, что использование чужого товарного знака явно противоречит обычаям делового оборота, поскольку несанкционированное использование чужих знаков не может быть признано добросовестной конкуренцией между субъектами хозяйственной деятельности. Эти действия явно недобросовестны по отношению к владельцу знака (своему конкуренту). Каждый субъект должен сам и своими силами продвигать свой товар на рынок, добиваться его высокой репутации, а не пользоваться достижениями других для увеличения продаж или популярности своего продукта.

Целью недобросовестных конкурентных действий является приобретение необоснованных преимуществ.

При осуществлении предпринимательской деятельности получение обоснованных преимуществ за счет лучшей ее организации, меньших издержек и высокого качества продукции вполне допустимо. Более того, эти преимущества предполагаются самим наличием конкурентного механизма на товарном или ином рынке. В контексте ст. ст. 4, 10 Закона о конкуренции под обоснованными преимуществами можно понимать выгоды предпринимателей, ставшие результатом наилучшего, по сравнению с конкурентами, использования факторов хозяйственной деятельности. Выгоды, полученные иным путем и с использованием противоправных приемов, можно считать необоснованными.

Проявления недобросовестной конкуренции могут причинить (или причиняют) убытки другим конкурирующим предпринимателям либо нанести ущерб их деловой репутации.

Таким образом, в Российской Федерации для пресечения недобросовестной конкуренции наличие фактически наступившего ущерба не является обязательным. Нарушением признается само действие хозяйствующего субъекта, которое противоречит законодательству. Наличие вреда должно доказываться только в том случае, если пострадавшая сторона требует возмещения убытков. Это же относится и к деловой репутации правообладателя.

Вследствие несанкционированного использования чужого товарного знака происходит необоснованное формирование и поддержание потребительского интереса к продукту, производимому или реализуемому нарушителем. Нарушитель, используя чужой товарный знак, обеспечивает сбыт своей продукции. Зачастую такая продукция производится кустарным способом, без дополнительных затрат на рекламу, дорогостоящее оборудование и качественное сырье, в результате чего она на несколько порядков может быть дешевле оригинальной. Соответственно, на несколько порядков ниже и ее качество. Тем самым происходит уменьшение спроса на оригинальные продукты (товары) владельца знака, их вытеснение с рынка в той части спроса, в которой спрос удовлетворяется реализацией незаконного продукта нарушителя. Владелец товарного знака несет убытки, как правило, в виде упущенной выгоды, которая определяется в ст. 15 ГК как неполученные доходы, которые лицо (владелец знака) получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Владельцу товарного знака кроме убытков наносится ущерб деловой репутации, так как низкое качество товара "нарушителя" может создавать у потребителя негативное отношение и к оригинальному знаку, которым маркируется такой товар.

Недобросовестная конкуренция осуществляется в формах, перечень которых дан в ст. 10 Закона о конкуренции.

Указывая такую форму недобросовестной конкуренции, как продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг, законодатель относит продажу товара с незаконным использованием чужого товарного знака к формам недобросовестной конкуренции. Перечень форм недобросовестной конкуренции, который дан в Законе, не является исчерпывающим. К ним можно отнести любые недобросовестные действия конкурентов, противоречащие законодательству и направленные на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности.

Из п. 2 ст. 2 Закона о конкуренции, который регулирует его применение к отношениям, связанным с объектами исключительных прав, возникает противоречие. Эта норма устанавливает, что Закон не распространяется на отношения, связанные с объектами исключительных прав, за исключением случаев, когда соглашения, связанные с их использованием, направлены на ограничение конкуренции. Но, с другой стороны, по ст. 10 Закона о конкуренции определяющим признаком является не наличие соглашения, а реализация (продажа) товара (работы, услуги) с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности, в том числе товарных знаков. Кроме того, незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, в частности товарных знаков, полностью отвечает всем признакам недобросовестной конкуренции, которая находится в сфере регулирования Закона о конкуренции.

Это противоречие должно быть снято путем приведения ст. 2 Закона о конкуренции в соответствие со ст. ст. 4, 10 этого же Закона.

Статья 10(bis) Парижской конвенции относит несанкционированное использование чужого товарного знака к акту недобросовестной конкуренции. В соответствии с п. п. 2, 3 этой конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах; подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Положения ст. 10(bis) Парижской конвенции определяют акты недобросовестной конкуренции как всякие акты конкуренции, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Это общее определение недобросовестной конкуренции. Под понятием "противоречие честным обычаям в промышленных и торговых делах" следует понимать противоречие обычаям делового оборота и законодательству соответствующего государства. Подобный критерий не ограничивается честными обычаями, существующими в стране, где испрашивается охрана против недобросовестной конкуренции. Пункт 3 ст. 10(bis) Парижской конвенции дает примеры действий, которые следует считать актами недобросовестной конкуренции и которые должны быть запрещены. Приведенный в этой статье перечень актов недобросовестной конкуренции не является исчерпывающим, а представляет лишь минимум примеров.

Непосредственно на рассматриваемые отношения распространяется первый пример действий, который к недобросовестной конкуренции относит всевозможные действия, способные вызвать смешение каким бы то ни было образом в отношении предприятий, изделий или промышленной или торговой деятельности конкурента. Такое смешение может возникнуть в результате использования товарных знаков конкурентов, идентичных или сходных с ними. При этом не имеет значения, действовал ли нарушитель виновно или нет, хотя факт отсутствия вины может влиять на применяемые санкции.

От выбора владельцем товарного знака законодательства для защиты своего права (в рамках гражданско - правового способа защиты или в рамках законодательства, регулирующего защиту от недобросовестной конкуренции) зависит, в частности, применение как материальной базы, регулирующей основание и размер ответственности за подобные нарушения, так и процедуры защиты.

2.2 Типовые способы совершения правонарушений

Давно известно, что товарный знак, завоевавший доверие покупателей, является некой гарантией высокого качества выпускаемых товаров. Именно поэтому компаниям так важно защитить свой товарный знак, причем нередко делать это приходится в судебном порядке. Рассмотрим типичные спорные ситуации, связанные с регистрацией товарного знака и его незаконным использованием.

Для того чтобы обладать исключительным правом на использование товарного знака, его необходимо зарегистрировать. При этом товарный знак будет считаться юридически защищенным только на территории той страны, в которой он зарегистрирован, и только применительно к тем товарам, в отношении которых он зарегистрирован.

Международная регистрация товарного знака по заявке российских компаний возможна только после того, как этот знак будет зарегистрирован в России. По состоянию на 30 апреля 2003 года участниками Мадридского соглашения и Протокола к нему является 71 государство.

Товарные знаки позволяют отличать сходные товары (работы, услуги) одних предприятий и частных лиц от товаров (работ, услуг) других.

Споры, связанные с регистрацией товарного знака

В регистрации товарного знака может быть отказано на основании положений статей 6 и 7 Закона о товарных знаках.

Так, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары (в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, ценность, время, место, способ производства или сбыта);

государственных гербов, флагов и т. п.

Пример 1

Первоначальная регистрация по заявке компании ОАО "Концерн "Калина" товарного знака "Фтородент -- Ftorodent" была отменена Роспатентом. Основанием стал вывод о том, что наименование "Фтородент -- Ftorodent" вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида и указывает на качество и свойство товара -- зубную пасту, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя конкретного производителя.

Суд поддержал эти доводы и указал на то, что в течение многих лет (еще до распада СССР) название "Фтородент" не обладало индивидуализирующей функцией, присущей товарному знаку, и зубная паста под этим названием выпускалась разными предприятиями более десяти лет. Наименование "Фтородент" указывает на наличие в зубной пасте фтора (ftor), который оказывает лечебно-профилактическое действие на твердые ткани зубов -- "дент" (dent) (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.06.01 № КГ-А40/3119-01).

Необходимым условием регистрации товарного знака является его новизна. Например, в качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или "сходные до степени смешения" с товарными знаками, заявка на регистрацию которых была подана раньше другим предприятием (частным лицом) в отношении тех же товаров. Это предприятие (частное лицо) имеет приоритетное право на использование товарного знака.

Пример 2

Апелляционная палата Роспатента рассмотрела возражения иностранной компании -- владельца товарного знака "GIORGIO ARMANI" -- против регистрации российской фирмой товарного знака "GIANNI ARMANI", который мог указываться на производимых ею тканях, одежде и обуви. Иностранная компания основывала свои возражения на том, что товарный знак "GIANNI ARMANI" воспроизводит фамилию всемирно известного модельера и сходен до степени смешения с каждым из принадлежащих иностранной компании международных товарных знаков "ARMANI", "GIORGIO ARMANI", "AX ARMANI EXCHANGE", также используемых на тканях, одежде и обуви.

Апелляционная палата Роспатента согласилась с этими доводами и отменила регистрацию товарного знака "GIANNI ARMANI".

В качестве товарных знаков также не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные:

названию известного в России произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения без согласия обладателя авторского права;

фамилии, псевдониму известного лица без согласия этого лица (или его наследников);

фирменному наименованию (его части) российской компании (в отношении однородных товаров), которое было зарегистрировано до подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Пример 3

ООО "Торгово-производственная фирма "1000 мелочей" обратилось в суд с требованием признать недействительной регистрацию компанией ЗАО "Лаверна" товарного знака "1000 мелочей". Суд поддержал истца, указав на то, что фирма "1000 мелочей" была зарегистрирована задолго до регистрации ЗАО "Лаверна" товарного знака. При этом фирма "1000 мелочей" оказывает услуги, являющиеся однородными к тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак: по 35-му классу -- демонстрация товаров, стимулирование сбыта товара (для третьих лиц), организация и проведение выставок с коммерческими и рекламными целями; по 36-му классу -- посредничество (представление агентов-посредников); по 42-му классу -- реализация товаров. Поскольку регистрация товарного знака произведена с нарушением ст. 7 Закона о товарных знаках, она была признана неправомерной (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.08.01 № КГ-А40/3913-01).

Следует отметить, что большинство разногласий, связанных с вопросами регистрации товарных знаков, не доходят до арбитражного суда, а разрешаются Палатой по патентным спорам Роспатента. Основную же часть судебных разбирательств составляют дела о незаконном использовании товарных знаков.

Нарушение прав на товарный знак

Как уже указывалось, правовая охрана товарного знака возможна только в том случае, если он зарегистрирован. При этом исключительное право владельца на товарный знак определяется в отношении тех товаров и услуг, которые перечислены в свидетельстве на товарный знак.

Пример 4

ООО "Ювелюкс" обратилось в суд с требованием обязать ООО "Векста" прекратить использовать товарный знак "МАСКА". Суд отказал в иске, мотивировав это тем, что ООО "Ювелюкс" зарегистрировало товарный знак "МАСКА" в отношении продажи ювелирных изделий, в то время как ООО "Векста" занимается реализацией одежды и использует товарный знак "МАСКА" на вывеске. Таким образом, компании используют одно и то же обозначение в отношении разных товаров, которые согласно Международной классификации товаров и услуг не являются однородными. С учетом видов реализуемых товаров применяемый фирмами товарный знак способен отличать услуги одной компании от услуг другой, в связи с чем потребители не могут быть введены в заблуждение (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.11.02 № КГ-А40/7269-02).

Часто бывает так, что конкуренты используют не точно такой же товарный знак, как у его владельца, а очень похожий. В таких случаях владелец оригинального товарного знака должен доказать, что товарные знаки схожи до степени смешения и могут вводить покупателей в заблуждение в отношении товара и его производителя.

Пример 5

Компания "Бакарди энд Компани Лимитед" обратилась в суд с требованием запретить ООО "Глобус" использовать для маркировки выпускаемых им алкогольных напитков название "MARTINO", сходного до степени смешения с товарным знаком "MARTINI", владельцем которого является компания. "Бакарди энд Компани Лимитед" зарегистрировала свой товарный знак в России, и, по ее мнению, продажа напитка со сходным названием является нарушением прав на товарный знак. Заключение Федерального института промышленной собственности подтвердило, что названия "MARTINI" и "MARTINO" сходны до степени смешения и могут вводить в заблуждение потребителей в отношении товара и его производителя (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.10.01 № 3393).

Таким образом, нарушителями могут быть не только фирмы, которые самостоятельно произвели товары и использовали на них чужой товарный знак, но и компании, реализующие или хранящие эти товары. В последнем случае, однако, потребуется доказать, что товары хранились с целью их дальнейшей продажи, а не для собственного потребления.

Пример 6

Изготовитель заменителя сахара обратился в суд с иском к фирме, на складе которой хранилась продукция, маркированная его товарным знаком. Фирма не признавалась в нарушении, ссылаясь на то, что она лишь предоставила свои склады для хранения товара. Однако было установлено, что она направила нескольким розничным магазинам предложения о продаже указанного заменителя сахара и проекты соответствующих договоров. В связи с этим суд указал на то, что целью фирмы была последующая реализация продукции, а это является нарушением права истца на товарный знак (п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.97 № 19).

Хранение продукции с товарным знаком другой фирмы само по себе не может считаться нарушением. Если организация просто предоставила свои помещения для складирования товара, а продать его намеревается другая фирма, то именно продавец будет являться нарушителем.

В то же время из анализа законодательства следует, что импорт товаров, на которых использован товарный знак без согласия его владельца, является нарушением прав на этот товарный знак независимо от цели ввоза товаров. Такой же вывод сделан в Методических рекомендациях по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков (утв. письмом ГТК России от 29.05.03 № 01-06/22096).

Очевидно, что работать под известным товарным знаком намного выгоднее, нежели затрачивать огромные средства на "раскрутку" собственного бизнеса и поддержку его стабильности. Поэтому в настоящее время широкое распространение в предпринимательской сфере получили сделки, связанные с передачей права на использование товарного знака. Между тем при неправильном оформлении таких сделок нередко возникают спорные ситуации, разрешать которые приходится в суде.

Глава 3. Характеристика сведений, которые подлежат доказыванию в ходе выявления правонарушений, связанных с незаконным использованием товарного знака

3.1 Общие процессуальные сведения и сведения, свидетельствующие о факте совершения правонарушения

Помимо систематизации и кодификации материально-правовых норм о гражданских правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации значительное внимание государства направлено на улучшение правоохранительной деятельности компетентных органов, направленной на реализацию публично-правовой ответственности за нарушение исключительных прав.