Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

І хоча висновком експерта у зазначеній справі встановлено, що комерційні найменування сторін є схожими настільки, що їх можна сплутати, суд дійшов іншого висновку. Суд, підтримуючи позицію попередніх інстанцій, зазначив, що комерційні найменування позивача та відповідача по даній справі є однаковими.

Цікавою в цьому аспекті, на наш погляд, є постанова Вищого господарського суду України від 10 березня 2004 року [65]. Так, позивачем у даній справі було товариство з обмеженою відповідальністю «Бордо», відповідачем - приватне підприємство «Бордо». І попри ідентичні (тотожні) додатки комерційних найменувань обох суб'єктів господарювання - «Бордо», однакову сферу діяльності (в даному разі - виробництво будівельних матеріалів) в цілому комерційні найменування позивача і відповідача не є тотожними. Як вже зазначалося, обов'язковою складовою комерційного найменування є зазначення організаційно-правової форми його власника, а тому відмінність навіть лише у цій частині комерційного найменування (ТОВ та ПП) виключає можливість визнання комерційних найменувань тотожними.

Що ж до недобросовісного використання комерційних найменувань, схожих до ступеня змішування, то в даному разі судова практика є значною. Так, у постанові Вищого господарського суду України від 1 березня 2005 року у справі №11/245 [66], якою рішення попередніх інстанцій залишено в силі, зазначено, що закрите акціонерне товариство «Фармація», використовуючи саме таке комерційне найменування, тим самим порушила права обласного комунального підприємства «Фармація». Оскільки обидва суб'єкта господарювання здійснюють однакову діяльність, це може призвести до їхнього сплутування.

Також як приклад слід навести постанову Вищого господарського суду України від 3 жовтня 2006 року у справі №21/461 [71], згідно з якою позивач у справі - відкрите акціонерне товариство «Укрпластик» просив визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг («Укрпластик»), який належить відповідачу - товариству з обмеженою відповідальністю «Укрпластик ХХІ століття» та який схожий до ступеня змішування із комерційним найменуванням позивача. Висновком експерта по даній справі встановлено, що конкуруюче комерційне найменування та спірна торговельна марка є схожими до ступеня змішування. Зважаючи на висновок експерта та на вимоги позивача (який вимагав лише визнання недійсним зазначеного свідоцтва, але не вимагав заборони використання схожого комерційного найменування), свідоцтво відповідача було визнано недійсним.

З наведеної справи стає зрозуміло, що права суб'єкта господарювання на комерційне найменування можуть бути порушені шляхом реєстрації схожого до ступеня змішування знака для товарів і послуг. Одразу слід зазначити, що, на нашу думку, не можна говорити про тотожність (однаковість) комерційного найменування та торговельної марки. Навіть враховуючи повну відповідність (як в наведеній вище справі №21/461) торговельної марки «Укрпластик» та додатку комерційного найменування позивача ВАТ «Укрпластик» - «Укрпластик», комерційне найменування має розглядатися в цілому, тобто разом з його корпусом - «відкрите акціонерне товариство» («ВАТ»). За таких умов вони (комерційне найменування та торговельна марка) можуть бути визнані лише як такі, що є схожими до ступеня змішування. Єдиним винятком з наведеного положення є ситуація, коли чужий знак для товарів та послуг повністю відображатиме комерційне найменування - і корпус («ВАТ», «ТОВ» тощо), і додаток («Укрпластик», «Медіа Сайкл» і т. п.). за таких умов комерційне найменування та торговельна марка, що протиставляються при експертизі, можуть бути визнані тотожними. Проте таких прикладів на практиці нам не відомо. Що ж до практики, аналогічної наведеній у справі №21/461, тобто при конкуренції комерційного найменування та торговельної марки, то вона є також значною.

Так, у справі №21/364, в якій Вищим господарським судом України 18 жовтня 2005 року прийнято постанову [69] про залишення в силі рішень попередніх інстанцій, позивач - закрите акціонерне товариство «Датасат» просив суд визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг. Згідно з цим свідоцтвом було зареєстровано знак - «ДАТАSAT», власником якого був відповідач - закрите акціонерне товариство «Українські Сателітарні Системи». Даний знак, на думку позивача, був схожим до ступеня змішування з його комерційним найменуванням. Окрім іншого, в даній постанові зазначено, що висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності у даній справі підтверджується:

- факт відомості комерційного найменування позивача ЗАТ «Датасат» стосовно товарів 9 класу та послуг 35, 38 класів МКТП на дату подання ЗАТ «Українські Сателітарні Системи» заявки про реєстрацію знака «ДАТАSАТ»;

- схожість комерційного найменування позивача ЗАТ «Датасат» та знака для товарів і послуг «ДАТАSАТ» відповідача до ступені змішування.

Враховуючи висновок експерта та на підставі ст. 159 ГК України, ст. 8 Паризької конвенції, ст. 489 ЦК України тощо Вищий господарський суд України постановив залишити в силі рішення попередніх інстанцій, якими свідоцтво відповідача на знак для товарів та послуг «ДАТАSАТ» скасовано.

Цікавою є постанова Вищого господарського суду України від 17 липня 2007 року у справі №21/518 [73], в якій спірна ситуація в цілому схожа з тією, що викладена вище. Позивач - ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр - СТБ» звернувся до суду з позовом, зокрема, про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг «СТБ», який належить відповідачу - ПП «ТРК «Славія-ТV». Забігаючи наперед, слід зазначити, що Вищий господарський суд України залишив у силі рішення попередніх інстанцій, якими позов ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр - СТБ» задоволено, а свідоцтво на знак «СТБ» визнано недійсним. Проте серед іншого в даній постанові суду закріплено декілька важливих аспектів, які слід підкреслити:

- до складу комерційного (фірмового) найменування ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ» входять такі складові: 1) організаційно-правова форма («Закрите акціонерне товариство»); 2) галузь діяльності («Міжнародний Медіа Центр»); 3) індивідуалізуюче (дистинктивне) позначення («СТБ»). Позначення «СТБ» є розрізняльною частиною зареєстрованого фірмового найменування ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ»;

- позначення «СТБ» як засіб індивідуалізації фірмового найменування відповідача під час фактичного і тривалого використання набуло розрізняльної здатності;

- господарські суди першої та апеляційної інстанцій дійшли вірного висновку про те, що відповідач є власником права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування «СТБ».

Перше твердження є, на наш погляд, важливими, адже правильно і повністю відображає законодавчо закріплену структуру комерційного найменування (про яку було зазначено в Розділі 1 нашої роботи). Друге твердження є необхідним, адже, виокремлюючи частину комерційного найменування, яка є індивідуальною (в даній справі - «СТБ»), суд дає змогу експерту визначити, що, власне, потрібно порівнювати з торговельною маркою. Третє ж твердження є невірним з причин, викладених в Розділі 1 даної роботи.

Отже, вище викладено дві найпоширеніші форми порушення прав на комерційне найменування: перша - шляхом використання тотожного / схожого комерційного найменування, друга - шляхом реєстрації, використання схожої торговельної марки. Третя форма порушення прав - комерційне використання інших позначень, які є тотожними / схожими із комерційним найменуванням суб'єкта господарювання. Зрозуміло, що слово «інші» не є інформативним, але завдяки прикладам, які будуть наведені далі, стануть зрозумілими зміст даного слова та формулювання в цілому.

Так, у господарській справі №5/20н, в якій Вищим господарським судом України 12 липня 2005 року прийнято постанову [68], якою рішення попередніх інстанцій залишено в силі, судом було встановлено, суть спору зводилася до такого:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Ріо-Плюс» (далі - ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс») подало заяву до адміністративної колегії Антимонопольного комітету України у зв'язку з недобросовісною конкуренцією з боку товариства з обмеженою відповідальністю «Олвіко» (далі - ТОВ «Олвіко») у формі неправомірного використання останнім назви друкованого засобу масової інформації, що є схожим до ступеня змішування з позначенням заснованої третьою особою газети. Антимонопольний комітет України встановив, що ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс» заснувало газету «РИО-плюс», а ТОВ «Олвіко» - газету «Р.И.О.-люкс», обидві газети випускаються у м. Алчевськ. В результаті розгляду заяви ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс» Антимонопольний комітет України дійшов висновку, що своїми діями, а саме - заснуванням та виданням зазначеної газети ТОВ «Олвіко» вчиняє акт недобросовісної конкуренції, що порушує права ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс», зокрема, на комерційне найменування. В рішення Антимонопольний комітет України зокрема, зазначено, що використання позначення (назви) газети «Р.И.О.-люкс» може призвести до змішування з діяльністю ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс», а тому ТОВ «Олвіко» зобов'язано припинити порушення прав іншого суб'єкта господарювання (заявника).

ТОВ «Олвіко», не погоджуючись з позицією Антимонопольного комітету України, звернулося до господарського суду з проханням скасувати рішення останнього. Проте господарські суди (першої, апеляційної та касаційної інстанції) погодилися з позицією Антимонопольного комітету України стосовно недобросовісності дій ТОВ «Олвіко» щодо видання газети, назва якої є схожою до ступеня змішування із назвою ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс».

Наступною проаналізуємо справа №12/444, в якій Вищим господарським судом України винесено постанову від 17 травня 2005 року [67], якою залишено в силі рішення попередніх інстанцій. Так, у даній справі позивач - закрите акціонерне товариство «Форт» (далі - ЗАТ «Форт») просило суд скасувати державну реєстрацію виключної правомочності на твір та визнання недійсним свідоцтва га твір, виданий Державним підприємством «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі - ДП УААСП) на ім'я закритого акціонерного товариства страхова компанія «ДАСК» (далі - ЗАТ СК «ДАСК»). Підставою для зазначених вимог був факт державної реєстрації ДП УААСП на ім'я ЗАТ СК «ДАСК» виключної правомочності на твір серії ВП №252 - «Назва закритого акціонерного товариства страхова компанія «ДАСК» з іноземними інвестиціями». На жаль, з тексту постанови Вищого господарського суду не зовсім зрозумілим є те, в чому полягали порушення прав ЗАТ «Форт», але в обґрунтування в постанові наведено таке твердження:

- словосполучення «Назва закритого акціонерного товариства страхова компанія «ДАСК» з іноземними інвестиціями» не може бути об'єктом авторського права, оскільки не є твором у галузі літератури, науки або мистецтва;

- зареєстроване словосполучення є найменуванням ЗАТ СК «ДАСК», під яким її було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, та використовується на її бланках, тобто фактично є комерційним найменуванням ЗАТ СК «ДАСК»;

- ДП УААСП на момент видачі Свідоцтва про державну реєстрацію виключної правомочності особи на твір серія ВП №252 не мало повноважень реєструвати фірмове чи комерційне найменування в якості твору.

Отже, з викладеного зрозуміло, що права на комерційне найменування можуть бути порушені шляхом недобросовісної реєстрації суб'єктом господарювання (або й фізичною особою) авторського права на твір, який відтворює повно чи частково комерційне найменування іншого суб'єкта господарювання. Використовуючи таким чином чуже комерційне найменування, суб'єкт господарювання може посилатися на належне йому свідоцтво на певний твір як на підставу такого використання. Необхідно зазначити, що для встановлення порушення в такій справі (і аналогічним їй, якщо такі будуть мати місце) необхідно встановити саме комерційний характер реєстрації авторських прав.

Показовою, на нашу думку, є й третя справа - №12/25, в якій Господарським судом м. Києва прийнято рішення від 3 лютого 2009 року [87]. У даній справі позивач - всесвітньо відома компанія Гугл Інк. (Google Inc., США) подала позов до товариства з обмеженою відповідальністю «ГОУ ОГЛЕ» (далі - ТОВ «ГОУ ОГЛЕ») та товариства з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер» (далі - ТОВ «Хостмайстер») про припинення порушення прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. З рішення зрозуміло, що ТОВ «Хостмайстер» зареєстрував на ім'я ТОВ «ГОУ ОГЛЕ» доменне ім'я «google.ua». Окрім цього у справі було встановлено такі обставини:

- частка «ua» у доменному імені вказує на Україну, як на окремий сегмент адресного простору у мережі Інтернет і не має розрізняльної здатності.

- доменне ім'я «google.ua», що використовується ТОВ «ГОУ ОГЛЕ», складається з двох елементів - «google» та «ua». При цьому розрізняльну здатність має лише один елемент - позначення «google».

- спеціалістом у даній справі були підтверджені також і інші фактичні обставини, що мали значення для вирішення даної справи, зокрема:

1. розрізняльною частиною доменного імені «google.ua» є слово «google»;

2. комерційне найменування «Google» є тотожним з розрізняльною частиною доменного імені «google.ua»;

3. в доменному імені «google.ua» використано комерційне найменування «Google»;

4. використання ТОВ «ГОУ ОГЛЕ» комерційного найменування «Google» в доменному імені «google.ua» вводить споживачів в оману щодо послуг, які ним надаються.

А оскільки комерційне найменування і компанії Гугл Інк. і ТОВ «ГОУ ОГЛЕ», на нашу думку, не є навіть схожими, то позивач правильно вимагає лише заборони використання доменного ім'я, яке відтворюю індивідуалізуюче частину його комерційного найменування.

Останню з наведених форм порушення прав на комерційне найменування може бути використано і фізичною особою при порушенні прав суб'єкта господарювання. Так, реєструючи на власне ім'я доменне ім'я, наприклад, «mercedes.kiev.ua», «coca-cola.org.ua» і т. п. фізична особа порушує права відповідних компаній, в тому числі на комерційне найменування.

Отже, вище було викладено форми порушення прав на комерційне найменування певного суб'єкта господарювання, яке можуть бути вчинені фізичними особами та юридичними особами. Що ж до фізичних осіб-підприємців, то вони можуть вчиняти відповідні порушення прав на комерційні найменування у тих же формах, що й фізичні особи, а відтак їхні протиправні дії можуть кваліфікуватися за ознаками ст. ст 51² КУпАП та 229 КК України, але без застосування ст. ст. 164 КУпАП та 202 КК України (здійснення господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання).

В той же час на власній практиці ми пересвідчилися, що провадження у відповідних справах подеколи закривається судами з різних підстав. Так, Шевченківським районними судом м. Києва було розглянуто справу №3-4981/07 про адміністративне правопорушення щодо приватного підприємця N Оскільки наведений приклад подається з власної практики та судове рішення у ньому з невідомих причин не опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень - http://www.reyestr.court.gov.ua/, то імена та назви сторін будуть змінені (з мотивів захисту комерційної таємниці)., що здійснював торгівлю одягом, на якому незаконно було використано комерційне найменування та торговельні марки, які належать іноземній компанії W.

Суд, кваліфікувавши дії згаданого приватного підприємця за ст. 51² КУпАП, тим не менш постановив закрити провадження у даній справі, враховуючи ту обставину, що строк притягнення до адміністративної відповідальності N закінчився. Проте одяг, яким торгував приватний підприємець, суд постановив знищити.

Однак в іншій аналогічній справі про адміністративне правопорушення №3-7689/09 приватного підприємця все ж було притягнуто до адміністративної відповідальності та стягнуто штраф у розмірі 250 гривень.

В той же час у разі закриття провадження у таких справах або й навіть притягнення приватних підприємців до адміністративної чи кримінальної відповідальності компанії, які є власниками прав на комерційні найменування, права на яке порушені, звертаються до господарських судів з клопотанням про притягнення цих підприємців до матеріальної відповідальності фактично вже за акти недобросовісної конкуренції.

Підсумовуючи викладене, слід узагальнити викладені форми порушення прав на комерційне найменування. Отже, такими формами є:

1) нанесення комерційного найменування на певну продукцію або демонстрація його при наданні послуг. Окрім нанесення також слід визначити порушенням зберігання продукції з нанесеним на неї комерційним найменуванням, пропонування до продажу продукції/надання послуг з використанням останнього;

2) видання уповноваженою посадовою особою суб'єкта господарювання наказу (не обов'язково письмового) про нанесення на продукцію, яку виробляє даний суб'єкт, чужого комерційного найменування (або його додатку) та виконання такого наказу належним працівником. Дане положення є спірним та неоднозначним і обґрунтовується фактично лише практикою, наведеною вище (стосовно порушення прав компанії Akihaba Electric Corporation Ltd.);

3) використання суб'єктом господарювання в своїй діяльності комерційного найменування, яке є тотожним / схожим до ступеня змішування із комерційним найменуванням (або його додатком) іншого суб'єкта;

4) реєстрація і використання суб'єктом господарювання торговельної марки, яка є схожою із комерційним найменуванням (або його додатком) іншого суб'єкта господарювання;

5) використання суб'єктом господарювання чужого комерційного найменування (або його додатку) для позначення належного йому певного, закладу, газети тощо;

6) реєстрація будь-яким суб'єктом авторських прав на певний на твір, який відтворює комерційне найменування (або його додаток) суб'єкта господарювання;

7) реєстрація будь-яким суб'єктом на свої ім'я доменного ім'я, яке відтворює комерційне найменування (або його додаток) певного суб'єкта господарювання.

Даний список можна продовжити, зазначивши наступним пунктом - «інші форми», оскільки, як стверджує прислів'я: поки ви створюєте замок, до нього вже хтось готує відмичку. Новітні технології, які все швидше виникають, та негативний досвід порушників дає останнім змогу шукати інші шляхи порушення прав на комерційне найменування, а тому обмежувати добросовісних суб'єктів господарювання у можливості визнання певних дій порушенням неправильно.

3.2 Повноваження суду щодо захисту прав на комерційне найменування

Кожна особа, яка вступає в цивільно-правові відносини, може захищати свої порушені або оспорювані права, інтереси, які охороняються законом. Право на захист мають також і власники комерційних найменувань.

Під захистом прав на комерційне найменування розуміють реалізацію передбачених законом заходів, за допомогою яких власник прав на комерційне найменування може забезпечити недоторканість цих прав, а в разі їх порушення - відновлення своїх порушених прав, припинити їх порушення та застосувати до порушника відповідні санкції [64, с. 3; 8, ст. 62]. Тобто, коли не спрацьовує механізм держави, спрямований на забезпечення охорони, зокрема, прав на комерційне найменування: всі закони, діяльність державних органів, тоді вступає в силу державний механізм захисту прав, який може виявлятися в різних формах.

І саме така послідовність проявляє, як зазначила професор Ромовська З.В. [27, ст. 482], взаємозв'язок правової охорони та правового захисту: захищаючи право конкретної особи, суд тим самим здійснює охоронну функцію щодо суспільного ладу, прав інших осіб, утверджуючи соціальну цінність правозгідної поведінки.

Розрізняють дві основні форми захисту прав: юрисдикційну і неюрисдикційну (див. Додаток 2).

Неюрисдикційна форма захисту прав включає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту прав на комерційне найменування, які здійснюються ними самостійно, без звернення по допомогу до державних або інших компетентних органів. Йдеться лише про законні засоби захисту [91, ст. 596]. Прикладом такого захисту можуть бути публічні заяви власників комерційних найменувань (чи їх повноважних представників) про те, що певне підприємство використовує схоже комерційне найменування, до якого заявник не має ніякого відношення, чи надсилання листів з попередженням про незаконність певної діяльності (з використанням чужого комерційного найменування тощо).

Юрисдикційна форма захисту прав передбачає діяльність уповноважених державою органів щодо захисту порушених або оспорюваних прав на комерційне найменування. Його суть полягає в тому, що особа, права і законні інтереси якої порушені неправомірними діями, звертається за захистом до державних органів або інших компетентних органів, які уповноважені застосовувати необхідні заходи для відновлення порушених прав і припинення правопорушення. Такими державними та іншими компетентними органами є Міністерство внутрішніх справ України, Антимонопольний комітет України, суди тощо. І оскільки темою даної роботи є саме судовий захист, то якраз повноваження судів щодо захисту прав на комерційне найменування і будуть розглянуті далі.

Доречним видається твердження професора Базилевича В.Д. про те, що на відміну від традиційних економічних благ результати інтелектуальної праці не можуть бути захищені від використання третіми особами на підставі самого лише володіння ними. Після того, як інтелектуальні продукти, не забезпечені спеціальною правовою охороною з боку держави, стають відомими суспільству, творці не в змозі здійснити контроль за їх використанням [2, ст. 274].

Це твердження особливо характерне для комерційного найменування, оскільки воно (на відміну від, наприклад, торговельної марки) взагалі не забезпечено дієвим механізмом охорони: відсутній реєстр комерційних найменувань, повноцінне законодавче регулювання тощо.

Тим не менш законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності надає потерпілим досить широкий спектр способів захисту, тобто держава створила механізм відновлення прав суб'єкта господарювання, але не створила превентивний механізм охорони. Розкриття питання щодо способів захисту прав на комерційне найменування та повноваження суду у такій діяльності видається найбільш доцільним здійснити через стадії судового розгляду у відповідних справах. Це пов'язано з тим, що саме процесуальне законодавство найповніше розкриває повноваження суду щодо такого захисту, тобто визначає, які саме дії суд має право вжити для визначення прав, його відновлення та покарання порушника.

Проте перш ніж перейти до висвітлення зазначених питань слід розкрити питання про те, якім судам підвідомчі справи із захисту прав на комерційне найменування, адже це в свою чергу визначить, яке процесуальне законодавство має бути використане в подальшому.

Не викликає запитань чи заперечень твердження про те, що загальним судам підвідомчі справи про адміністративні правопорушення (за ст. 51² КУпАП), кримінальні справи (за ст. 229 КК України) та цивільні справи щодо захисту прав на комерційне найменування, в яких відповідачем чи позивачем (цивільним позивачем) є фізична особа. Так, у ст. 33 КПК України зазначено, що районному (міському) суду підсудні всі кримінальні справи, крім справ, підсудних вищестоящим судам і військовим судам. У ст. 221 КУпАП зазначено, що судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені, зокрема, ст. 51² КУпАП. Що ж до цивільних справ, то в ст. 15 ЦПК України передбачено, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних відносин (це справи щодо захисту прав на комерційне найменування, в яких відповідачем є фізична особа).

У свою чергу господарським судам підвідомчі справи щодо захисту прав на комерційні найменування, в яких сторонами є суб'єкти господарювання (ст. 1, 2 ГПК України). Проблемним та законодавчо неврегульованим досі залишається питання підвідомчості справ щодо захисту прав на комерційне найменування (та й взагалі об'єктів інтелектуальної власності), в яких стороною є державний орган (суб'єкт владних повноважень). Ця проблематика спричинена тим, що в КАС України передбачено, що компетенція адміністративних судів поширюється, зокрема, на спори юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. В той же час у ч. 3 ст. 16 ГПК України передбачено, що справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом. Дуже часто відповідачем у спорах про захист прав на комерційне найменування виступає Антимонопольний комітет України чи інші державні органи, а тому виникає питання з приводу підвідомчості таких справ. Головним при розмежуванні компетенції адміністративних та господарських судів у справах щодо захисту прав на комерційне найменування, в яких бере участь державний орган, є встановлення того, чи здійснює відповідний суб'єкт владних повноважень (наприклад, якщо він відповідач) у спірних правовідносинах владні управлінські функції щодо іншого суб'єкта (наприклад, позивача). Дана позиція викладена в інформаційному листі Верховного Суду України від 26.12.05 р. [29]. Саме тому практика вирішення справ щодо захисту прав на комерційне найменування, в яких бере участь суб'єкт владних повноважень, свідчить про те, що такі справи підвідомчі саме господарським судам, адже державні органи (якщо, наприклад, вони є відповідачами) в них не здійснюють свої управлінські функції по відношенні до суб'єктів господарювання (які є позивачами). Окрім того, справи щодо захисту прав на комерційне найменування за своїм характером є цивільно-правовими і не передбачають підпорядкованості, а тому не є адміністративними.

Проте саме це питання потребує нагального та детального регламентування шляхом внесення змін до процесуального законодавства, яке б чітко визначало саме предметну (а не суб'єктну) підвідомчість справ щодо захисту прав на комерційне найменування (та й взагалі об'єктів інтелектуальної власності) певному суду.

В багатьох випадках судові дії починаються з клопотання про застосування певної форми захисних заходів тимчасового або проміжного характеру [58, ст. 323], якими згідно із законодавством України є:

- забезпечення позову, про яке згідно з ч. 4 статті 151 ЦПК України може клопотати особа ще до подання позову, причому такий захід вживається саме з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності;

- запобіжні заходи, вжиття яких передбачено розділом V¹ ГПК України. Такі заходи вживаються також до подання позову за заявою суб'єкта господарювання;

- запобіжні заходи, вжиття яких передбачено главою 13 КПК України. Такі заходи можуть вживатися до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, тобто на будь якій стадії дізнання, слідства, тобто навіть до судового розгляду;

- заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення, вжиття яких передбачено главою 20 КУпАП.

Всі зазначені заходи є надзвичайно важливими для захисту прав на комерційне найменування. Період від початку судових слухань до моменту остаточного вирішення питання створює можливості завдання значної майнової шкоди (у вигляді нездійснення збуту і відповідно неотримання прибутку), шкоди для репутації тощо. Окрім того, обвинувачений (в кримінальному процесі) або відповідач (в цивільному чи господарському процесі) може вжити заходів до відчуження власного майна з метою уникнення відповідальності або зменшення її розміру, знищення доказів, які необхідні по справі, або й просто зникнути. Тому якщо в подібних випадках протиправна поведінка відповідача припинена на самому початку (навіть до подання позову), то проблема відшкодування збитків може зникнути зовсім або стати набагато легшою, ніж у разі незастосування таких заходів [58, ст. 323].

Найефективнішим засобом (із захисних заходів тимчасового або проміжного характеру) і таким, що використовується найчастіше, є тимчасова або проміжна судова заборона, наприклад, на вчинення певних дій: відчуження майна, митного оформлення товару тощо, основна мета якої звичайно характеризується як збереження status quo до слухання справи по суті. Хоча збереження status quo на момент подання позову буває найбільш придатною судовою постановою (ухвалою), воно як таке не є основною метою проміжної заборони. Першочерговим завданням, яке суд переслідує, видаючи санкцію на проміжну заборону, є збереження становища, яке найбільшою мірою дозволяє забезпечити справедливість до моменту, коли буде прийматися остаточне рішення.

В той же час законодавство України, визначаючи підстави застосування попередніх заходів (забезпечення позову, запобіжні заходи), виходить з більш конкретних підстав. Мотивами для вжиття попередніх заходів є:

- згідно з КПК України: запобігання спробам обвинуваченого, підсудного тощо ухилитися, зокрема, від суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень (ст. 148 КПК України). Як свідчить практика, найбільш доцільними видами запобіжних заходів перед поданням позову при захисті прав на комерційне найменування є: підписка про невиїзд, особиста порука, порука громадської організації, застава, взяття під варту (стаття 149 КПК України);

- згідно з ГПК України: те, що невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Найбільш доцільними видами запобіжних заходів до подання позову при захисту прав на комерційне найменування є: витребування доказів, огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав, накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб (ст. 43² ГПК України);

- згідно з ЦПК України: запобігання порушенню права інтелектуальної власності (ч. 4 статті 151 ЦПК України, п. 1 ч. 2 ст. 432 ЦК України). Найбільш доцільними видами заходів до забезпечення позову при захисту прав на комерційне найменування є: накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб, заборона вчиняти певні дії, встановлення обов'язку вчинити певні дії, передача речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам (ст. 152 ЦПК України);

- згідно з КУпАП: припинення адміністративних правопорушень забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення тощо. Найбільш доцільними видами заходів до забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення при захисті прав на комерційне найменування є: адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів (ст. 260 КУпАП).

Таким чином, навіть з простого перерахування того, яких заходів може вжити суд для того, щоб на момент винесення рішення не тільки реалізувати свої функції встановлення факту порушення, а й забезпечити реальність виконання судового рішення, вбачається відмінність судової процедури захисту порушених прав від інших (позасудових) способів захисту таких прав. Перш за все слід зазначити, що тільки суд наділений повноваженнями припиняти правопорушення (звичайно, якщо сторона-заявник доведе його наявність) ще до того, як розпочнеться безпосереднє дослідження всіх обставин. Винятком є лише діяльність органів внутрішніх справ та прокуратури, а також органів Антимонопольного комітету України. Так, міліція (прокуратура) має повноваження затримувати порушника, присікати його діяльність, наприклад, шляхом вилучення контрафактної продукції, проте навіть такі дії можуть бути одразу оскаржені до суду. Що ж до повноважень органів Антимонопольного комітету України, то вони згідно з ч. 1 ст. 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» мають право надавати рекомендації, зокрема, суб'єктам господарювання стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень. Проте суб'єкт господарювання, який отримав такі рекомендації, згідно з ч. 2 ст. 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зобов'язаний лише їх розглянути, а от виконати - ні. Ці рекомендації не забезпечені гарантованим державою механізмом виконання. В той же час судові документи, в яких викладаються попередні заходи (по забезпеченню позову, запобіжні), - ухвали (постанови - в процесі вирішення кримінальних справ), самі по собі є виконавчими документами (за умови, що вони відповідають вимогам, передбаченим у ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження»). Після їх отримання заявник (потенційний позивач) може направити такий документ до державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (або органів внутрішніх справ) для здійснення виконавчого провадження. Крім того, такі документи, зокрема, ухвала про вжиття запобіжних заходів (або забезпечення позову), згідно з ст. 43⁶ ГПК України та ч. 9 ст. 153 ЦПК України підлягають негайному виконанню.

В процесі судового розгляду кримінальної справи (далі - кримінальний процес) порядок вжиття запобіжних заходів та подання в зв'язку з цим позову є дещо іншим. Для подання будь-яких заяв (про вжиття запобіжних заходів) в такому процесі необхідно, щоб особу, яка вважає, що її права порушені, було визнано потерпілим (фізична особа, якій заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду) чи цивільним позивачем (фізична чи юридична особа, які зазнали матеріальної шкоди), адже тільки в такому статусі особа може виступати в кримінальному процесі. Визнання в якості потерпілого чи цивільного позивача суб'єктів господарювання, які є власниками комерційних найменувань, може бути здійснено і на стадії досудового слідства (ст. ст. 28, 49, 123 КПК України), наприклад, слідчим, і на стадії судового розгляду (ст. ст. 49, 253 КПК України) - суддею, але до початку судового слідства. І тільки після визнання цивільним позивачем чи потерпілим суб'єкт господарювання має право подавати заяви про вжиття запобіжних заходів (ст. 49, 50 КПК України). Окремо слід зазначити, що фізичну особу, яка одночасно є фізичною особою-підприємцем і якій злочином завдано і матеріальну, і моральну шкоду, може бути визнано і потерпілим, і цивільним позивачем [103, ст. 372].

Що ж до можливості подання заяви про вжиття заходів до забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення, то за загальним правилом юридична особа взагалі не може брати участі в провадженні щодо таких правопорушень, адже потерпілим (згідно з ст. 269 КУпАП) в даному процесі може бути лише фізична особа. В той же час фізична особа-підприємець в разі визнання її потерпілою має право заявляти клопотання, зокрема, про вжиття заходів до забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення (ст. 269, 270 КУпАП).

В подальшому, після постановлення (винесення) ухвали про забезпечення позову (вжиття запобіжних заходів) в господарському або цивільному процесі, заявник має певний обмежений строк - 10 днів (згідно з ч. 5 ст. 151 ЦПК України та ч. 3 ст. 43³ ГПК України) для подання відповідної позовної заяви.

При поданні позовної заяви в цивільному, господарському чи кримінальному процесі суб'єкту господарювання-власнику комерційного найменування слід пам'ятати, що в ст. 16 ЦК України визначені способи захисту порушених (оспорених тощо) прав. Це означає, що суд при постановленні свого рішення може вжити лише передбачених даною статтею заходів, а тому позивачу слід уважно обирати спосіб захисту. Такими способами згідно з зазначеною статтею ЦК України є:

1) визнання прав власника шляхом звернення з також вимогою до суду, який повинен офіційно підтвердити наявність або відсутність даного права. Це є необхідною передумовою застосування інших передбачених законодавством способів захисту.

Як зазначають деякі вчені, зокрема, Довгий С.О., Дроб'язко В.С. та ін. [28, ст. 42] зазначений спосіб захисту прав більшою мірою стосується захисту авторських і суміжних прав, оскільки виникнення самого права на об'єкти промислової власності та засоби індивідуалізації залежить від їх державної реєстрації і для підтвердження цього права в суді не потрібна особливих підстав.

Проте саме в даному аспекті спосіб захисту прав на об'єкти авторського права та на комерційне найменування співпадають, адже: а) і комерційне найменування, і об'єкт авторського права виникають фактично однаково - їх придумують та викладають в певному матеріальному об'єкті: комерційне найменування, наприклад, в статуті, а картину - на ватмані, б) права на них виникають без державної реєстрації;

2) визнання правочину недійсним (зокрема, визнання недійсним повністю чи частково договору, який суперечить законодавству України);

3) відновлення становища, що існувало до порушення прав. Застосовується в тих випадках, коли порушене право внаслідок правопорушення не припиняє свого існування і може бути реально відновлене шляхом усунення наслідків правопорушення;

4) припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушенню. Застосовуються в поєднанні з іншими способами захисту (наприклад, стягнення збитків) або самостійно. Прикладами реалізації цього способу захисту прав можуть бути: припинення подальшого незаконного використання комерційного найменування, а також вимога про вилучення з товару або упаковки комерційного найменування, що незаконно використовується, заборона делегування доменного ім'я, яке порушує права на комерційне найменування тощо. Логічно припустити, що також суд має право припинити реєстрацію статуту суб'єкта господарювання, в якому значиться комерційне найменування, яке є тотожним / схожим із комерційним найменуванням позивача. Проте судова практика свідчить про інше: вимога позивача про визнання недійсними положень статуту відповідача (юридичної особи) в частині, що стосується назви відповідача, не є належним способом захисту права на комерційне найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для визнання недійсними установчих документів юридичної особи відсутня така як тотожність найменувань [70]. Окрім того, вимога про скасування державної реєстрації юридичної особи або зобов'язання її змінити назву шляхом перереєстрації з мотивів схожості комерційних найменувань суб'єктів підприємницької діяльності не є належними способами захисту права на комерційне найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутні така як тотожність найменувань (згідно з абз. 3 п. 54 рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 року №04-5/1107 [85]);

5) відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду; стягнення незаконно отриманого доходу замість відшкодування збитків;

6) припинення правовідносин;

7) визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу місцевого самоврядування та інші способи.

Зазначені способи захисту застосовуються як в цивільному, господарському, так і в кримінальному процесі, оскільки цивільним позивачем в останньому може бути і суб'єкт господарювання, який і є власником комерційного найменування.

Окрім зазначених способів захисту в кримінальному процесі (та в процесі вирішення спору щодо адміністративного правопорушення) застосовуються такі способи, які спрямоване не тільки і не стільки на відновлення порушених прав суб'єктів господарювання, як на покарання злочинців (правопорушників). Так, санкції ст. ст. 229 КК України, 51-2 КУпАП за порушення прав на комерційне найменування передбачають покарання у вигляді накладення штрафу різних розмірів, або виправних робіт, або позбавлення волі та знищення продукції і т. п., де використано комерційне найменування.

Отже, визначившись із способом захисту свого порушеного права, суб'єкт господарювання подає позов. Суд, встановивши, що позов відповідає вимогам, встановленим законодавством (зокрема, 54 ГПК України, 119 ЦПК України), виносить ухвалу про відкриття провадження у справі (про залучення як цивільного позивача в кримінальному процесі або про визнання потерпілим у процесі розгляду справи про адміністративне правопорушення). В подальшому судовому розгляді є декілька важливих процесуальних моментів, які, на нашу думку, заслуговують на увагу.

Перш за все це вирішення питання щодо заходів, спрямованих на забезпечення позову (запобіжні заходи). Так, у господарському процесі, попередня заборона - запобіжні заходи можуть бути або скасовані, або продовжені вже як заходи до забезпечення позову, в цивільному ж процесі - попередні заходи - заходи, спрямовані на забезпечення позову можуть бути продовжені як такі вже після відкриття провадження у справі. Що ж до кримінального процесу, то тут попередня заборона - запобіжні заходи скасовуються лише, коли у них відпаде необхідність (ст. ч. 4 ст. 165 КПК України). Що ж до заходів до забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення, то питання їх продовження вже під час судового розгляду справи про адміністративне правопорушення законодавчо не врегульовано (принаймні в КУпАП).

Окремо слід зазначити, що питання про вжиття заходів до забезпечення позову (вже після ухвалення рішення про відкриття провадження у справі) в господарському процесі може бути прийнято як з ініціативи позивача, так і з власної ініціативи суду (ст. 66 ГПК України). Це, на нашу думку, пов'язано з тим, що саме господарський процес покликаний оперативно захищати права суб'єктів господарювання і в цілому вирішувати господарські спори. А така оперативність, у свою чергу, інколи може бути пов'язана з тим, як швидко будуть вжиті певні заходи, зокрема, до забезпечення позову.

Важливим питанням в аспекті вжиття заходів до забезпечення позову є те, які саме заходи може вжити суд. Види таких заходів передбачені у відповідних статтях ГПК України (ст. 67), ЦПК України (ст. 152). На підставі аналізу положень зазначених статей до захисту прав на комерційне найменування можуть бути застосовані:

- накладання арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві. Це забезпечує можливість того, що, наприклад, продукція, на яку незаконно нанесено тотожне / схоже комерційне найменування (торговельна марка тощо) не буде введена в цивільний оборот, а разі введення такої продукції до подання позову, що отримані в зв'язку з цим кошти будуть в подальшому направлені на відшкодування заявлених позивачем збитків;

- заборона відповідачеві вчиняти певні дії (або навпаки встановленням обов'язку вчинити певні дії). Зрозуміло, що ухвала суду про вжиття саме такого заходу по забезпеченню позову може зупинити відповідача у його незаконних діях, що дасть змогу не допустити настання негативних наслідків;

- заборона іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору. Прикладом такого забезпечення позову є заборона митним органам здійснювати митне оформлення вантажу, який в разі його ввезення на територію України призведе до порушення прав суб'єкта господарювання;

- передача речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам. Відповідна ухвала суду буде гарантією того, що, наприклад, арештоване майно відповідача, яке вироблене з порушенням прав позивача на комерційне найменування, дійсно буде збережене і не потрапить (попри лише арешт) в цивільний оборот.

Окрім того, запобіжні заходив в господарському процесі, які були вжиті до подання позову, після його подання діють як заходи забезпечення позову (ч. 3 ст. 43³ ГПК України). Дана позиція в процесуальному законодавстві є дуже важливою, адже дозволяє (як і, наприклад, в кримінальному процесі) вжити заходів одразу після виявлення факту порушення, тобто до того, як подати позов, і продовжити ці заходи вже після його подання.

Наступне важливе процесуальне питання, яке підлягає вирішення суддею - це питання призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Згідно з процесуальним законодавством України, зокрема, згідно з ст. ст. 143 ЦПК України, 41 ГПК України, 75 КПК України, 273 КУпАП при провадженні в справі для вирішення певних питань, які потребують спеціальних знань, призначається експертиза.

З наведеної в підрозділі 3.1 даної роботи судової практики можна зробити висновок про те, що у справах, які стосуються захисту порушених прав на комерційне найменування, завжди призначається експертиза. В абсолютній більшості випадків позивач, розуміючи те, що рішення суду має бути обґрунтоване, зокрема, і висновком експерта, самостійно подає клопотання про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності. При цьому об'єктами такої експертизи є безпосередньо об'єкт захисту та те позначення, яке виступає засобом порушення прав (торговельна марка, інше комерційне найменування, доменне ім'я тощо). Всі зазначені процесуальні кодекси надають сторонам судового процесу право, окрім як заявляти клопотання про призначення експертизи, ще й пропонувати питання експерту та пропонувати установу і особу, які проводитимуть експертизу.

Проте остаточне рішення стосовно і проведення експертизи, і установи (та особи), яка буде проводити експертизу, і кола питань, які мають бути вирішено, приймає суд (суддя). При цьому останній має керуватися одним важливим принципом: судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже, господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом (п. 1.3 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29 березня 2005 р. №04-5/76 [86]). І хоча, як видно, йдеться про господарські суди, аналогічні норми є й щодо питань призначення експертиз в цивільних і кримінальних справах, зокрема, в п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.97 р. №5 [78]. Так, питання, пов'язане з визначенням комерційного найменування, тобто одним з об'єктів експертизи, є правовим і тому має вирішуватися судом, а не експертом [76].

Що ж до того, які питання все ж таки можна віднести до компетенції експерта, то перелік таких питань наведено в посібнику «Судова експертиза прав інтелектуальної власності: збірник питань» (за ред. П.П. Крайнєва [92]), який розроблено державним науково-дослідним центром та рекомендовано впровадити в практичну діяльність, зокрема, господарських судів листом Вищого господарського суду України [30]. Зрозуміло, посібник не може бути джерелом права, проте саме в ньому наведені питання (щодо об'єктів індивідуалізації - це п. 2.5 згаданого посібника), які відображають те, для чого в принципі має проводитися судова експертиза - дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ, процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства (ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року [25]). Тобто суд визначає те, що має порівнюватися - визначає об'єкти експертизи, а от безпосереднє їх порівняння, тобто встановлення, наприклад, конкретних ознак тотожності чи схожості (змістової, фонетичної, графічної тощо) здійснює експерт.

Висновок експерта, як і інші докази сторін судового процесу, для суду не є обов'язковими і оцінюються судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин в їх сукупності, керуючись законом (ст. 42, 43 ГПК Україна, 147, 212 ЦПК України, 75 КПК України).

Окрім зазначених процесуальних аспектів судового розгляду суд, як зазначено в попередньому абзаці, має оцінити всі обставини справи, зокрема, предмет позову та його підстави. Предмет позову - це матеріально-правові вимоги позивача до відповідача, а підстави - обставини, якими позивач обґрунтовує свою вимогу до відповідача [90]. При поданні позовної заяви предмет та підстава позову викладаються у формі конкретних позовних вимог (предмет позову) та обставин, на яких ґрунтується позовні вимоги, зазначення доказів, що підтверджують позов, обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються, законодавство, на підставі якого подається позов (підстава позову). Всі ці фактичні обставини, матеріали, що їх підтверджують (розрахунки, законодавство, інші документи), суд зобов'язаний належним чином дослідити та зазначити мотиви, з яких суд дійшов певного висновків (стосовно поданих сторонами справи доказів), і закону, яким керувався суд.

Окремо слід зазначити, що хоч за загальним правилом суд і обмежений позовними вимогами позивача, все ж згідно з п. 2 ч. 1 ст. 83 ГПК України суд має право виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для захисту позивачів або третіх осіб і про це є клопотання заінтересованої сторони.

Що ж до належного обґрунтування позову (або заперечення на нього), то сторона, яка його подала зобов'язана, повинна подати належні, допустимі та достатні докази усіх обставин, на які вона посилається. В разі ж неможливості самостійного забезпечення стороною таких доказів, наприклад, якщо необхідно отримати докази про наявність та стан рахунку у банку, або й просто недостатності доказів суд зобов'язаний витребувати їх у будь-якої особи, яка ними володіє. І хоча наведені твердження стосуються господарського процесу (бо вони закріплені в ГПК України), вони видаються важливими, обґрунтованими та такими, що мають бути закріплені і в інших процесуальних кодексах, адже гарантують сторонам судового процесу те, що всі обставини спірних правовідносин будуть досліджені. Слід зазначити, що доказами в судових справах щодо захисту прав на комерційне найменування можуть бути безліч видів документів та інших матеріалів, зокрема:

- статутні документи, якщо, звичайно, в них міститься положення про комерційне найменування;