Правовые отношения в сфере авторского права на программное обеспечение

Возможность передачи лицензии - может осуществляться путем уступки прав из лицензионного договора, либо путем отчуждения материального носителя компьютерной программы, в отношении которой применяется принцип исчерпания прав.

В современной коммерческой практике права требования по обязательствам активно включаются в оборот, в связи с этим актуальным является вопрос о возможности и условиях уступки лицензиатом своих прав по лицензионному договору.

Уступка права требования, принадлежащего кредитору на основании обязательства, регламентируется § 1 гл. 24 ГК РФ. К лицензионным договорам применяются общие положения ГК РФ об обязательствах и о договоре, если иное не установлено правилами части четвертой ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключи тельного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ). Поскольку часть четвертая ГК РФ не содержит никаких запретов относительно возможности уступки лицензиатом права использования компьютерной программы и такая уступка не противоречит характеру предоставляемого права использования, она вполне допустима с точки зрения российского законодательства. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.11.2011 по делу № А60-26562/2011

Правообладатели, как правило, заинтересованы в том, чтобы возможность уступки прав использования была как можно более ограничена. Поэтому нередко лицензионные соглашения содержат запрет на уступку лицензиатом своих прав третьим лицам, либо необходимость получения предварительного согласия лицензиара.

Юридические последствия таких условий о запрете уступки различаются в правовых системах. Так, например, судебная практика США неоднозначна в решении вопроса о действительности уступки, совершенной в обход существующего договорного запрета. Алан Фарнсворт отмечает, что большинство судов, руководствуясь принципом свободы договора, признавали произведенную уступку недействительной. Хотя существует и практика ограничительного толкования, в соответствии с которой оно рассматривается как возложение на контрагента обязанности не переуступать свое право, за нарушение которой наступает договорно-правовая ответственность, в частности право на возмещение убытков. Farnsworth A. Contracts. 4th ed. New York, 2004. P, 694-695. § 503 Английское право признает уступку права, произведенную в нарушение установленного в договоре запрета, недействительной в отношении должника, но само соглашение между цедентом и цессионарием сохраняет свою юридическую силу. Chitty on Contracts: Volume 1. General Principles. 29th ed., London, 2004, P. 1182-1183. Немецкое право же признает недопустимой уступку требования, если она по соглашению с должником запрещена (§ 399 ГГУ). Гражданское уложение Германии / Пер. с нем.; науч. ред. А.Л. Маковский и др. М., 2004. С. 96.

Российское право, как и немецкое, признает произведенную в обход договорного запрета уступку недействительной (ст. 168, п. 1 ст. 388 ГК РФ) Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. М., 2003. С. 73.. При этом следует сделать оговорку, что в соответствии с п. 2 ст. 1216 ГК РФ допустимость уступки требования определяется по праву, подлежащему применению к требованию, являющемуся предметом уступки. Поэтому данный вывод применяется к тем ситуациям, когда само лицензионное соглашение регулируется российским правом, в противном случае действительность произведенной уступки будет определяться в соответствии с правом, применимым к лицензионному соглашению.

Судебная практика США достаточно единообразна по вопросу о возможности уступки полученного права использования и считает невозможной уступку прав лицензиата по неисключительной лицензии в отсутствие согласия лицензиара. В качестве обоснования такой позиции приводится тот факт, что неисключительная лицензия по своей природе является личной и не уступаемой привилегией. Напротив, права, полученные лицензиатом по исключительной лицензии, могут быть предметом передачи третьим лицам, поскольку они составляют собственность лицензиата.

По российскому праву уступка права требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника, может быть произведена лишь с согласия должника (п. 2 ст. 388 ГК РФ). Законодательство не приводит перечня таких обязательств. В литературе, в числе примеров таких требований указывают, в частности, требования о предоставлении имущества и пользование (ст. 606, п. 1 ст. 626, п. 1 ст. 650, п. 1 ст. 671, п. 1 ст. 689 ГК РФ). Учитывая некоторую близость лицензионного договора и договора аренды, признаваемую в отечественной литературе, можно сделать вывод, что в определенных случаях личность лицензиата по лицензионному договору будет иметь существенное значение, препятствуя свободной уступке лицензиатом своих прав по такому договору.

Следует отметить, что российское законодательство разграничивает понятия уступки права от перехода права в силу закона. Примером последнего является, например, универсальное правопреемство. Частным случаем универсального правопреемства является реорганизация юридического лица, которая может происходить в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования (п. 1 ст. 57 ГК РФ). Поскольку переход права происходит в данном случае в силу закона, соглашение сторон об ином не будет иметь юридической силы как противоречащее нормам закона (ст. 168, ст. 58 ГК РФ). В этом российское право отличается от права США, которое признает в некоторых случаях приоритет договорного условия о запрете перехода права. David Rice. License with Contract and Precedent: Publisher-Licensor Protection Consequences and the Rationale Offered for the Nontransferability of Licenses under Article 2B // Berkeley Technology Law Journal. № 13, 1998. C. 1253-1257. Интересы лицензиара по российскому законодательству обеспечиваются положениями ст. 60 ГК РФ, закрепляющими необходимость письменного уведомления кредитора о принятии решения о реорганизации и праве последнего потребовать прекращения обязательства, должником по которому является реорганизуемое лицо, и возмещения убытков. В тех случаях, когда лицензиар опасается риска перехода права пользования компьютерной программой к его конкуренту, целесообразно включить в лицензионное соглашение условие о том, что оно прекращает свое действие (автоматически или по усмотрению лицензиара) в случае реорганизации лицензиата (кроме преобразования) либо изменения состава его собственников.

Уступка лицензиатом своих прав использования компьютерной программы не является единственным способом передачи лицензии другому лицу. К аналогичному результату может привести отчуждение материального носителя, в отношении которого сработал принцип «исчерпания прав».

В США доктрина исчерпания прав, именуемая обычно доктриной «первой продажи» (first sale), является творением судебной практики и окончательно сформировалась после решения Верховного суда США по делу Bobbs-Merill Со. versus Straus, рассмотренному в 1908 г. В данном деле истец продал книжному магазину экземпляры книг с условием, что цена перепродажи не будет ниже $1, причем уведомление о данном ограничении было нанесено на каждый экземпляр книги с указанием, что его несоблюдение будет являться нарушением авторских прав. Впоследствии книжный магазин перепродал данные экземпляры по цене ниже $1, за каждый, что послужило поводом для предъявления иска со стороны правообладателя. Суд отверг доводы истца о нарушении его авторских прав, указав, что авторские права в данном случае ограничены возможностью определения условий первоначальной продажи экземпляров и не дают права контролировать условия, на которых осуществляется дальнейшая перепродажа. Год спустя соответствующие положения были внесены в Закон об авторском праве США 1909 г. В настоящее время доктрина первой продажи закреплена в ст. 109 Закона об авторском праве США 1976 г. Она предусматривает, что собственник (owner) копии произведения или фонограммы, правомерно созданной в соответствии с требованиями законодательства об авторском праве, вправе продать или иным образом совершить отчуждение такого экземпляра без согласия правообладателя. 17 U.S.C., § 109(a).

В России доктрина исчерпания прав применительно к объектам авторского права нашла свое отражение в ст. 1272 ГК РФ, которая гласит, что «если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения».

Как видно, введение в коммерческий оборот должно быть осуществлено путем продажи или иного отчуждения. В чем и проявляется основное отличие отечественного подхода к исчерпанию прав от американского. По законодательству США право на свободное распространение копии произведения не связано со способом ее первоначального введения в оборот, а обусловлено лишь наличием у владельца копии статуса собственника. В России для применения норм об исчерпании прав требуется, чтобы экземпляр был введен в оборот посредством его продажи или иного отчуждения.

Положения ст. 1272 ГК РФ в полной мере применимы в отношении компьютерных программ, распространяемых на материальном носителе, который был приобретен по договору купли-продажи или иному договору, предусматривавшему его отчуждение на территории РФ. Здесьо не важно, какое право применимо к советующему договору, так как данная норма относится к статусу права интеллектуальной собственности, а не к договорному статуту. Приобретатель такой компьютерной программы вправе осуществлять дальнейшее распространение без согласия правообладателя, которым не может в таких случаях заявить требования, связанные с нарушением его авторских прав либо условий договора.

Таким образом, если лицензиат является собственником материального носителя компьютерной программы, в отношении которой сработал принцип исчерпания прав, он вправе свободно передавать такой носитель третьим лицам, разумеется, при условии уничтожения установленных у него копий данной программы. Как предусматривает проект изменений в ГК РФ, применительно к лицензионным соглашениям, заключенным в порядке п. 3 ст. 1286 ГК РФ, «в случае, если в лицензионном договоре, заключаемом в упрощенном порядке, срок его действия не определен, договор прекращается с момента отчуждения пользователем экземпляра программы для ЭВМ или базы данных». И настоящее время данное положение прямо не закреплено в законе, но может быть выведено из пп. 2 п. 1 ст. 1280 ГК РФ, закрепляющего обязанность уничтожения архивной копии программы при утрате статуса правомерного владельца копии.

Если третье лицо приобретет право использования такой программы па основании лицензионного соглашения, заключаемого в порядке п. 3 ст. 1286 ГК РФ, при установке программы с такого носителя. В данном случае нельзя говорить об уступке, поскольку отсутствует правопреемство: один договор прекращается, другой возникает заново. Но, несмотря на различную правовую квалификацию, результат в большинстве своем один и тот же: у одного лица право прекратилось в силу того, что он передал его другому лицу по своему выбору.

Лицензионное соглашение так же может предусматривать право лицензиата использовать компьютерную программу в установленных пределах с сохранением за лицензиаром права заключать аналогичные соглашения с другими лицами (простая, неисключительная лицензия) либо без сохранения за лицензиаром такого права (исключительная лицензия). Следует сразу отметить, что лицензиат по исключительной лицензии приобретает лишь исключительное право использования компьютерной программы, что не означает, однако, само исключительное право на компьютерную программу сохраняется за лицензиаром. Из-за использования термина «исключительный» в различных значениях (как обозначения вида лицензионного договора и как обозначения имущественной составляющей принадлежащих правообладателю интеллектуальных прав) на практике часто допускается путаница.

На одну и ту же компьютерную программу может быть выдано несколько исключительных лицензий сразу: на различные способы использования, в отношении разных территорий и на разные сроки. Не исключено сочетание в одном лицензионном соглашении элементов исключительной и неисключительной лицензии. Такой лицензионный договор будет являться смешанным договором (п. 3 ст. 1236, п. 3 ст. 421 ГК РФ). К отношениям сторон по такому договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в нем, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М., 2012. С. 9.

Российское законодательство содержит презумпцию неисключительного характера лицензии. Лицензия может быть признана исключительной, только если соответствующее условие явно выражено и тексте лицензии либо вытекает из нее путем толкования ее условий (ст. 431 ГК РФ). П. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 47.

Предоставление исключительной лицензии конечному пользователю обычно характерно в отношении компьютерных программ, созданных по заказу такого пользователя. Однако соглашения с дистрибьюторами часто могут содержать условия об эксклюзивности предоставляемых полномочий по распространению программного продукта на определенной территории, при том в совокупности с обязательствами дистрибьютора по осуществлению его локализации. Так же иногда стороны заключают лицензионное соглашение на предоставление исключительной лицензии, которая трансформируется в неисключительную при наступлении определенных обстоятельств, например, не достижении лицензиатом установленного объема продаж. Milgrim on Licensing. Matthew Bender & Company 2007. § 15.08

В отличие от лицензиата в рамках простой лицензии лицензиат по исключительной лицензии обладает правом на защиту от нарушений, затрагивающих его права по такой лицензии, теми же способами, которые доступны правообладателю (ст. 1250,1252,1253 ГК РФ). Постановление ФАС Московского округа от 14.10.2011 по делу № А40-77365/08-5-742.

Вопрос о сохранении за лицензиаром права использования компьютерной программы в случае выдачи им исключительной лицензии другому лицу должен решаться в соответствии с условиями такой лицензии. Нередко данный вопрос может быть достаточно принципиальным, если речь идет о предоставлении исключительной лицензии на компьютерную программу, где задействованы определенные компоненты (подпрограммы), которые могут быть использованы лицензиаром при создании других компьютерных программ. Это целесообразно урегулировать в тексте лицензионного соглашения во избежание возможных разногласий в будущем. В противном случае данный вопрос должен решаться в соответствии с правом, применимым к лицензионному соглашению.

В США под термином исключительная лицензия понимается лицензия, которая предоставляет лицензиату единоличное право осуществлять разрешенное действие, часто на определенной территории и запрещающее лицензиару совершать такое действие, а равно предоставлять право на его совершение любому другому лицу. Carol Shepherd. What is an “Exclusive” Software License, 2008. Поэтому в отсутствие каких-либо оговорок в лицензионном соглашении указание на ее исключительный характер означает лишение лицензиара возможности самостоятельного использования программы. В случае, если за лицензиаром сохраняется возможность самостоятельного использования лицензируемого объекта, такая лицензия обычно именуется sole license (единоличная лицензия). Milgrim on Licensing. Matthew Bender & Company 2007. § 15.33

Положения ГК РФ не дают однозначного ответа на данный вопрос. Однако, Э.П. Гавриловым высказано мнение, в соответствии с которым предоставление исключительной лицензии означает возникновение у лицензиата права запрещать использование объекта любым другим лицом, в том числе и лицензиаром. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая /Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. М., 2007. С. 41. Данный вывод следует, по мнению автора, из различия в терминах «исключительный» и «неисключительный». Никаких других аргументов им, к сожалению, не приводится. Данный вывод не следует из действующего ныне законодательства, которое, напротив, предполагает сохранение за лицензиаром по исключительной лицензии возможности использования объекта интеллектуальной собственности для собственных нужд. Такой вывод следует из буквального толкования положений ст. 1235 ГК РФ, где в качестве характеристики исключительной лицензии указывается предоставление права пользования без сохранения права выдачи лицензий другим лицам. О прекращении у лицензиара возможности использования объекта интеллектуальной собственности при выдаче исключительной лицензии данная статья не упоминает. Такая возможность сохраняется за лицензиаром в силу общих положений. Как известно, заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (ст. 1229 ГК РФ). Таким образом, в отсутствие в лицензионном соглашении о выдаче исключительной лицензии условий о другом, лицензиар сохраняет за собой возможность самостоятельного использования объекта интеллектуальной собственности. Данный вывод поддерживается в литературе Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М., 2009. С. 53 и нашел свое отражение в п. 14 постановления Пленумов ВС и ВАС № 5/29.

В проекте изменений к ГК РФ предлагается, тем не менее, вернуться к регулированию, существовавшему в ранее действовавшем Законе об авторских и смежных правах 1993 г. и закрепить прямо противоположное решение, дополнив положения п. 1 ст. 1236 ГК прямым указанием на то, что лицензиар по общему правилу не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования соответствующего результата или средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условии исключительной лицензии.

Сложно сказать, чем вызвано стремление авторов поправок изменить подход, закрепленный в разъяснениях высших судебных инстанций, на прямо противоположный. Разработчики не приводят каких-либо мотивов такого решения, кроме как «исправления неудачной редакции п. 1 ст. 1236». Павлова Е.Л. Актуальные проблемы совершенствования части четвертой ГК РФ // Вестник гражданского права. 2011. № 5. Хотя и необходимо привести хоть какие-то обоснования в пользу выбора прямо противоположного решения. Ведь дополнительные неудобства участников оборота с определением того, каким подходом следует руководствоваться при решении вопроса о действии закона во времени, вряд ли можно оправдать необходимостью оттачивания формулировок.

Выдача исключительной лицензии не имеет ретроактивного действия и не затрагивает прав по ранее заключенным лицензионным договорам. Соответственно, право использования компьютерной программы, перешедшее к лицензиату на условиях исключительной лицензии, является обремененным правами лицензиатов по ранее заключенным лицензионным договорам. Поэтому в интересах лицензиата исключительной лицензии отразить в приложении к договору исчерпывающий перечень ранее заключенных лицензионных соглашений в совокупности с положен и ем о том, что приведенные в таком перечне договоры являются единственным обременением предоставляемой исключительной лицензии. Это позволит избежать возможного последующего заключении лицензионных соглашений «задним числом». Обнаружение непоименованного в таком перечне лицензионного договора может являться основанием для взыскания убытков по такому договору.

Лицензионные договоры на предоставление права использования компьютерной программы независимо от их вида не подлежат регистрации, в том числе и в случаях, когда данная программа была зарегистрирована. В результате на практике могут возникнуть ситуации, когда правообладатель выдает несколько исключительных лицензий разным лицам на тех же условиях. Поскольку «тот, кто раньше во времени, тот и сильнее в праве» Римское частное право // Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М., 2010. С. 382., тот лицензиат, к которому ранее других перешло право использования компьютерной программы на условиях исключительной лицензии, и получает это право.

Среди возможных решений вопроса о юридической силе последующих лицензионных соглашений с иными лицензиатами можно выделить два основных варианта.

Первый возможный подход к решению проблемы заключается в том, что все последующие лицензии будут являться ничтожными сделками как противоречащие закону (ст. 168 ГК РФ). В данном случае таким законом будет пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ в части отсутствия v лицензиара по исключительной лицензии права выдачи лицензий другим лицам. Данную точку зрения разделяет Э.П. Гаврилов. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М., 2009 (комментарий к ст. 1235). Интересно, что в схожей по существу ситуации из сферы обязательственно-вещного права, когда собственник заключает новый договор аренды с иным лицом в отношении имущества, уже сданного в аренду, суды нередко придерживаются подобной логики и признают последующие договоры аренды недействительными. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.06.2011 по делу № А42-2722/2010

При всей простоте и логичности данного подхода он имеет существенный недостаток - оставляет без эффективной защиты добросовестных контрагентов лицензиара по последующим лицензионным договорам. Что снижает неблагоприятные последствия для недобросовестного лицензиара, а вместе с ними - и общий превентивный эффект от совершения подобных действий лицензиаром. Как известно, недействительный договор не предоставляет возможности применения мер договорной ответственности, в том числе убытков и неустойки, если она была предусмотрена в таком договоре.

Второй возможный подход заключается в том, что все лицензии, выданные лицензиаром, будут являться юридически действительными. Так, по мнению И.С. Чупрунова, первый лицензиат имеет лишь право требовать от лицензиара причиненных ему предоставлением последующей лицензии убытков, а не признания второго лицензионного договора недействительным. В обоснование автор ссылается на то, что обязательства лицензиара по лицензионному договору носят обязательственно-правовой характер, поэтому их нарушение может влечь лишь применение мер договорно-правовой ответственности. Основания для признания последующих лицензионных договоров недействительными отсутствуют. Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. № 1. К этому следует добавить, что лицензиат по последующему лицензионному договору, заключенному в отношении того же объема прав, что и ранее заключенный с иным лицом лицензионный договор исключительной лицензии, не приобретает никаких прав использования. В противном случае сложилась бы ситуация, при которой заключение одного до говора влекло бы одностороннее изменение другого договора с другим субъектным составом. Однако, такая ситуация невозможна в силу общих принципов обязательственно и права, так как обязательство не может создать обязанностей для лиц, в нем не участвующих (п. 3 ст. 308 ГК РФ).

Предлагаемый И.С. Чупруновым подход представляется справедливым. За несоблюдение обязанности по предоставлению права использования по последующему лицензионному договору лицензиар будет нести ответственность как минимум в виде возмещения убытков (ст. 393 ГК РФ), а если в лицензионном соглашении была предусмотрена неустойка за нарушение данного обязательств, то и в виде неустойки.

Разумеется, предложенное решение имеет целью защиту добросовестных участников оборота и не должно применяться к ситуациям, когда обе стороны заключаемого лицензионного соглашения знают о выданной ранее другому лицу исключительной лицензии и хотят тем самым обойти права, предоставленные по ней, заключив лицензионное соглашение задним числом. В таких случаях подобные соглашения могут быть признаны ничтожными со ссылкой на ст. 10 ГК РФ о недопустимости злоупотребления правом. В данном случае в качестве такого права будет выступать входящее в состав исключительного права правомочие на распоряжение им путем заключения соответствующих договоров.

Поскольку последующий лицензиат не приобретает права использования компьютерной программы, ее использование формально будет являться нарушителем исключительного права лицензиара и влечь предусмотренную законом ответственность (гг. 1252 ГК РФ). С другой стороны, такой подход является явно несправедливым, ведь именно из-за недобросовестности самого лицензиара и нарушения им своих обязательств перед контрагентами данный лицензиат не получил обещанного права использования.

Лицензионное соглашение, заключенное на условиях исключительной лицензии, необходимо отличать от договора об отчуждении исключительного права. Казалось бы, особых проблем при их разграничении не должно возникать: в первом случае исключительное право сохраняется за лицензиаром и обременяется условиями выданной исключительной лицензии, во втором случае субъект исключительного права меняется. Тем не менее в некоторых случаях данные договоры могут приводить к очень сходным правовым последствиям. Milgrim on Licensing. Matthew Bender & Company 2007. § 15.00. Так, в частности, выдача полной исключительной лицензии на весь срок действия исключительного права, по существу, мало чем отличается от отчуждения данного права. Соглашение, по которому исключительное право переходит к другому лицу при условии оплаты его в рассрочку в течение определенного срока, при этом в случае нарушении сроков оплаты право возвращается обратно, можно квалифицировать и как договор об отчуждении исключительного и как выдачу исключительной лицензии.

Следует отметить, что возможен смешанный договор, содержащий и элементы договора об отчуждении исключительного права, и лицензионного договора. Как отмечалось ранее, компьютерная программа как объект авторского права существует в различных формах, а потому возможен договор, в рамках которого правообладатель отчуждает исключительное право использования компьютерной программы в форме объектного кода, но при этом сохраняет за собой исключительное право на исходный код и предоставляет в отношении него право использования на условиях лицензии. Формально мы имеем дело с одной и той же компьютерной программой, однако правообладатель по-разному распоряжается ею применительно к самостоятельным формам ее существования. Такой договор не противоречит российскому законодательству. Квалификация его в качестве смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК РФ) является наиболее логичной и целесообразной, поскольку позволяет применять к такому договору комбинированный правовой режим. Такой договор можно условно назвать договором на частичное отчуждение прав на компьютерную программу. Во всех остальных случаях представляется справедливым мнение И.С. Чупрунова, что смешение элементов договоров на отчуждение права и лицензионного договора не укладывается, по общему правилу, в рамки части четвертой ГК РФ. Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. № 1.

По российскому праву лицензионный договор может строиться как по модели консенсуального договора, так и реального договора. Консенсуальный лицензионный договор (данная модель выражается к формулировке ст. 1235 ГК РФ «обязуется предоставить») считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по всем его существенным условиям (п. 1 ст. 433 ГК). Реальный договор (данная модель выражается в формулировке ст. 1235 ГК РФ предполагает необходимость передачи соответствующего права использования для его заключения (п. 2 ст. 433 ГК).

Вопрос о выборе той или иной модели лицензионного соглашении отнесен законом к усмотрению сторон. В литературе же отмечается, что реальная модель договора в наибольшей степени защищает интересы лицензиара, так как лицензиат лишен в этом случае возможности требовать передачи соответствующего права. Там же.

Очевидно, что авторы данного подхода провели в данном случае аналогию с другими «классическими» реальными договорами, в которых фигурирует передача имущества. В свое время М.И. Брагинский (со ссылкой на В.Ф. Яковлева) так объяснял смысл модели реального договора: «Необходимость в конструкции реального договора пишет он, появляется тогда, когда законодатель считает необходимым защитить ту из сторон, которой предстоит передать вещь другой стороне. Это связано с тем, что при консенсуальном договоре сторона может понудить контрагента исполнить в натуре эту принятую им на себя обязанность (передать вещь)». Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договоры о передаче имущества. Кн. 2. М., 2002 С. 632.

В связи с данными суждениями неизбежно возникает вопрос о том, как на практике будет выглядеть процесс заключения лицензионного договора, построенного по модели реального контракта. Скорее всего, стороны сначала подготовят текст соглашения, в котором будет закреплено что-то вроде следующего: «Настоящим соглашением лицензиар предоставляет лицензиату право использования программного обеспечения в пределах и на условиях, изложенных в настоящей лицензии». Но наличия такой формулировки в лицензионном договоре при ее буквальном толковании уже достаточно для того, чтобы такое право считалось предоставленным лицензиату. Поэтому непонятно, как вообще может возникнуть вопрос о том, чтобы лицензиат мог предъявлять какие-либо требования о передаче права, которые можно было бы отклонить со ссылкой на реальный характер лицензионного договора.

В силу нематериального характера предоставляемого права необходимость в совершении каких-либо дополнительных действий для его приобретения лицензиатом отсутствует. Поэтому никакого временного разрыва между заключением соглашения и предоставлением права использования, по общему правилу, нет. В силу существа возникающих отношений невозможно разорвать процесс исключения лицензионного договора на две части: достижение соглашения и передачу имущества, что является необходимым условием жизнеспособности конструкции реального договора. В лицензионном соглашении достижение соглашения по всем существенным условиям и предоставление права неразрывно связаны между собой. Если момент возникновения права на стороне лицензиата не возникает одновременно с заключением договора, то только в силу того, что стороны в своем соглашении установили иной момент его возникновения и юридическая сила данного условия является следствием действительности самого договора с момента его заключения. Таким образом, любой лицензионный договор порождает предусмотренный законом и волеизъявлением правовой результат в момент согласования сторонами всех существенных условий, то есть, любой лицензионный договор является консенсуальным договором. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. М., 2007. С. 35.

Установление в части четвертой ГК РФ возможности заключения лицензионного договора по модели реального договора не только не учитывает специфики предоставляемого по такому соглашению права использования, выступающего в качестве нематериального объекта, но и является попыткой «влить молодое вино в мехи ветхие». Следует вспомнить, что реальные договоры берут свои корни в римском праве и являются своего рода пережитком прошлого. Д.И. Дождев связывает возникновение в древнем римском праве реальных контрактов с тем, что заключение договора при обязательной передаче вещи «восходит к древним магическим представлениям, по которым сам факт контакта с чужой вещью вел к личному подчинению ее признанному хозяину. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов. М., 2005. С. 550.

Показательно, что отечественная наука так и не выработала критериев, используемых законодателем при конструировании того или иного договора в качестве реального или консенсуального. Так, например, Ю.В. Романец, анализируя договор ренты, связывает выбор законодателем реальной модели договора с явлением алеаторности, присущим данному договору. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М., 2001 С. 326. Так же отмечается связь между моделью реального договора и фидуциарностью опосредуемых им отношений. Хаскельберг Б.Л. Ровный В.В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. М., 2004. С. 39. Тот факт, что в отечественной доктрине до сих пор отсутствует четкое представление о причинах конструирования законодателем того или иного договора в качестве реального или консенсуального, свидетельствует об отсутствии оснований для их выделения в условиях современного гражданского оборота.

В зарубежных правопорядках, которые в той или иной степени признают конструкцию реального договора, наблюдается явно выраженная тенденция к ограничению сферы их применения. Гак, например, во Франции, Бельгии и Люксембурге договоры, которые признаются реальными (заем, залог, ссуда) и не порождают обязательств без передачи соответствующей вещи, часто толкуются в качестве обещаний совершить соответствующее действие, которое, в свою очередь, обладает юридической силой и может быть принудительно исполнено. Principles of European Contract Law. Parts I-II / Ed. by O. Lando and H. Beale. The Hague: Kluwer Law International, 2000. P. 141. Договор хранения, ранее являвшийся реальным, стал консенсуальным. Алогичная судьба постигла и договор займа денежных средств и родовых вещей для потребления. Там же P. 77-78.

Принципы европейского контрактного права отказались от выделения реальных договоров, закрепив в ст. 2:101, что договор считается заключенным, когда стороны: а) имеют намерение быть юридически связанными; б) они достигли достаточного согласия по его условиям.

При этом подчеркивается, что никакие другие требования не являются необходимыми для заключения договора. В комментарии к данным Принципам особо отмечается, что для заключения договора не требуется выполнения каких-либо дополнительных формальностей, и том числе и передачи вещи. Там же P. 140. Аналогичные положения содержатся и в Проекте общей системы координат европейского частного права (Draft of Common Frame of Reference) Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Full Edition. Vol. 1. P. 265., который является следующим этапом унификации европейского частного права.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что введение в новейшую кодификацию реальной модели лицензионного соглашении не только не имеет под собой разумных оснований, но и противоречат современным тенденциям развития договорного права. В отечественной доктрине также высказываются мнения об ошибочности делении лицензионных договоров на реальные и консенсуальные. Гаврилов Э.П. Общие положения права интеллектуальной собственности: краткий комментарий к главе 69 ГК РФ //Хозяйство и право. 2007. № 9. С. 27.

Гражданское законодательство не требует подписания специального акта «сдачи-приемки» права, удостоверяющего предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности на условиях исключительной лицензии - для удостоверения данного факта достаточно самого лицензионного соглашения. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2010 № 09АП-1879/2010-АК по делу № А40-104444/09-127-696. Поэтому нельзя согласиться с К. Рябовым, который, отвечая на вопрос о моменте возникновения у лицензиата права использования программы, предлагает считать таковым момент под писания акта о вручении материальных носителей программы. Рябов К. Предмет лицензионного договора о праве использования программы для ЭВМ по функциональному назначению // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2010. № 12. С. 25. Во-первых, как уже отмечалось, данный вывод никоим образом не следует из законодательства. Во-вторых, непонятно тогда, каким должен быть, указанный момент при поставке программы в электронном виде.

Так или иначе в тех случаях, когда данное право переходит временно со вступлением соглашения в силу, а по наступлении какого-либо иного юридического факта прекращается, целесообразно зафиксировать факт его наступления и связанного с ним возникновения у лицензиата права использования подписанием акта. При всей условности факта передачи, удостоверяемого таким актом, его наличие позволит не только устранить неопределенность относительно статуса исполнения консенсуального лицензионного соглашения, но и будет положительно воспринято государственными и иными органами, реализующими публично-правовые функции. В принципе ничто не препятствует сторонам «привязать» момент предоставления прав к подписанию акта приемки-сдачи. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.05.2008 по делу № А40-64063/07- 110-607.

В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ «по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются».

На практике все же существуют методики, позволяющие определить стоимость объектов интеллектуальной собственности, пусть даже и для бухгалтерских и налоговых целей. Утверждены Министерством имущества РФ 26 ноября 2002 г. № СК-4/21297 // Патенты и лицензии. 2003. №3. Так, в соответствии с данными методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности рыночную стоимость объектов интеллектуальной собственности оценивают с помощью принятых в международной практике подходов: затратного, сравнительного (рыночного) и доходного.

Очевидно, что при определении размеров лицензионных платежей необходимо предварительно произвести оценку стоимости лицензируемого объекта интеллектуальной собственности, руководствуясь одним из вышеуказанных методов. В качестве же факторов, влияющих на размер лицензионных платежей, можно учитывать, в частности, размер возможной экономии пользователя от использования программы в своей хозяйственной деятельности, размер лицензионных платежей, взимаемых за схожие по функциональным характеристикам программы, размер произведенных затрат на разработку программы, размер предполагаемого ущерба от пиратства.

По общему правилу, лицензионные платежи подлежат уплате за сам факт предоставления права использования компьютерной программы независимо от ее фактического использования лицензиатом. Таким образом, если лицензиат по каким-либо причинам, не зависящим от лицензиара, не использовал или не мог использовать программный продукт (например, по причине неработоспособности аппаратного обеспечения, проблем с установкой, переходом на иное программное обеспечение и т.п.), то он не освобождается от уплаты подлежащих лицензионных платежей, впрочем, как и исполнения иных условий лицензионного договора.

Некоторые лицензии на программное обеспечение предоставляется на безвозмездной основе (например, все свободные лицензии). В связи с этим возникает вопрос о допустимости заключения таких лицензионных соглашений между коммерческими организациями. Как известно, в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ дарение в отношениях между коммерческими организациями не допускается. Соглашение, противоречащее данному положению закона, является ничтожным (ст. 168 ГК РФ). На первый взгляд, безвозмездное лицензионное соглашение может быть квалифицировано в качестве дарения, а значит, является недействительным при заключении его между коммерческими организациям. В пользу этого может свидетельствовать достаточно широко сформулированное определение договора дарения в российском праве, которое включает в себя не только безвозмездную передачу одаряемому вещи в собственность, но и передачу ему имущественного права, а также освобождение его от имущественной обязанности (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Такая формулировка может являться основанием для квалификации в качестве дарения безвозмездной передачи (предоставления) практически любого имущества, осуществленной между коммерческими организациями.

Тем не менее вряд ли данный подход является обоснованным применительно к безвозмездным лицензионным соглашениям.

Нередко в рамках одного лицензионного договора предоставляются права использования сразу нескольких объектов авторского права (например, нескольких взаимосвязанных между собой компьютерных программ). В таких случаях стоит указывать размер вознаграждения за использование каждого из объектов, входящих в такой пакет. Несмотря на то что указание общей суммы вознаграждения может быть признано судом достаточным для целей признания лицензионного договора заключенным, в отсутствие такой детализации могут возникнуть сложности при определении причитающегося вознаграждения за факт использования конкретного объекта.

Как правило, лицензионное вознаграждение представляет собой определенную денежную сумму, уплачиваемую единовременно либо периодически. Она может быть фиксированной (паушальный платеж, lump-sum payment) либо привязанной к доходам от использования компьютерной программы (роялти, royalties). В последнем случае лицензионный договор должен предусматривать механизм контроля лицензиара над правильностью исчисления лицензиатом лицензионных платежей, в частности возможность доступа ко всей финансовой документации, которая подтверждает размер полученного от использования программы дохода.

Не исключена возможность согласования лицензионного вознаграждения не в денежной форме, а, например, в форме встречного предоставления права использования иного объекта интеллектуальной собственности. Такая практика широко распространена в сфере лицензирования патентов и получила название кросс лицензирования (cross-licensing). Milgrim on Licensing. Matthew Bender & Company 2007. § 15.41. Представляется, что подобные соглашения вполне имеют право на существование и в контексте российского права, представляя собой явление, близкое к договору мены. Формально, они, конечно же, не могут квалифицироваться в качестве договора мены, поскольку отсутствует признак данного договора - взаимная передача товара в собственность. П. 1 и 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.09.2002 № 69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 1. Тем не менее ничто не мешает квалифицировать такие договоры в качестве особой разновидности договоров, к которым нормы о смешанном договоре применяются в порядке аналогии. Савельев А.И. Отдельные вопросы правового регулирования смешанных договоров в российском и зарубежном гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2011. №8.

В принципе, не исключена и возможность применения к таким договорам и положения ст. 568 ГК РФ, закрепляющего презумпцию равноценности встречных предоставлений. Поскольку выраженное в данной статье решение универсально и не зависит от характера обмениваемых благ, применение данного положения в порядке аналогии не будет противоречить существу смешанного договора. Тем не менее, не стоит доводить дело до необходимости применения аналогии, стоит четко прописать в лицензионном соглашении стоимость каждого из предоставляемых прав, а также порядок возмещения разницы, если таковая будет иметь место. Однако даже в отсутствие таких положений представляется, что говорить об отсутствии согласованного условия о вознаграждении и признании договора незаключенным оснований нет. Главное, чтобы предоставляемые права были в достаточной степени конкретизированы путем идентификации программы, к которой они относятся, и допустимых способов использования.

§ 2.3 Сублицензионный договор

Различия между сублицензионным и лицензионным договором состоят в субъектном составе. В лицензионном договоре лицензиаром выступает непосредственно правообладатель лицензируемого объекта, а в сублицензионном договоре - третье лицо, ранее получившее право использование такого объекта.

Таким образом, сублицензионный договор по отношению к лицензионному является вторичным, а предоставляемые по нему права - производными.

Соответственно, по лицензионному договору возможный объем предоставляемых прав максимален и ограничивается только пределами охраны исключительного права правообладателя. В случае с сублицензионным договором объем прав сужен рамками лицензии.

В этой связи, на заключение сублицензионного договора требуется прямое разрешение правообладателя.

Возможности заключения сублицензионных договоров играет важную роль в определении объема лицензии, предоставляя не только возможность самостоятельного использования программы в пределах, указанных в договоре, но и возможность наделения таким правом иных лиц.

Право сублицензирования обычно не предоставляется конечному пользователю, поскольку сублицензирование предполагает дальнейшее введение права в оборот, в то время как конечный пользователь потому так и именуется, что на нем оборот заканчивается. По сложившейся практике, можно сказать, что права сублицензирования предоставляются участвующим в процессе распространения программного обеспечения посредникам (дистрибьюторам, реселлерам и т.п.) и то в весьма ограниченном объеме.

Как известно, никто не может передать больше прав, чем он имеет. В связи с этим п. 2 ст. 1238 ГК РФ закрепляет, что по сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. Условия сублицензионного договора, не соответствующие требованиям п. 2 комментируемой статьи, являются в соответствии со ст. 168 ГК ничтожными. Тем не менее, на практике случаются ситуации, когда дистрибьютор предоставляет конечному пользователю программное обеспечение с правами, которыми он не обладает. В таком случае конечный пользователь не приобретает права использования. Ситуацию спасает тот факт, что пользователь, устанавливая компьютерную программу, заключает лицензионное соглашение напрямую с правообладателем и получает право использования от него. Данная ситуация еще раз доказывает притворный характер заключаемых подобным образом сублицензионных договоров, по которым на самом деле передается не право использования (воспроизведения) компьютерной программы, а предоставляется лицензионный экземпляр компьютерной программы либо возможность его приобретения в электронном виде.

Конечный пользователь для того, чтобы застраховать себя от рисков приобретения контрафактного программного продукта, может пойти двумя путями: либо попытаться проследить всю цепочку соглашений от правообладателя до реселлера, либо попросить правообладателя подтвердить авторизованный статус соответствующего дистрибьютора. Последний вариант является наиболее реальным, поскольку в предоставлении текстов дистрибьюторских соглашений будет, скорее всего, отказано со ссылкой на их конфиденциальный характер. Письмо, полученное от правообладателя, позволяет зафиксировать факт приобретения «лицензионного» программного продукта от определенного лица и тем самым защититься от возможных претензий со стороны правообладателя, но поводу контрафактности используемого конечным пользователем программного обеспечения.

В случае, если право использования программного продукта предоставляется пользователю по цепочке сублицензионных договоров, не от правообладателя в порядке п. 3 ст. 1286 ГК РФ, то подтверждение правообладателем наличия у лица права сублицензирования, следовательно, и предоставления права использования пользователю, будет достаточным условием выполнения требований п. 2 ст. 1238 ГК РФ и получения конечным пользователем соответствующих прав. Это справедливо и в отношении случаев, когда в «цепочке» соглашений присутствуют дефекты, которые сами по себе могут воспрепятствовать получению соответствующего права конечным пользователем. Наличие вышеуказанного подтверждения правообладателя достаточно для того, чтобы «исцелить» указанные дефекты, поскольку, во-первых, правило п. 2 ст. 1238 ГК РФ имеет своей конечной целью защиту интересов правообладателя, во-вторых, п. 2 ст. 1238 ГК РФ говорит о наличии письменного согласия лицензиара, но не указывает, в какой именно форме оно должно предоставляться. Такое согласие вполне может принимать форму одностороннего подтверждающего письменного документа, исходящего от правообладателя.

В целом российское законодательство достаточно гибко подходит к вопросу предоставления права сублицензирования. Оно может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно - на заключение конкретного сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату. П. 17 постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 5/29.

Лицензиар также может ограничить выдаваемое согласие на заключение сублицензионных договоров определенной территорией или даже в отношении разных территорий дать лицензиату разрешение на заключение лицензионных договоров применительно к разным способам использования объекта. В принципе нет препятствий и для ограничения действия предоставляемого права на сублицензирование определенным сроком. Калягин В.О., Мурзин Д.В., Новоселова Л.А. и др. Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. М., 2011.

Заключение

Отношения, складывающиеся в сфере авторского права на компьютерное программное обеспечение - одна из актуальных тем стоящих перед современной правовой наукой. Сегодня их значение сложно игнорировать, так как мы ежедневно сталкиваемся с теми или иными вопросами из данной области в быту и производственной деятельности.